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综合案例 | 上海高院：钉钉商标被钉钉冒菜“搭便车”，驰名商标如何认定？

知产宝 · 公众号 · 知识产权 · 2024-10-11 07:20

正文

——原告钉钉科技有限公司、钉钉（中国）信息技术有限公司与被告成都贺某品牌管理有限公司、成都贺氏某餐饮管理有限公司、某区钉一钉冒菜店、贺**、上海汉某信息咨询有限公司侵害商标权与不正当竞争纠纷案

案情简介

原告方情况：2015年，某高新科技集团推出一款企业级智能移动办公平台“钉钉”，原告是研发并提供钉钉产品和服务的主体。

2014年7月7日、2015年1月13日，某高新科技集团分别申请注册了第42类软件运营服务等类别“钉钉”商标（以下简称第42类“钉钉”文字商标）、第42类软件运营服务等类别翅膀图形商标（以下简称第42类翅膀图形商标），注册公告日期分别为2015年8月14日、2017年12月21日。随后，授权原告使用。

原告第42类“钉钉”文字、翅膀图形商标

随着两商标经过长期使用和推广，逐渐在国内享有较高知名度，2016年9月12日，该高新科技集团又申请注册了第43类餐厅等类别翅膀图形商标，注册公告日期为2018年5月7日。

被告方情况：2016年12月28日，被告从案外人受让了第43类餐厅等类别、第29类食品等类别“钉钉冒菜”文字商标，两商标的申请注册日为2015年11月19日。

被告“钉钉冒菜”文字商标

2017年3月，该餐饮集团孵化的首家项目子公司——某餐饮公司（以下简称餐饮公司）成立，在招商手册中载明钉钉冒菜图文组合标识为其经营的一家品牌，并在同页印有该品牌公司字样。

2020年9月，钉一钉冒菜店成立，经营者为贺某，亦在店铺招牌、宣传展板、点餐牌、室外立式海报以及某外卖平台线上店铺等上使用了钉钉冒菜图文组合标识。

被告使用的钉钉冒菜图文组合标识

裁判要旨

一、有防御商标的情况下的认驰必要性问题

针对第42类翅膀图形商标的认驰必要性，被告抗辩称，原告已于2016年9月12日申请注册第43类翅膀图形商标，其核定使用范围包括餐厅，原告没有必要通过认定第42类驰名商标进行跨类别保护。

法院认为，原告于第43类注册的防御商标不影响对第42类翅膀图形商标是否驰名的认定，具体应结合以下四方面因素进行分析：

一是关于驰名商标保护的立法初衷。驰名商标制度的立法目的是给予商标与其知名度相匹配的保护力度。由于驰名商标凝结了更高的商誉，具有更强的识别性，承载了权利人为维护品牌价值而付出的更多劳动，故基于驰名商标可获得的保护，较之普通商标或企业名称权益而言，在禁用效力可及的范围、损害赔偿金额大小等方面存在明显差异。倘若仅仅因为商标权人出于防御目的在其他类别上注册商标，而禁止其选择以持续使用的、高知名度的主商标提起诉讼，这既不符合法律逻辑，也与法律保护驰名商标的初衷背道而驰。

二是关于民事权利处分的商业实践。根据我国民事诉讼法的处分原则，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利，包括选择有利于自己的权利基础并主张相应的权利事实，当事人在相同或类似商品上注册的防御商标并不影响驰名商标的认定。商业实践中，企业为了有效维护自身商誉，在进行商标整体布局时，除了在核心商品或服务类别申请注册商标外，还会通过注册防御商标的方式实现对原有商标的延展性保护，作为事前预防侵权的商业策略。然而，在商标侵权纠纷案件中，防御商标因其未实际投入使用或使用范围有限，往往难以实现较好的事后救济效果。因此，发生商标侵权纠纷时，在不违反法律规定和公共利益的前提下，可以允许商标权人根据自身的商标体系和诉讼策略选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。

三是关于原告受损法益的承载对象。由于原告的主营业务集中于第42类软件运营服务，其对第42类商标投入的宣传、经营成本也最高，因此在侵权行为发生时，无论其导致混淆还是淡化的法律后果，原告受损失的法益都集中于持续使用、高知名度的第42类商标，而非较少使用、低知名度的第43类商标。因此，从损害填补的角度来看，有必要对第42类商标是否驰名进行审查。

四是关于被告侵权行为的样态表现。尽管原告在第43类已注册有翅膀图形商标，但被诉侵权行为不止发生于第43类餐饮服务，还发生于第35类商业运营服务以及第29类食品产品。从这一角度来看，即便原告基于第 43 类注册商标进行维权，其效果也不能及于其他类别，仍然需要通过认定驰名商标寻求跨类保护。

二、在先注册商标，如非规范性使用，仍然构成认定侵权和驰名的基础

（1）对于非原样使用行为，在案证据足以证明被告2019年11月非原样使用注册商标时，第14653058号“钉钉”文字商标和第16215741号“”翅膀图形商标经过持续、广泛的使用与宣传，在中国境内已为相关公众广为知晓，在第42类软件运营服务上构成驰名商标。

本案中，被告实施了大量非原样使用注册商标的行为：一是使用了相关钉钉文字和翅膀图形的组合标识或单独使用翅膀图形标识。二是改变“钉钉冒菜”的字体并对其进行拆分，横向突出放大“钉钉”二字，并缩小“冒菜”二字竖向排列在“钉钉”的右侧。三是在美团外卖线上店铺的菜单中大量使用“钉钉+食品名称”的文字组合，如“钉钉素菜”“钉钉-火腿肠”“钉钉-午餐肉”等。被告方虽然在第35类商业经营服务、第43类餐饮服务和第29类食品产品上实施了前述非原样使用注册商标行为，但原告的驰名商标能否在这三类商品或服务上都获得跨类保护，被告是否在这三类商品或服务上都侵犯了原告驰名商标的权利，还应当依据有关规定进行判断。

被告使用的钉钉冒菜图文组合标识（非原样使用）

（2）对于原样使用行为，驰名商标司法解释第十一条第二项规定了驰名商标侵权认定的例外情形，即当被告提出注册申请时，若原告的商标并不驰名，则被告可继续使用该商标。被诉商标申请注册于2015年11月19日，根据现有证据彼时原告涉案“钉钉”文字商标和“”翅膀图形商标尚未达到驰名程度，故被告可在其注册商标专用权范围内继续合法使用被诉“钉钉冒菜”商标，不构成对原告涉案商标的侵犯。需要强调的是，在原告涉案商标业已驰名的情况下，被告应当依法严格规范使用其“钉钉冒菜”注册商标，对其注册商标的使用负有更高注意义务。被告在其经营活动中，不得进行所谓“借势营销”，利用原告涉案驰名商标的市场声誉吸引相关公众注意力，破坏或减弱原告涉案驰名商标的显著性，不得突出或者单独使用“钉钉”，更不得对其“钉钉冒菜”注册商标变造拆分使用。

三、驰名商标跨类保护的延伸范围认定的考量因素

驰名商标可以获得跨类保护，但跨类保护并非全类保护。由于不同驰名商标的驰名程度存在差异，故驰名商标在不相同或者不相类似的商品上依法获得跨类保护的范围不是整齐划一和固定不变的，而是要求在其他被保护的类别上足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，也即属于跨类保护的范围。驰名商标司法解释第十条针对跨类保护的范围规定，原告请求禁止被告在不相类似商品上使用与原告驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称的，人民法院应当根据案件具体情况，综合考虑以下因素后作出裁判：（一）该驰名商标的显著程度；（二）该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度；（三）使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度；（四）其他相关因素。

本案商标侵权判定首先应判断被告的行为是否足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，也即第42类第14653058号“钉钉”文字商标和第16215741号“”商标能否获得第29类、第35类和第43类上的跨类保护。根据驰名商标司法解释第十条等相关规定的各项因素，本院分析如下：

（1）关于显著性。在商标的显著程度方面，第16215741号“

”商标由翅膀和闪电图形组成，本身就具有较强的固有显著性。涉案第14653058号“钉钉”文字商标和第16215741号“

”图形商标经过长期广泛宣传，已经被相关公众所熟知，因此也具有较强的获得显著性。

（2）关于知名度。……，有理由认为涉案相关公众已对涉案驰名商标具有了较高的知晓程度，其在接触被诉商标时容易联想到涉案驰名商标。

（3）关于关联度。在使用涉案驰名商标与被诉商标的商品或服务之间的关联程度方面，可以结合指定使用的商品或服务情况、相关公众的重合及注意程度等展开分析：

从指定使用的商品或服务情况来看，被诉商标所涉三类商品或服务均存在关联。钉钉办公软件专为餐饮类合作方提供了产品使用手册，餐饮经营者在使用宿舍管理、证照管理、健康证和工作任务应用之前，必须在餐饮行业通讯录中给部门和用户分配餐饮行业标签。钉钉办公软件还在其线上平台开设了订餐入口，仅“饿了么”餐饮APP就在该订餐入口上线了数十万家餐厅，这种线上运营模式使得原告提供的第42类软件运营服务与被告方提供的第43类餐饮服务及第29类食品产品在销售渠道上具有较高的关联程度。同时，原告与各服务商签署的《钉钉销售部署服务商合作协议》中载明服务商需负责就钉钉相关产品在钉钉指定推广区域进行推广服务。钉钉与其合作伙伴开展合作的类型包括商品销售（代理）、开发应用、集成定制、部署推广、培训服务、内容提供等。这些使得原告提供的第42类软件运营服务与被告提供的第35类商业经营服务存在一定关联。

从相关公众的重合及注意程度来看，不论是餐饮消费者还是餐饮经营者均存在关联。1）在餐饮消费者的相关公众方面，办公软件的使用者天然就是餐饮服务的接受者。被告方在其VI设计方案中，明确提出了下述广告语的使用：“辛勤工作，也要滋味生活！”“我希望，在你下班的时候也能想起我”“工作已经如此艰难，还不准我‘DING’个冒菜！？”。而被告在线下店铺运营中也实际使用了“辛勤工作，也要滋味生活！”等内容的宣传牌。前述设计方案中还载明要“借势营销”“利用品牌名所具备的市场背书，迅速打造知名度，从视觉、体验感、营造模式，均能带动品牌联想性。”被告方这些经营理念和模式，从侧面也说明了其作为餐饮服务从业者对办公软件使用者进行餐饮服务消费的关注和洞察。2）在餐饮经营者的相关公众方面，原告与提供第43类餐饮服务的海底捞、越品餐饮、吃个汤、牧之初心、老乡鸡、吕氏餐饮、觉世双椒、KUMOKUMO芝士蛋糕、沪上阿姨、一芳茶饮、霸蛮、倔鱼等知名餐饮类企业开展合作，具体合作形式是“钉钉”为客户提供钉钉软件服务与培训、钉钉电话会议及DING消息等产品或服务，这使得使用钉钉办公软件的企业组织与提供餐饮服务的经营者存在较多直接重合。

（4）关于相似性。在涉案驰名商标与被诉商标标志是否足够近似方面，被诉侵权标识的主要识别部分“钉钉”与原告方第14653058号“钉钉”文字商标在文字、呼叫方面相同，消费者在隔离状态下施以一般注意力不易进行区分；被告方使用的翅膀图形标识与原告方第16215741号“

”图形商标整体上都由向左侧倾斜的三条羽毛和一道连接羽毛的闪电构成，在视觉效果上仅存在轻微差异，这一差异不足以使相关公众对二者进行区分。故被诉侵权标识与涉案驰名商标达到了基本相同或者近似的程度。

综上，被告的行为足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，原告方涉案第42类第14653058号“钉钉”文字商标和第16215741号“”翅膀图形商标可以获得在第29类、第35类和第43类涉案类别上的跨类保护。

四、对于驰名商标造成的损害结果类型

被诉侵权商标在不相同或者不相类似商品、服务上对驰名商标的损害，主要在于对驰名商标的显著性或商誉产生不同形式的消极影响，导致其显著性减弱或者商誉受损，损害类型通常包括驰名商标司法解释第九条规定的“减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉。”

（1）是否减弱了驰名商标的显著性。减弱驰名商标的显著性是指，减弱驰名商标与商标权人在特定商品上形成的稳定对应关系，包括减弱驰名商标与特定商品的对应关系以及减弱驰名商标与商标权人的对应关系。本案中，由于涉案驰名商标显著性强、知名度高、与被诉商标关联程度深，被诉商标与涉案驰名商标在第29类食品产品、第35类商业经营和第43类餐饮服务上已具有相当程度的联系，相关公众在接触被诉商标时容易联想到涉案驰名商标，进而减弱第14653058号“钉钉”文字商标和第16215741号“”翅膀图形商标与“钉钉”软件产品之间的稳定对应关系。因此，被告在第29类食品产品、第35类商业经营和第43类餐饮服务上使用被诉侵权标识减弱了原告方涉案驰名商标的显著性。

（2）是否贬损了驰名商标的市场声誉。本案中，被告的商标使用行为不构成商标法意义上对原告方驰名商标市场声誉的贬损。需要指出的是，餐饮服务的受众是不特定社会公众，对餐饮服务的评价带有一定主观色彩，即使餐饮服务收到个别差评也属于业界常态，不构成商标法意义上对市场声誉的贬损。

（3）是否不正当利用了驰名商标的市场声誉。第14653058号“钉钉”文字商标和第16215741号“”翅膀图形商标经过原告长期广泛的宣传和使用，截至被诉侵权行为发生时已为公众所熟知，构成具有较高知名度的驰名商标。被告方VI设计方案中，载明要“借势营销”，利用品牌名所具备的市场背书，迅速打造知名度，带动品牌联想性。结合被告在经营过程中使用的图文组合标识与宣传标语，被告利用原告涉案驰名商标的市场声誉吸引相关公众注意力的意图明显，构成对涉案驰名商标市场声誉的不正当利用。

综上所述，被告方在第29类食品产品、第35类商业经营和第43类餐饮服务上的非原样注册商标使用行为足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，减弱了涉案驰名商标的显著性，不正当利用了该驰名商标的市场声誉，致使原告方利益受损，侵犯了原告方第42类“钉钉”文字商标和“”翅膀图形商标作为驰名商标的商标权利。

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裁判文书摘要

法院/案号	上海市高级人民法院（2021）沪民初 6 号
案由	侵害商标权与不正当竞争纠纷
合议庭	审判长徐俊审判员马剑峰审判员张莹
法官助理/书记员	黄心怡
当事人	原告：钉钉科技有限公司。委托诉讼代理人：瞿淼，北京市金杜律师事务所上海分所律师。委托诉讼代理人：钱琪欣，北京市金杜律师事务所上海分所律师。原告：钉钉（中国）信息技术有限公司。委托诉讼代理人：钱琪欣，北京市金杜律师事务所上海分所律师。委托诉讼代理人：王*，男，该公司员工。






	被告：成都贺某品牌管理有限公司。委托诉讼代理人：蒋李，四川讲理律师事务所律师。被告：成都贺氏某某某餐饮管理有限公司。委托诉讼代理人：蒋李，四川讲理律师事务所律师。被告：区钉一钉冒菜店。委托诉讼代理人：徐翔，重庆百君律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘华夏，重庆百君律师事务所律师。被告：贺。委托诉讼代理人：徐翔，重庆百君律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘华夏，重庆百君律师事务所律师。被告：上海汉某信息咨询有限公司。委托诉讼代理人：袁，女，该公司员工。委托诉讼代理人：张，女，该公司员工。

裁判结果	一、被告成都贺某品牌管理有限公司、成都贺氏某某某餐饮管理有限公司、区钉一钉冒菜店、贺于本判决生效之日起立即停止对第 14653058 号“钉钉”文字注册商标和第 16215741号“”图形注册商标的侵害；二、被告成都贺氏某某某餐饮管理有限公司、贺于本判决生效之日起七日内连带赔偿原告钉钉科技有限公司、钉钉（中国）信息技术有限公司经济损失人民币 50 万元，被告成都贺某品牌管理有限公司对其中 20 万元承担连带赔偿责任，被告区钉一钉冒菜店对其中 15 万元承担连带赔偿责任；三、被告成都贺某品牌管理有限公司、成都贺氏某某某餐饮管理有限公司、区钉一钉冒菜店、贺于本判决生效之日起三十日内在《四川日报》非中缝版面和 www.heshi-group.com网站显著位置刊登声明消除影响（内容需经本院审核）；四、驳回原告钉钉科技有限公司、钉钉（中国）信息技术有限公司的其他诉讼请求。
裁判时间	二〇二四年三月十九日
涉案法条	根据《中华人民共和国民法典》第一百七十九条第一款第（一）（八）（十）项、第三款、第一千一百六十八条，《中华人民共和国商标法》第十三条第一款、第三款、第十四条第一款、第五十七条第（七）项、第六十三条第一款、第三款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第（四）项，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（二）项，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第五条、第九条第二款、第十条、第十一条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第十三条第（二）项。