商标燃藜·北京高院|“一事不再理”原则在商标无效宣告确权案件中的适用

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商标法不同条款具有各自的内在价值，应当针对具体条款的设置意义在具体案件中进行相应认定，而不应不适当地扩大条款本身的适用范围，否则将损害商标法整体条款体系之间价值的确定性与稳定性。

2014年商标法实施条例第六十二条与2001年商标法第四十二条相比，一事不再理原则的规制范围有所限缩，未经商标评审委员会审理的争议商标，申请人再次提出评审申请的，并不违反一事不再理原则。

北京市高级人民法院

行政判决书

（2017）京行终503号

上诉人（原审被告）国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地XXXX。

法定代表人赵刚，主任。

委托代理人柴玲，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

上诉人（原审第三人）青海互助青稞酒股份有限公司，住所地XXXX。

法定代表人李银会，董事长。

委托代理人刘莉莎，北京超成律师事务所律师。

委托代理人计海军，北京超成律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）青海互助县威达青稞酒有限责任公司，住所地XXXX。

法定代表人车发芳，执行董事兼总经理。

委托代理人刘晓飞，北京市东卫律师事务所律师。

委托代理人徐婧媛，北京市东卫律师事务所律师。

上诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）、上诉人青海互助青稞酒股份有限公司（简称青海互助公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2015）京知行初字第1891号行政判决，向本院提起上诉。本院于2017年1月22日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2017年3月7日，上诉人商标评审委员会的委托代理人柴玲，上诉人青海互助公司的委托代理人刘莉莎、计海军，被上诉人青海互助县威达青稞酒有限责任公司（简称威达公司）的委托代理人刘晓飞、徐婧媛到本院接受了询问。本案现已审理终结。

北京知识产权法院查明：第5716549号“天顺德”商标（简称争议商标，见本判决附件），申请日为2006年11月13日，注册商标专用权期限自2009年9月21日至2019年9月20日，核定使用商品为第33类：果酒(含酒精)、开胃酒、烧酒、葡萄酒、酒(利口酒)、含水果的酒精饮料、米酒、青稞酒、黄酒、料酒。注册商标专用权人为威达公司。

第3400971号“天佑德”商标（简称引证商标，见本判决附件），其申请日为2002年12月11日，注册商标专用权期限经续展，为2014年2月7日至2024年2月6日，核定使用商品为第33类：果酒(含酒精)、开胃酒、葡萄酒、酒（饮料）、保健酒、清酒、青稞酒、料酒、滋补酒、酒精饮料（啤酒除外）。注册商标专用权人为青海互助公司。

2014年1月14日，青海互助公司向商标评审委员会提出撤销申请，其理由之一为争议商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

2015年1月30日，商标评审委员会作出商评字[2015]第16329号《关于第5716549号“天顺德”商标无效宣告请求裁定书》（简称第16329号裁定），该裁定认定：根据2014年5月28日修订的《商标评审规则》（简称2014年商标评审规则）第五十七条第三款的规定，本案相关程序问题适用2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法），实体问题适用2001年10月27日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）。

一、本案中，争议商标“天顺德”与引证商标“天佑德”文字构成、呼叫等方面相近，已构成近似商标。争议商标指定使用的青稞酒、黄酒等商品与引证商标核定使用的青稞酒、保健酒等商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面较为接近，属于同一种或类似商品。考虑到引证商标在青稞酒商品上具有一定知名度，且威达公司与青海互助公司同处一地，威达公司对此理应知晓。争议商标与引证商标同时在上述同一种或类似商品上使用容易造成消费者对商品的来源产生混淆误认，已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

二、2001年商标法第三十一条所保护的“在先权利”一般指除商标权以外的其他权利。青海互助公司提交的证据不足以证明争议商标的注册申请侵犯了其除商标权以外的其他权利。故争议商标的注册未违反2001年商标法第三十一条关于“不得损害他人现有的在先权利”之规定。

三、青海互助公司称争议商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的主张证据不足，商标评审员会不予支持。

依据2001年商标法第二十八条、2013年商标法第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，商标评审委员会裁定：争议商标予以无效宣告。

威达公司不服第16329号裁定，向北京知识产权法院提起诉讼。

原审诉讼中，威达公司向法院提交了相关证据用以证明争议商标的使用情形，包括宣传册、产品检验报告等。

另查，在争议商标的法定异议期内，青海互助公司曾向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出异议申请，其理由亦为争议商标与引证商标构成同一种或类似商品上的近似商标。该异议申请未获支持，争议商标被核准注册。

北京知识产权法院认为：本案程序问题的审理应适用2013年商标法，而本案实体问题的审理应适用2001年商标法。

2001年商标法第四十二条规定：“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定。”

本案中，青海互助公司针对争议商标曾提过异议申请，在该次异议申请中，青海互助公司提出的理由为争议商标与引证商标构成同一种或类似商品上的近似商标，在本次无效申请中，青海互助公司所提理由虽包括其他条款，但同样亦包括该理由。在此基础上，因青海互助公司针对上述理由所提出具体引证商标在两次申请中亦相同，故两次申请所依据的事实亦相同。据此，两次申请具有相同的事实及理由，属于2001年商标法第四十二条所规定情形。在生效裁定已对上述事实及理由进行审理并已生效的情况下，商标评审委员会不应对该条款再次进行实体审理。商标评审委员会对此进行实体审理的作法有误，应予纠正。威达公司有关一事不再理的主张成立，应予支持。对于威达公司有关争议商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上近似商标的主张，法院基于一事不再理的原因对此不予评述。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》（简称行政诉讼法）第七十条第（一）项之规定，判决：一、撤销商标评审委员会作出的第16329号裁定；二、商标评审委员会重新作出复审裁定。

商标评审委员会和青海互助公司均不服原审判决，向本院提起上诉。

商标评审委员会请求撤销原审判决，维持第16329号裁定。其主要上诉理由是：虽然2001年商标法第四十二条为程序条款，但鉴于商标局针对争议商标作出的异议裁定在2001年商标法施行期间，故基于新旧法的立法本意，本案应对青海互助公司提出的异议申请理由、事实与争议申请理由、事实是否相同进行审查。青海互助公司为证明其主张而提交的证据是与案件焦点相关的新资料、新证据，其在异议阶段并未提交该份证据。商标评审委员会依据青海互助公司在争议阶段提交的新证据，考虑到本案引证商标在青稞酒商品上具有一定知名度，且威达公司与青海互助公司同处一地，威达公司对此理应知晓。争议商标与引证商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。故本案应不适用一事不再理原则，应当对争议商标与引证商标是否构成2001年商标法第二十八条进行再次全面的审查。

青海互助公司请求撤销原审判决，维持第16329号裁定。其主要上诉理由是：

1、一事不再理属于程序问题，根据2013年商标法的规定，本案无效宣告申请不受一事不再理规则限制。青海互助公司在无效宣告阶段与异议申请阶段所依据的事实和理由并不相同，无效宣告申请是依据2001年商标法第十三条、第三十一条、第四十一条的规定，并增加了相应的证据材料，不属于以相同的事实和理由申请裁定，不构成2001年商标法第四十二条所规定的情形。异议申请的审查机关为商标局，无效宣告申请的审查机关为商标评审委员会，属于不同的审查机关和不同的审查阶段，在争议商标并未经过异议复审程序的情况下，对争议商标的无效宣告申请不可能构成一事不再理的情形。2、引证商标曾被认定为中国驰名商标，争议商标系对引证商标的摹仿，极易导致相关公众的混淆误认，损害了青海互助公司的在先合法权利，违反了2001年商标法第十三条、第三十一条、第四十一条的规定，应予无效宣告。

威达公司服从原审判决。

经审理查明：原审法院查明事实属实，且有争议商标与引证商标的商标档案、注册商标争议裁定申请书、第16329号裁定、各方当事人在商标评审阶段和原审诉讼阶段提交的证据材料及当事人陈述等证据在案佐证，本院对此予以确认。

另查：青海互助公司在2009年7月13日提交的商标异议申请书中表述的法律依据有2001年商标法第九条第一款、第三十一条、《中华人民共和国民法通则》（简称民法通则）第四条，所引证的商标为本案的引证商标和第4428410号“天右德”商标。商标局于2011年7月20日作出（2011）商标异字第23347号《“天顺德”商标异议的裁定》（简称第23347号异议裁定），认定：被异议商标“天顺德”与青海互助公司引证于类似商品上在先注册的“天佑德”等商标未构成近似。青海互助公司称威达公司复制、摹仿并抢注其引证商标证据不足。根据2001年商标法第三十三条的规定，商标局裁定：青海互助公司所提异议理由不成立，第5716549号“天顺德”商标（即本案争议商标）予以核准注册。

青海互助公司在2014年1月14日提交的注册商标争议裁定申请书中表述的法律依据有2001年商标法第十三条、第三十一条、第四十一条，所引证的商标为本案的引证商标，提交的证据材料包括商标局作出的商标驰字[2010]第288号《关于认定“天佑德”商标为驰名商标的批复》（简称驰名商标批复）、青海互助公司在2010年后签订的广告宣传协议、经销合同、宣传图片、获得的荣誉证书等。

上述事实，有商标异议申请书、注册商标争议裁定申请书、第23347号异议裁定等证据在案佐证。

本院认为：行政诉讼法第六条规定：“人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。”

《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条规定：“对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，商标评审委员会于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关程序问题适用修改后的商标法，审查实体问题适用修改前的商标法。”本案中，青海互助公司于2014年1月14日提出针对争议商标的撤销申请，商标评审委员会于2015年1月30日作出第16329号裁定，故本案实体问题应适用2001年商标法，程序问题应适用2013年商标法进行审理。

《中华人民共和国立法法》第九十二条规定：“同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定；新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定。”

2001年商标法第四十二条规定：“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定。”在2013年商标法中，上述规定被删除，即2013年商标法并未对一事不再理问题作出规定。鉴于一事不再理属于程序问题，故根据上述司法解释的规定，不应适用2001年商标法第四十二条的规定。原审判决适用法律错误，本院对此予以纠正。

2014年商标法实施条例第六十二条规定：“申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。但是，经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的除外。”

2014年商标法实施条例第六十二条仅规定经商标评审委员会审理的诉争商标，除对经不予注册复审程序予以核准注册商标提起无效宣告请求以外，其他事由应遵守一事不再理原则。该条与2001年商标法第四十二条相比，一事不再理原则的规制范围有所限缩，未经商标评审委员会审理的争议商标，申请人再次提出评审申请的，并不违反一事不再理原则。本案中，青海互助公司提出商标异议申请的理由为2001年商标法第九条第一款、第三十一条、民法通则第四条，提出无效宣告请求的理由为2001年商标法第十三条、第三十一条、第四十一条，其中2001年商标法第十三条、第四十一条是青海互助公司在无效宣告请求中新提出的理由，并提交了其在商标异议程序中未曾提交的驰名商标批复、2010年后签订的广告宣传协议、经销合同、宣传图片、获得的荣誉证书等证据材料。在争议商标并未经过商标评审委员会审理，且无效宣告请求所依据的事实和理由与商标异议申请中提出的事实和理由并不相同的情况下，商标评审委员会受理青海互助公司的无效宣告请求并进行审理，并未违反“一事不再理”原则。

2014年商标法实施条例第五十四条规定：“商标评审委员会审理依照商标法第四十四条、第四十五条规定请求宣告注册商标无效的案件，应当针对当事人申请和答辩的事实、理由及请求进行审理。”

本案中，青海互助公司提出无效宣告请求的理由为2001年商标法第十三条、第三十一条、第四十一条，并未将2001年商标法第二十八条作为申请理由。商标评审委员会在第16329号裁定中依职权将青海互助公司所提2001年商标法第十三条的申请理由转换适用为第二十八条，并据此做出对青海互助公司不利的裁决，有违程序正义，青海互助公司不应承担因商标评审委员会主动转换法条适用而带来的不利后果。

商标法不同条款具有各自的内在价值，应当针对具体条款的设置意义在具体案件中进行相应认定，而不应不适当地扩大条款本身的适用范围，否则将损害商标法整体条款体系之间价值的确定性与稳定性。商标评审委员会在第16329号裁定中并未对争议商标是否违反2001年商标法第十三条及第三十一条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形进行审查，明显不当，违反了2014年商标法实施条例第五十四条的规定，应予撤销。商标评审委员会应对争议商标是否违反2001年商标法第十三条、第三十一条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形进行审查。在商标评审委员会未就此作出认定前，为保障各方当事人的程序性权利，避免审级利益损失，本院对争议商标是否违反2001年商标法第十三条、第三十一条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形不予评述。

2001年商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。该条所指“在先权利”是指除商标权以外的其他权利，青海互助公司在本案中未明确提出其何种在先权利受到侵犯，亦未就此提交相关证据，因此青海互助公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。

2001年商标法第四十一条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。该条中“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”主要是指注册手段而不是注册目的的不正当性。审查判断争议商标是否属于以欺骗或其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于以虚构事实或故意隐瞒真实情况的方式提交伪造、变造的相关文件而取得商标注册的行为，或是属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。本案中，青海互助公司并未提供有效证据证明威达公司申请注册争议商标的行为采用了欺骗手段，损害了公共秩序、公共利益，或者妨碍了商标注册管理秩序。因此，青海互助公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。

综上所述，原审判决认定事实及适用法律虽有不当，但判决结论正确，故本院对其存在的瑕疵予以纠正后，对判决结果仍予以维持。商标评审委员会和青海互助公司的上诉请求，本院不予支持。

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、参照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十四条之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费一百元，由国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费一百元，由国家工商行政管理总局商标评审委员会和青海互助青稞酒股份有限公司各负担五十元（均已交纳）。

本判决为终审判决。

审判长　　　周　波

审判员　　　俞惠斌

审判员　　　苏志甫

二〇一七年四月一日

书记员　　　刘　茜

案例来源：知产宝网站（www.iphouse.cn）