商标燃藜·北京高院|新商标法第十九条第四款的理解与适用

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2016年度北京市法院知识产权司法保护十大典型案例

除非文义解释的结论将导致法律规范落空或法律体系内各条款之间存在严重冲突等重大特定情况，对法律规范的理解应当取其文字通常含义。为解决商标代理活动中的混乱现象以及严重扰乱商标市场秩序情形的出现，《商标法》新增的有关商标代理机构行为规范的内容应当严格执行，不得随意对“商标代理”进行扩大解释，致使该条款立法目的无法实现。

北京市高级人民法院

行政判决书

(2016)京行终2985号

上诉人(原审原告)上海专利商标事务所有限公司，住XXXX。

法定代表人王宏祥,总经理。

委托代理人倪晔,上海市一平律师事务所律师。

被上诉人(原审被告)国家工商行政管理总局商标局，住XXXX。

法定代表人刘俊臣,局长。

委托代理人王鹏静,国家工商行政管理总局商标局干部。

委托代理人张世忠,国家工商行政管理总局商标局干部。

上诉人上海专利商标事务所有限公司(简称上专所)因商标行政纠纷一案,不服北京知识产权法院(2015)京知行初字第97号行政判决,向本院提起上诉。本院于2016年5月19日受理后,依法组成合议庭,并于2016年6月27日公开开庭进行了审理。上诉人上专所的委托代理人倪晔到庭参加了诉讼。被上诉人国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)经本院传唤未到庭,本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。

2014年9月12日,针对上专所申请注册第15244242号“上专及图”商标(简称诉争商标)的行为,商标局发出编号为TMZC15244242BYSL01的《商标注册申请不予受理通知书》,以上专所指定的服务项目不符合《中华人民共和国商标法》(简称商标法)第十九条和《中华人民共和国商标法实施条例》(简称商标法实施条例)第八十七条的规定为由,对上述申请不予受理。上专所不服,向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院查明:

诉争商标为第15244242号“上专及图”商标,其由上专所于2014年8月28日向商标局提出注册申请,指定使用的服务项目为第42类:技术研究、技术项目研究、无形资产评估、质量评估、节能领域的咨询、环境保护领域研究、计算机系统设计、信息技术咨询服务、计算机软件咨询、工业品外观设计。

2014年9月12日,商标局发出《商标注册申请不予受理通知》,对于上专所的注册申请不予受理。

一审诉讼过程中,上专所提交了以下证据:

第一组证据用以证明上专所自成立以来的名称变更情况。包括中国专利局《关于发送的通知》,国家经委、中国专利局《关于处理外国人申请专利的优先权和建立第二个涉外专利代理机构的请示》,国家工商行政管理局《关于指定商标代理组织的通知》,上海市机构编制委员会《关于同意上海专利事务所更名的通知》,国家工商行政管理局《关于批准中国国际贸易促进委员会专利商标事务所等七家商标代理组织开展国内商标代理业务的通知》,上海科学院《关于确认上海专利商标事务所改制为上海专利商标事务所有限公司的批复》。上述证据中显示其于1984年成立,当时名称为上海专利事务所,于1993年名称变更为上海专利商标事务所,于2004年变更为现名称,即上海专利商标事务所有限公司。

第二组证据用以证明上专所对“上专”简称的使用情况。包括SPTL(上专)形象宣传片分镜脚本,以及上专所企业文化核心理念撰写稿。上述证据中显示其自称“SPTL(上专)”、“上专所”。

第三组证据用以证明“上专”商标在第45类、第42类相关服务上的注册情况。包括第6282524号“上专”商标核准转让证明、第12952892号、第12952891号“上专”商标的商标注册信息。上述证据中显示上专所已经在第45类、第42类相关服务上拥有三枚“上专”注册商标。上述商标的注册时间均早于2014年商标法施行的时间。

第四组证据用以证明上专所拥有的相关资质,包括商标代理机构证书、专利代理机构注册证、科技咨询证书、上海市技术交易服务许可证、科技咨询团体会员证书等。其中上海市科学技术委员会为科技咨询证书的发证机关,该证书明确原告的专业领域:专利商标科技咨询,经营范围:在上述专业领域内,开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股以及生产和经营活动。

第五组证据用以证明上专所“上专及图”商标的实际使用情形,包括其与客户签订的软件合作开发协议、创意产业知识产权服务平台项目申请表和核电工程行业知识产权分析报告。

另查,上专所的《企业法人营业执照》中所载明的经营范围包括:为中外客户提供专利代理、商标代理、著作权代理及其他知识产权保护代理服务、知识产权方面的法律咨询、法律事务服务及知识产权法律、法规的培训。

在案件审理过程中,针对商标法第十九条第四款的理解和适用问题,法院向相关研究机构征求意见,并先后收到来自中南财经政法大学知识产权研究中心、西南政法大学知识产权研究中心、华东政法大学知识产权法律与政策研究院、中国政法大学无形资产管理研究中心、北京务实知识产权发展中心五家机构的反馈意见。

上述事实,有诉争商标注册申请书、企业法人营业执照、上专所提交的证据、研究机构征求意见回函及当事人陈述等证据在案佐证。

北京知识产权法院认为:

本案争议焦点在于诉争商标是否符合商标法第十九条第四款的规定。

一、根据商标法第十九条第四款的规定,商标代理机构仅可以在“代理服务”上“申请商标注册”,在除此之外的其他商品或服务上则不得申请注册其他商标。因该条款中对于申请注册的商标系商标代理机构自用还是以牟利为目的进行注册未作区分。因此,无论商标代理机构是基于何种目的进行的注册申请,只要是在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请,均属于该条款禁止的情形。虽然上专所主张基于立法本意,该条款应仅限制商标代理机构注册他人商标或囤积商标的行为,而不应延及商标代理机构自用商标的注册,但在商标法第十九条第四款的文义可以明确得出前述结论的情况下,对该条款的理解无法仅因立法过程中的相关考虑因素而将其仅限定商标代理机构恶意注册商标进行牟利的情形。我国现有法律并非仅对注册商标提供保护,对于商标代理机构在先使用的未注册商标,仍可根据相关法律规定获得一定的保护,这在一定程度上也为商标代理机构解决了禁止他人盗用商标的问题。

需要强调的是,司法机关的职责在于适用法律,而非制定法律,在法律条文规定明确且清晰的情况下,司法机关必需严格遵照执行。至于相关法律规定是否妥当,应否修改,则属于立法机关的权限范围,并非司法机关的职责。

二、商标法第十九条第四款虽规定商标代理机构仅可以在“代理服务”上申请注册商标,但对于何为“代理服务”,商标法中并无明确规定。对这一问题的理解应当结合行政法规及规章的相关规定。商标法实施条例第八十四条规定,“商标法所称商标代理,是指接受委托人的委托,以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜”。在该条款的基础上,《商标代理管理办法》第六条第一款对商标代理行为作出了进一步规定,“商标代理组织可以接受委托人委托,指定商标代理人办理下列代理业务:(一)代理商标注册申请、变更、续展、转让、异议、撤销、评审、侵权投诉等有关事项；(二)提供商标法律咨询,担任商标法律顾问；(三)代理其他有关商标事务”。基于上述规定,商标代理机构只可能在上述服务内容上以自已名义注册商标。本案中,诉争商标指定使用的服务为第42类“技术研究、技术项目研究、无形资产评估、质量评估、节能领域的咨询、环境保护领域研究、计算机系统设计、信息技术咨询服务、计算机软件咨询、工业品外观设计”,上述服务内容显然并不属于商标代理服务的内容,因此,诉争商标属于商标法第十九条第四款规定不予注册的情形。

综上,北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定,判决:驳回上专所的诉讼请求。

上专所不服原审判决,向本院提起上诉,理由是:1、原审判决对于“代理”的解释错误,违反了商标法第一条和第四条；2、上专所不仅仅是商标代理机构,同时还是专利代理机构、科技咨询机构、技术交易服务机构；诉争商标指定使用的服务属于“代理服务”,上专所长期开展相关业务,因此上专所申请注册诉争商标并不违反商标法第十九条第四款的规定。综上,原审判决未能正确解释“商标代理机构”、“代理服务”,亦未对诉争商标指定的服务是否属于“代理服务”作出正确判断,属于认定事实不清、适用法律不当,因此请求撤销原审判决,依法改判。

商标局服从原审判决。

经审理查明:原审判决查明的事实属实,当事人亦未对此提出异议,本院经审查予以确认。

另查,根据国家工商行政管理总局令第86号,《商标代理管理办法》(2010年7月12日国家工商行政管理总局令第50号公布)已于2016年4月29日废止。

本院认为:

商标法第十九条第四款规定:“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。”商标法实施条例第八十三条规定,商标法所称商标代理是指接受委托人的委托,以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜”；第八十四条规定,“商标法所称商标代理机构,包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。

根据上专所提交的国家工商行政管理局《关于批准中国国际贸易促进委员会专利商标事务所等七家商标代理组织开展国内商标代理业务的通知》可以认定上专所属于商标代理机构,因此其申请注册商标的行为应受到商标法第十九条第四款规定的限制。

众所周知,法治是围绕人们对法律词语的理解而展开的。在理解法律规范时,应当取其文字之通常含义。虽然文义解释并非唯一的法律解释方法,但在文义解释的结论并未导致法律规范落空或法律体系内各条款之间存在严重冲突等重大特定情况时,若随意突破法律规范的字面含义,将会影响法律的稳定性和可预期性。这也是与法治相违背的。本案中,商标法第十九条第四款的规定是清楚的,原审法院遵循法律规范文本含义,未采用其他方法予以解释,并无不妥。上专所主张其具有专利代理等多重身份,所从事的服务并不局限于商标代理,根据商标法第十九条第四款的立法目的。上专所申请注册诉争商标可以不受前述条款约束,且原审法院仅仅按照文义解释的方法做出的认定结论是错误的,依据不足,本院不予支持。

上专所主张“其他商标事宜”并非必须“以委托人的名义办理”,其依据为《商标代理管理办法》第六条的规定、合同法以及涉及商标法第十五条的相关司法实践等。首先,根据商标法实施条例第八十三条的规定,“其他商标事宜”应当理解为与“办理商标注册申请、商标评审”并列的事项,均应在“以委托人的名义”这一大前提下开展,这也是符合民法有关代理的概念。其次,《商标代理管理办法》已经被废止,其相关内容以及合同法的规定、抑或司法实践均不足以作为扩大解释“商标代理”的依据。同时,本院亦注意到,自2003年国家取消了有关商标代理机构的设立和商标代理人资格的行政审批后,商标代理活动中出现了一些混乱现象,严重扰乱了商标市场秩序,正是为了解决这一问题,商标法增加了有关商标代理机构行为规范的内容。在我国,大量商标代理机构作为公司形式存在,经营范围上并无严格限制,因此实践中有些商标代理机构从事的业务超出了商标代理服务的范围,若随意地对“商标代理”进行扩大解释,反而会使得前述立法目的落空。上专所的前述主张,依据不足,本院不予支持。

鉴于诉争商标所指定的服务为第42类“技术研究、技术项目研究、无形资产评估、质量评估、节能领域的咨询、环境保护领域研究、计算机系统设计、信息技术咨询服务、计算机软件咨询、工业品外观设计”,不属于商标法第十九条第四款规定的“代理服务”,因此商标局、原审法院认定诉争商标不应予以注册,并无不当,上专所的相关上诉理由,缺乏充分依据,本院不予支持。

综上所述,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,应予维持。上专所的上诉理由不能成立,对其上诉请求,本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第(一)项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

一、二审案件受理费各一百元,均由上海专利商标事务所有限公司负担(均已交纳)。

本判决为终审判决。

审    判    长   潘    伟

审    判    员   陶    钧

代理审判员   樊    雪

二〇一六年八月十八日

书    记    员   王婉晨

案例来源：知产宝网站（www.iphouse.cn）