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笔记 | 《专利优先审查管理办法》内容解读

果汁焗酱油 · 公众号 · · 2017-08-10 22:13

正文

时间：2017年7月20日

主讲人：胡安琪，国家知识产权局条法司；吴红秀，国家知识产权局专利局审查业务管理部；杨倩，国家知识产权局专利复审委员会

主要内容：《专利优先审查管理办法》内容解读

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三位老师共同接力一堂讲座，并且一起坐在讲台上答疑，场面蔚为壮观。每个老师都是思路清楚、干练麻利，点赞新世纪职业女性形象。But，8月1日专利优先审查办法已经开始实施了，假期里酱油君有些懈怠了，希望还能对大家有所帮助！

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新《办法》修改过程

2012年6月19日国家知识产权局发布《发明专利优先审查管理办法》（局令第65号），自2012年8月1日施行；

2016年启动对《发明专利优先审查管理办法》的修改，拟对于专利复审和无效宣告制定优先审查管理办法；

2017年4月7日至2017年5月6日对社会公开征求意见，收到41个单位和个人的138条意见和建议，重新修改；

2017年6月23日局务会议审议通过《专利优先审查管理办法》，6月28日公布第76号局令（以下简称“新办法”），自8月1日起施行，原《发明专利优先审查管理办法》（以下简称“原办法”）同时废止。

图1 《专利优先审查管理办法》下载页面

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不过三个老师来讲同一个主题，难免有重复的地方，

为啥不提前分配好任务呢？

本期笔记把三位老师的授课内容合并整理，

按照办法内容逐条解读。

以下是内容解读

第二条

下列专利申请或者案件的优先审查适用本办法：
　　（一）实质审查阶段的发明专利申请；
　　（二）实用新型和外观设计专利申请；
　　（三）发明、实用新型和外观设计专利申请的复审；
　　（四）发明、实用新型和外观设计专利的无效宣告。
依据国家知识产权局与其他国家或者地区专利审查机构签订的双边或者多边协议开展优先审查的，按照有关规定处理，不适用本办法。

原《办法》仅适用发明专利申请，新《办法》第二条扩展了优先审查的适用范围。

此外，优先审查请求的时机为：

对于发明，专利申请人应当在提出实质审查请求、缴纳相应费用后具备开始实质审查的条件时提出；
对于实用新型、外观设计专利申请人请求优先审查的，应当在申请人完成专利申请费缴纳后提出；
专利复审和专利无效宣告案件在缴纳专利复审或专利权无效宣告请求费后至案件结案前，都可以提出。

第三条

有下列情形之一的专利申请或者专利复审案件，可以请求优先审查：

（一）涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业；

（二）涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业；

（三）涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快；

（四）专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施，或者有证据证明他人正在实施其发明创造；

（五）就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请；

（六）其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查。

新《办法》放宽了优先审查的条件，第三条详细列出了可以请求优先审查的专利申请、专利复审案件的六种情形；

需要注意的是，在审查阶段通过优先审查结案的案件，在复审阶段不会自动进入优先审查程序，仍然需要当事人提出优先审查申请并通过审核。

第四条

有下列情形之一的无效宣告案件，可以请求优先审查：

（一）针对无效宣告案件涉及的专利发生侵权纠纷，当事人已请求地方知识产权局处理、向人民法院起诉或者请求仲裁调解组织仲裁调解；

（二）无效宣告案件涉及的专利对国家利益或者公共利益具有重大意义。

新《办法》第四条列出了可以请求优先审查的无效案件的两种情形。

第五条

对专利申请、专利复审案件提出优先审查请求，应当经全体申请人或者全体复审请求人同意；对无效宣告案件提出优先审查请求，应当经无效宣告请求人或者全体专利权人同意。
处理、审理涉案专利侵权纠纷的地方知识产权局、人民法院或者仲裁调解组织可以对无效宣告案件提出优先审查请求。

新《办法》第五条对可以提出优先审查请求的主体作出了说明：

对于复审案件：复审请求人（全体同意）；
对于无效案件：请求人或者专利权人（全体同意）；处理、审理涉案专利侵权纠纷的地方知识产权局、人民法院或仲裁调解组织。

第六条

对专利申请、专利复审案件、无效宣告案件进行优先审查的数量，由国家知识产权局根据不同专业技术领域的审查能力、上一年度专利授权量以及本年度待审案件数量等情况确定。

第六条对优先审查的数量作出了说明，实际上，在保证审查质量和总体审查周期不受影响的前提下，国家知识产权局专利局将在现有审查能力范围内提供尽量多的专利申请优先审查资源。

第七条

请求优先审查的专利申请或者专利复审案件应当采用电子申请方式。

复审案件要求采用电子请求方式；无效案件没有申请方式的限制，但建议采用电子请求方式。并且：

建议通过中国专利电子申请系统进行申请（http://www.cponline.gov.cn/）。

图2 中国专利电子申请网

建议申请人采用XML格式文件的电子申请，该格式文件的电子申请有利于规范化管理并能够充分保证专利申请在整个流程的快速、准确；而PDF格式或者Word格式文件，系统需要时间转换为审查用的XML格式文件，会影响整个审查周期。

第八条

申请人提出发明、实用新型、外观设计专利申请优先审查请求的，应当提交优先审查请求书、现有技术或者现有设计信息材料和相关证明文件；除本办法第三条第五项的情形外，优先审查请求书应当由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见。

当事人提出专利复审、无效宣告案件优先审查请求的，应当提交优先审查请求书和相关证明文件；除在实质审查或者初步审查程序中已经进行优先审查的专利复审案件外，优先审查请求书应当由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见。

地方知识产权局、人民法院、仲裁调解组织提出无效宣告案件优先审查请求的，应当提交优先审查请求书并说明理由。

新《办法》简化了优先审查的办理手续：

取消对于提交检索报告的手续要求：仅需提交现有技术或者现有设计信息材料；且以下三种情况不需要国家知识产权局或者省级知识产权局签署推荐意见：①向外申请；②申请程序中已经进行过优先审查的专利复审案件；③地方知识产权局、人民法院、仲裁调解组织提出的优先审查请求。

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“现有技术”见《专利法》第22条，“现有设计”见《专利法》第23条。专利文献，可以只提供专利文献号和公开日期，对于非专利文献，例如期刊或书籍，可以提供全文或相关页。

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“相关证明文件”即指能够证明该专利申请符合新《办法》第三条所列的优先审查情形的证明文件。

证明第三条第四项“已经做好实施准备”的情形，可以提供产品照片、产品目录、产品手册等；
证明“已经开始实施以及存在他人潜在侵权”的情形，可以提供产品交易或销售证明，如买卖合同、产品供应协议、采购发票等。
证明第三条第五项“向外申请”的情形，如果是PCT申请，仅在优先审查请求书中说明即可；如果是巴黎公约申请，则需要提交对应国家或地区专利审查机构的受理通知书。

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对于专利申请优先审查的请求书，除“就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请”的情形外，优先审查请求书应当由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见。

❀ 有同日申请的，还需要在请求书中提供相对应的同日申请的申请号。

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对于复审、无效宣告程序优先审查请求书，除以下两种例外情况，应当由国务院相关部门或省局签署推荐意见。

❀ 第一种例外是前审已经通过优先审查的；

❀ 第二种例外是优先审查请求人是侵权纠纷处理机构（地方局、法院或仲裁调解组织）。

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目前，优先审查请求书以及相关证明文件都需要提交纸件原件。此外，复审、无效宣告程序优先审查请求书和专利申请优先审查请求书不一样，请求书在“国家知识产权局官网 → 表格下载 → 与专利申请相关 → 优先审查类”进行下载。

第九条

国家知识产权局受理和审核优先审查请求后，应当及时将审核意见通知优先审查请求人。

新《办法》第九条要求及时将审核意见通知优先审查请求人，即：审核后会发出“予以优先审查通知书”或“不予优先审查通知书”。通知书右上角的发文日即为结案等期限的起算日。

对于专利申请，通常自收到优先审查请求之日起3-5个工作日向申请人发出是否同意进行优先审查的审核意见。
对于复审、无效案件，在收到优先审查请求书后，会尽快审核，并发出相应通知书。

第十条

国家知识产权局同意进行优先审查的，应当自同意之日起，在以下期限内结案：
　　（一）发明专利申请在四十五日内发出第一次审查意见通知书，并在一年内结案；
　　（二）实用新型和外观设计专利申请在两个月内结案；
　　（三）专利复审案件在七个月内结案；
　　（四）发明和实用新型专利无效宣告案件在五个月内结案，外观设计专利无效宣告案件在四个月内结案。

新《办法》第十条针对不同类型专利的优先审查请求，分别设定了答复期限和结案期限。

第十一条

对于优先审查的专利申请，申请人应当尽快作出答复或者补正。申请人答复发明专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起两个月，申请人答复实用新型和外观设计专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起十五日。

注意：“发文日”即为通知书上注明的发文日期，而没有推定收到日这样的时间宽限。

第十二条

对于优先审查的专利申请，有下列情形之一的，国家知识产权局可以停止优先审查程序，按普通程序处理，并及时通知优先审查请求人：
　　（一）优先审查请求获得同意后，申请人根据专利法实施细则第五十一条第一、二款对申请文件提出修改；
　　（二）申请人答复期限超过本办法第十一条规定的期限；
　　（三）申请人提交虚假材料；
　　（四）在审查过程中发现为非正常专利申请。

新《办法》第十二条规定专利申请的优先审查程序在以下情况下会被终止：

第一是申请人在优先审查请求获得同意后又对申请文件提出主动修改（即发明专利提出实质审查请求时以及接到进入实审阶段通知书之日起3个月内；实用新型或外观设计自申请日起2个月内提出的主动修改）；

第二是答复期限超过新办法的规定（发明专利：答复通知书的期限为通知书发文日起2个月；实用新型和外观设计专利：答复审查意见通知书的期限为通知书发文日起15日）；

此外，还有违背诚信原则，譬如提供虚假材料和非正常申请等情况。

第十三条

对于优先审查的专利复审或者无效宣告案件，有下列情形之一的，专利复审委员会可以停止优先审查程序，按普通程序处理，并及时通知优先审查请求人：
　　（一）复审请求人延期答复；
　　（二）优先审查请求获得同意后，无效宣告请求人补充证据和理由；
　　（三）优先审查请求获得同意后，专利权人以删除以外的方式修改权利要求书；
　　（四）专利复审或者无效宣告程序被中止；
　　（五）案件审理依赖于其他案件的审查结论；
　　（六）疑难案件，并经专利复审委员会主任批准。

新《办法》第十三条对停止复审/无效优先审查程序的情况作出了说明。

注意事项

1. 复审、无效案件的优先审查程序依请求启动；

2. 优先审查请求书需要提交纸质原件；

3. 是否进入优先审查程序仅会通知优先审查请求人；

4. 复审委咨询电话：010-62801799。