商标燃藜·陕西高院|“老+姓氏+家”的商标能否禁止同族经营者使用？

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在特定地域“老+姓氏+家”的命名方式为商业惯例，且该标识的商誉属于该姓氏族人共同努力经营所得的，该商标在后申请人无权禁止同族经营者在先善意的使用，但可以要求该经营者使用相关区别标识加以区分。

陕西省高级人民法院

民事判决书

(2017)陕民终33号

上诉人(一审原告)米金龙。

委托诉讼代理人:贾鹏,陕西众致律师事务所律师。

委托诉讼代理人:付毅,北京市东元律师事务所西安分所律师。

被上诉人(一审被告)西安市新城区米菊英泡馍馆。

经营者马毅特。

委托诉讼代理人乔春怀,陕西洪振律师事务所律师。

委托诉讼代理人李策,陕西洪振律师事务所实习律师。

被上诉人(一审被告)上海汉涛信息咨询有限公司。

法定代表人张涛,该公司董事长。

委托诉讼代理人薛晶。

被上诉人(一审被告)北京三快科技有限公司。

法定代表人:王兴,该公司总裁。

委托诉讼代理人:吕欣磊。

上诉人米金龙因与被上诉人西安市新城区米菊英泡馍馆(以下简称米菊英泡馍馆)、被上诉人上海汉涛信息咨询有限公司(以下简称汉涛公司)、被上诉人北京三快科技有限公司(以下简称三快公司)侵害商标权纠纷一案,不服西安市中级人民法院(2016)陕01民初878号民事判决,向本院提出上诉。本院于2017年1月3日立案后,公开开庭进行了审理。上诉人米金龙委托诉讼代理人贾鹏、付毅,被上诉人米菊英泡馍馆委托诉讼代理人乔春怀,李策,被上诉人汉涛公司委托诉讼代理人薛晶到庭参加了诉讼,被上诉人三快公司经本院合法传唤,未到庭,本院决定缺席审理。本案现已审理终结。

米金龙上诉请求:(一)撤销一审判决书；(二)判决支持米金龙一审的全部诉讼请求；(三)一审、二审案件诉讼费由被上诉人承担。

事实与理由:(一)上诉人作为老米家传人,使用“老米家”字样经营泡馍历史悠久。2011年12月21日注册“老米家”商标。上诉人在西安地区设立十余家分店,足以说明上诉人一直持续、广泛使用该商标,已经使一般消费者将“老米家”与其之间建立起紧密的联系。米菊英泡馍馆在其经营同种商品场所显著使用与涉案注册商标“老米家”相同字样的标识,侵犯了上诉人注册商标专有使用权。一审判决认定米菊英泡馍馆不构成侵权的事实错误；(二)无论怎样的命名习惯,也不能凌驾于注册商标专有权之上。米菊英泡馍馆在其餐饮店突出使用“老米家泡馍”字体牌匾,其店内墙体宣传、菜单、餐具、饭牌、塑料包装袋等均有“老米家泡馍馆”突出字样,并未与其注册的“西羊市”或者“西羊市127号”并用,与涉案注册商标“老米家”有所区分。该行为明显属于商标性使用,成为消费者识别商品或者服务来源的唯一标志,也足以使消费者产生混淆、误认。一审判决认定该使用行为只是一种当地回坊餐饮业命名的习惯或者是为了说明服务的提供者是回坊米姓家族人,构成描述性因素的认定错误。(三)“米家大院”是位于回坊,但并不是127号,且一审法院认定127号米家大院所经营的泡馍经营人马毅特及其母米菊英并无工商注册信息在内的任何证据支持。米菊英泡馍馆经营人是马毅特,其并非是传承米姓而来,一审认为其使用符合本地区回民餐饮业中招牌命名方式从何得来？且该泡馍馆是于2012年5月22日进行的注册,其经营并使用“老米家”商标的时间明显晚于上诉人申请商标注册的时间,故其并不享有“老米家”字号的在先使用权；(四)“老米家”是经过数代米姓人共同努力打造的招牌,上诉人为树立“老米家”泡馍品牌付出了全部的心血和做出了重要的贡献。而米菊英泡馍馆以“老米家”的名号不断开设泡馍馆,使得“老米家”商标商誉市场份额受到严重影响。且现在“老米家”仿冒品牌负面影响给广大市民和游客造成的不良后果均由上诉人承担,上诉人有权利亦有义务维护该商标的健康发展。“老米家”注册商标是经过国家商标总局审核予以注册,是具有显著性特征,且依法应得到法律保护的。一审判决不能以该商标显著性降低而否认上诉人享有的商标权利,从而使该注册商标形成虚设,商标侵权将大行其道,将会对“老米家”品牌发展造成毁灭性的打击。(五)汉涛公司、三快公司疏于尽到其审查义务,发布侵权信息,销售侵权商品及提供便利帮助米菊英泡馍馆实施侵犯商标权的行为,应承担相应的民事责任。

米菊英泡馍馆辨称,(一)“老米家”采用“老+姓氏+家”的命名方式,完全是依照西安市回坊商业经营的特点,成为一种描述性的标识的经营商号,可以与注册商标并存。其本身并不能表示服务或者商品的来源,并不是一种商标性使用。(二)米菊英泡馍馆在其泡馍馆店面门头专门标明了“西羊市”注册商标,并特别标明“西羊市127号分店”,示意来源；米金龙在其经营的泡馍馆使用的是“果渊斋”商标,故米菊英泡馍馆并非有意与米金龙店铺进行混淆。(三)米金龙虽然注册“老米家”商标,但其注册类别为30类,属于商品类商标,其并未在其经营的泡馍馆使用,故米菊英泡馍馆不承担赔偿责任；并且米菊英泡馍馆作为米家族人,早在该商标注册之前已经在43类餐饮业服务经营中使用“老米家”字号,并延续至今,米菊英泡馍馆享有在先使用权。综上,一审判决认定事实清楚,适用法律正确。

汉涛公司答辩称,(一)米金龙享有的“老米家”第30类的商品商标与本案争议的米菊英泡馍馆使用“老米家”、“米家”的家族名称、商号等事实情况毫无关联性；(二)汉涛公司经营的大众点评网系网络信息服务提供商,该信息均来自于商户及热心网友。汉涛公司作为一家上海公司,由于地域区划、饮食习惯等因素的影响,在米金龙怠于行使通知权利之前,并不知晓“老米家”商标,故汉涛公司已经尽到应尽的审核义务,并不存在帮助侵权的主观意图与行为。

三快公司答辩称,三快公司主要为服务企业和用户之间提供平台,并不参与经营。涉诉网页上所显示的信息皆为商户提供,三快公司在与商家签订合同时已经尽到了合理的注意义务；三快公司在收到起诉状后已第一时间删除了涉案侵权页面及相关内容,故三快公司对侵权行为并不知情,不存在主观恶意,一审判决认定事实清楚,适用法律准确,请求二审法院依法驳回米金龙的上诉请求。

米金龙向一审法院起诉请求:1.确认三被告侵犯米金龙第8694402号注册商标专用权；2.三被告立即停止销售、许诺销售、帮助销售侵权产品的行为；3.三被告连带赔偿米金龙合理费用支出及侵权赔偿金共计100万元；4.米菊英泡馍馆立即拆除其“老米家”牌匾,且立即停止使用含有“老米家”内容的餐具、简介、标牌等物品,并应依法承担在《华商报》、《陕西日报》、《西安晚报》等媒体报纸第一版显著位置上就其侵权行为公开致歉、向公众予以更正说明,消除侵权影响；5.汉涛公司、三快公司立即删除、封停名下网站所有侵犯第8694402号注册商标专用权的销售网页,同时在其自己的网页和新浪网、腾讯网等网站首页显著位置,发布不少于3个月的致歉、更正启事,消除侵权影响；6.三被告承担本案诉讼费用。

一审法院认定事实:2011年12月21日,米金龙经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(以下简称:商标局)核准,取得“老米家”注册商标专用权,核定使用商品为第30类的肉泡馍、肉夹馍(方便食品)、八宝饭、包子、饺子、馅饼、粥、元宵(截止),商标注册证号第8694402号,注册有效期限自2011年12月21日至2021年12月20日。2015年12月30日陕西省工商行政管理局认定西安市莲湖区果渊斋米家泡馍馆用于肉泡馍、肉夹馍(方便食品)、八宝饭、包子、馅饼、粥、元宵商品(服务项目)上的“老米家”商标为陕西省著名商标,有效期三年。米金龙在西安市北广济街经营的店铺“果渊斋清真米家泡馍馆“招牌。

2015年11月18日,米金龙申请陕西省西安市公证处进行证据保全,在公证处的电脑上登录“大众点评网”分别输入“米家泡馍”和“老米家泡馍”进行搜索,对搜索结果相关内容进行了证据保全。2015年11月19日,陕西省西安市公证处出具了(2015)西证民字第12874号公证书,该公证书所附网页打印件显示,“米家泡馍”的搜索结果中有“西羊市老米家泡馍(案板街店)”、“米家牛羊肉泡馍”、“果渊斋米家泡馍馆(北广济街店)”、“老米家大雨泡馍(西羊市店)”、“老米家泡馍馆(北院门店)”、“西羊市老米家泡馍(广济街店)”、“吉祥路老米家泡馍”、“老米家祥月楼泡馍馆”、“清真米志杰米家泡馍”等团购信息。“老米家泡馍”的搜索结果中有“西羊市老米家泡馍(案板街店)”、“老米家大雨泡馍(西羊市店)”、“老米家泡馍”、“果渊斋老米家泡馍馆”、“果渊斋老米家泡馍”、“老米家羊肉泡馍”、“老米家牛羊肉泡馍”、“老米家泡馍馆(北院门店)”、“西羊市老米家泡馍(西羊市店)”、“西羊市老米家泡馍(广济街店)”、“吉祥路老米家泡馍”、“老米家祥月楼泡馍馆”、“候玉老米家牛羊肉泡馍”、“老米家清真泡馍”等团购信息。其中“西羊市老米家泡馍(案板街店)”是米菊英泡馍馆的店铺,信息由米菊英泡馍馆发布。

2015年11月18日米金龙申请陕西省西安市公证处对“美团网”相关网页进行证据保全,在公证处的电脑上登陆“美团网”输入“老米家”进行搜索,对搜索结果相关网页进行了证据保全。2015年11月19日陕西省西安市公证处出具了(2015)西证民字第12876号公证书所附网页打印件显示,“老米家”的搜索结果中有“老米家泡馍馆”(门店价20)、“老米家大雨泡馍”、“老米家候玉泡馍”等团购信息。米菊英泡馍馆认为“老米家泡馍馆”(门店价20)与其无关,不是其发布的信息,所对应的泡馍馆也不是其涉案店铺。2016年4月1日,米金龙申请陕西省西安市公证处进行证据保全,在公证处的电脑上登录“大众点评网”参与了店铺“老米家(案板街店)”推出的促销团购,登录“美团网”参与了“西安老米家”推出的促销团购,对“大众点评网”和“美团网”网站相关内容进行了证据保全。之后公证人员与米金龙的代理人来到位于西安市新城区案板街南口路东的“老米家泡馍”,以普通消费者身份在点餐台出示团购劵编码进行点餐,以现金购买泡馍一份,获得消费单据两张、发票一张,对该店铺门头、店内场景及餐具、所点食物等进行了拍照。2016年4月7日,陕西省西安市公证处出具了(2016)西证民字第3260号公证书,该公证书所附网页打印件显示,“大众点评网”团购西安站上有米菊英泡馍馆的标注“[2店通用]老米家”、“仅售59.8元”的老米家泡馍团购销售信息,团购套餐中的“优质熟肉小炒”照片左下方、“自制冰糖雪梨”和“自制酸梅汤”饮料杯上均有上下排列的“家老”+“米”标识,店铺门头照片显示门头上方悬挂有“清真”+上中下排列的“老米家”字样的招牌,两侧外墙上有“百年老店”、“米家泡馍”、“西羊市127号分店”标识；该网站上同时显示有“[电子城]老米家候玉泡馍:老米家泡馍双人餐”、“火车站老米家大雨泡馍”、“[西安等]老米家泡馍”、“[西安]老米家泡馍馆”、“[西安等]老米家过桥米线关中第一煮”等其他团购信息。同时,在“美团网”西安站上有“老米家(案板街店)”价值50元的代金券团购信息,所附泡馍照片下方有上下排列的“家老”+“米”标识以及横向排列的“老米家”字样。其中“[2店通用]老米家、仅售59.8元”、“老米家(案板街店)”价值50元的代金券团购信息,拍摄的西安市新城区案板街南口路东的“老米家泡馍”的照片显示,门头上有“老米家泡馍”招牌,菜品简介上有上下排列的“家老”+“米”标识和“西羊市老米家泡馍”等字样,菜品照片上有“西羊市老米家泡馍”,筷子套上有上下排列的“家老”+“米”标识和“老米家泡馍”字样,餐具标牌上有“老米家”+“牛肉泡馍”字样。