商标燃藜·北京高院|“POWERPOINT”是通用名称吗？

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本案是2016年北京市知识产权司法保护十大创新性案例之一

约定俗成的通用名称一般应当以全国范围内的相关公众通常认知为判断标准，但是并不意味着公众广泛使用或认知的名称必然构成约定俗成的通用名称。本案中，虽然相关公众广泛使用“POWERPOINT”演示文稿软件，但是这种知名度并未切断“powerpoint”在演示文稿软件商品上与微软公司的唯一对应关系，使其进入公有领域，相反地，二者之间的联系更为紧密。同时，也并无证据表明同行业其他经营者将“powerpoint”作为商品名称或者软件格式进行使用。因此即使在“POWERPOINT”演示文稿软件商标具有一定知名度的情况下，也不能认定其为约定俗成的通用名称，更不能以此为由认定该商标使用在与之相关的计算机服务上缺乏显著性。

中华人民共和国

北京市高级人民法院

行政判决书

(2016)京行终2609号

上诉人(原审原告)微软公司，住XXXX。

法定代表人埃琳娜·格里姆,助理秘书。

委托代理人鲁雪,北京市万慧达律师事务所律师。

委托代理人明星楠,北京市万慧达律师事务所律师。

被上诉人(原审被告)中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住XXXX。

法定代表人赵刚,主任。

委托代理人朱苏川,中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

上诉人微软公司因商标申请驳回复审行政纠纷一案,不服中华人民共和国北京知识产权法院(简称北京知识产权法院)(2015)京知行初字第4178号行政判决,向本院提起上诉。本院于2016年4月28日受理后,依法组成合议庭,并于2016年11月8日公开开庭进行了审理。上诉人微软公司的委托代理人鲁雪、明星楠,被上诉人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)的委托代理人朱苏川到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

针对微软公司申请领土延伸保护的国际注册第1106756号“P0WERP0INT”商标(简称诉争商标),中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)决定驳回诉争商标的领土延伸保护申请。微软公司不服,向商标评审委员会提出驳回复审申请。商标评审委员会于2015年1月30日作出商评字[2015]第17530号《关于国际注册第1106756号“P0WERP0INT”商标驳回复审决定书》(简称被诉决定),认为诉争商标构成《中华人民共和国商标法》(简称商标法)第十一条第一款第(三)项所指情形,决定:诉争商标在中国的领土延伸保护申请予以驳回。微软公司不服,向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院认为:诉争商标“P0WERP0INT”虽是由微软公司开发的一种文件格式,但微软公司对该商标的使用已使得相关消费者通常会将其作为一种文件格式进行认知,而不会将其作为区分商品或服务来源的标志。即便其他同业经营者使用的类似格式的文件命名与诉争商标并不相同,亦不能改变诉争商标为相关消费者所带来的认知。据此,诉争商标相对于指定使用的服务不具有显著特征,违反了商标法第十一条的规定。

因此依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定,判决:驳回微软公司的诉讼请求。

微软公司不服原审判决,向本院提起上诉,请求撤销原审判决及被诉决定,并由商标评审委员会重新作出驳回复审决定,其主要理由为:1、诉争商标无特定含义,是微软公司独创的商标,经过长期使用具有较强的显著性和市场知名度,与微软公司形成了唯一对应关系；2、目前市场上计算机演示文稿软件的名称因不同的主体而具有不同的名称；3、早在2000年,商标局已经核准注册了在第9类计算机软件(已录制)、用于演说及预备其有关图文、直观教具及主题大纲材料的计算机软件(已录制)等商品上的“P0WERP0INT”商标,诉争商标指定的服务为“提供计算机软件和云计算方面的技术信息”等,是对在先商标的延续性注册；诉争商标通过WIP0已经在多个国家获准注册,可见其在“提供计算机软件和云计算方面的技术信息”等服务上具有较高的显著性；4、原审判决的相关论述反映出其实际依据的是商标法第十一条第一款第(二)项,变更了被诉决定的法律依据。综上,原审判决认定事实、适用法律错误,应予纠正。

商标评审委员会服从原审判决。

经审理查明:

诉争商标为国际注册第1106756号“P0WERP0INT”商标,申请领土延伸保护日为2012年3月3日。初次申请国为美利坚合众国,初次申请日期为2011年11月8日,基础注册日期为2011年11月30日,指定使用的服务为第42类:计算机服务、即内容为用于展示图形的软件和为此类应用软件存取远程存储的数据的云计算服务等。

经审查,商标局决定驳回诉争商标的领土延伸保护申请。微软公司不服,于2012年11月16日向商标评审委员会提出驳回复审申请。经审查,商标评审委员会于2015年1月30日作出被诉决定,认定:诉争商标使用在指定服务上,缺乏显著性,已构成商标法第十一条第一款第(三)项所指情形。微软公司提交的证据不足以证明申请商标具有可注册性。依照商标法第三十条和第三十四条的规定,商标评审委员会决定:诉争商标在第42类复审商品上在中国的领土延伸保护申请予以驳回。

原审诉讼中,微软公司提交了相关证据证明诉争商标在指定使用服务上的使用情况,其中包括国家图书馆检索资料287篇,网页报道15篇。

原审庭审中,商标评审委员会认为诉争商标指向的是微软公司所开发的特定文件格式。

二审诉讼期间,微软公司向本院提交了如下证据材料:

1、英汉大辞典相关页,用以证明诉争商标无固定含义；

2、通过百度搜索“演示文稿”、“幻灯片”的结果,用以证明不同主体提供的演示文稿软件名称不同,例如苹果公司的是“KEYN0TE”,谷歌公司的是“SLIDE”,北京金山办公软件有限公司(简称金山公司)的是“WPS”等。

3、提供演示文稿软件的公司对相关商标的注册使用列表及相应的商标注册信息,用以证明“P0WERP0INT”商标在第9类计算机软件等商品上获准注册,申请日为1999年5月18日,核准注册日为2000年10月18日,已经续展,注册人为微软公司；“KEYN0TE”商标在第9类计算机软件等商品上获准注册,申请日为2002年8月23日,核准注册日为2003年10月14日,已经续展,注册人为苹果公司；“SLIDE”在第9类上获准注册,注册人为谷歌公司；“WPS”在第9类、第42类上均获准注册,注册人为金山公司。

微软公司主张,诉争商标在第42类服务上的注册申请目的在于通过技术创新利用云服务实现多人多地共享图文编辑和处理,第9类商品上的商标主要用于相关公众可以直接使用的软件商品上。

商标评审委员会认为上述证据不能证明诉争商标具有显著性。

二审庭审中,商标评审委员会认为“p0werp0int”虽然是微软公司开发的文件格式,但是经过长期使用,相关公众已经将其与幻灯片演示文稿形成对应,属于软件商品上约定俗成的通用名称,相关公众不会将其作为一种来源识别的标志,因此诉争商标使用在计算机服务上也是缺乏显著性的。

上述事实有被诉决定、诉争商标的商标档案、当事人提交的证据及庭审笔录等证据在案佐证。

本院认为:

《中华人民共和国行政诉讼法》第三十四条第一款规定,被告对作出的行政行为负有举证责任,应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。

商标法第十一条规定:“下列标志不得作为商标注册:(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的；(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；(三)其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。”

本案审理的焦点为诉争商标是否属于商标法第十一条第一款第(三)项规定的情形,不得作为商标注册。

商标评审委员会主张“p0werp0int”经过长期使用,相关公众将其与幻灯片演示文稿相对应,属于软件商品上约定俗成的通用名称,并以此为基础主张诉争商标使用在计算机服务上是缺乏显著性的。

约定俗成的通用名称一般应当以全国范围内的相关公众通常认知为判断标准。商标法之所以规定商品的通用名称不得作为商标注册,一方面因为通用名称反映了商品的属性,无法起到识别商品来源的作用；另一方面,若由某一特定主体将通用名称注册商标获得专用权,将会造成公共资源被垄断、同行业其他经营者利益受到损害的后果。根据已经查明的事实,1999年,微软公司在第9类计算机软件等商品上申请注册了“P0WERPOINT”商标,该商标于2000年被商标局核准注册,目前仍处于有效状态。可见“p0werp0int”至少在2000年尚不构成演示文稿软件的通用名称。2000年至今,虽然相关公众对于“p0werp0int”演示文稿软件的知晓程度越来越高,但并未切断“p0werp0int”在演示文稿软件商品上与微软公司的唯一对应关系,使其进入公有领域,相反地,二者之间的联系更为紧密。同时,并无证据表明同行业其他经营者将“p0werp0int”作为商品名称或者软件格式进行使用。目前相关商品上存在“KEYN0TE”、“SLIDE”、“WPS”等不同的注册商标。因此在商标评审委员会未能举证的情况下,本院对其提出的“p0werp0int”在演示文稿软件商品上为通用名称的主张,不予支持。

本案诉争商标“P0WERP0INT”,在英文中无固定含义,具有独创性,基于在案证据不足以证明“p0werp0int”已经成为软件的通用名称,因此诉争商标指定使用在计算机服务等项目上,能够起到识别服务来源的作用,具有显著特征。商标评审委员会认定诉争商标属于商标法第十一条第一款第(三)项规定的情形,依据不足,应予纠正。

微软公司主张,根据原审判决的相关论述反映出其实际依据的是商标法第十一条第一款第(二)项,变更了被诉决定的法律依据。原审判决中虽然提到了直接描述商品服务特点的商标不得作为商标注册,但是其并未明确改变被诉决定的依据,相反却认为被诉决定审查程序合法,认定事实清楚,适用法律正确。因此微软公司的前述主张依据不足,不予支持。原审判决认定微软公司对“p0werp0int”的使用已使得相关消费者通常会将其作为一种文件格式进行认知,而不会将其作为区分商品或服务来源的标志,依据不足,结论欠妥,本院予以纠正。

鉴于本案结论系部分采纳微软公司在诉讼期间提交的证据所致,因此本案一、二审诉讼费用由微软公司负担。

综上,原审判决认定事实、适用法律均存在错误,本院依法予以纠正。微软公司的部分上诉理由成立,本院对其上诉请求予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第(一)项、第八十九条第一款第(二)项、第三款之规定,判决如下:

一、撤销中华人民共和国北京知识产权法院(2015)京知行初字第4178号行政判决书；

二、撤销中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的[2015]第17530号《关于国际注册第1106756号“P0WERP0INT”商标驳回复审决定书》；

三、中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会针对微软公司就国际注册第1106756号“P0WERP0INT”商标提出的驳回复审请求重新作出驳回复审决定。

一、二审案件受理费各人民币一百元,均由微软公司负担(均已交纳)。

本判决为终审判决。

审判长   潘   伟

审判员   陶   钧

审判员   亓   蕾

二〇一六年十二月二十六日

书记员   郑皓泽

书记员   宋   爽

案例来源：知产宝网站（www.iphouse.cn）