商标燃藜·宁波中院|被许可人超出许可协议约定范围使用注册商标的行为认定

‍

本案为2016年浙江知识产权司法保护典型案例候选案件之一

商标注册人可以通过签订商标使用许可合同许可他人使用其注册商标。如果被许可人超出使用许可合同约定的范围使用注册商标，即使商标权人自己尚未在该类商品上使用该注册商标，但因被诉侵权行为挤占了商标权人开拓未来市场的空间，可能会导致消费者的混淆、误认，损害了注册商标的标识来源、质量保障及广告宣传功能，故仍应认定被许可人超出许可协议约定范围使用注册商标行为构成商标侵权。

——来自浙江高院“知之汇”

浙江省宁波市中级人民法院

民  事  判  决  书

（2016）浙02民终2010号

上诉人（原审被告）：合肥美菱环保设备技术有限公司。住所地XXXX。

法定代表人：王学仁，该公司董事长。

委托代理人：孙健，系上诉人单位员工。

委托代理人：李勇，上海申蕴和律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：合肥美菱股份有限公司。住所地XXXX。

法定代表人：刘体斌，该公司董事长。

委托代理人：胡君超，浙江和义观达律师事务所律师。

上诉人合肥美菱环保设备技术有限公司（以下简称环保公司）为与被上诉人合肥美菱股份有限公司（以下简称美菱股份公司）侵害商标权纠纷一案，不服浙江省慈溪市人民法院（2015）甬慈知初字第169号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年6月23日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

原审认定：美菱股份公司成立于1996年11月18日，现为上市公司，注册资本为柒亿陆仟叁佰柒拾叁万玖仟贰佰零伍元整，系第1085319号“”商标、第1085325号“”商标、第9489514号“”、第674556号“”商标、第1173323号“”商标的权利人，上述商标均在有效期内。第1085319号“”商标、第1085325号“”商标核定使用商品均为第11类：热水器、微波炉、电冰柜、电风扇、电水壶、电炉、煤气灶、气饭锅、电高压锅。第9489514号“”商标核定使用商品为第11类：空气加热器；空气再热器；空气干燥器；空气调节设备；空气调节装置；空气过滤设备；风扇（空气调节）；车辆用空调器；车辆加热器；烟筒风箱（截止）。第674556号“”商标核定使用商品为第11类：空中飞行器用照明装置，电灯，汽车照明设备，摄影泡，电筒袖珍手电，自行车电池灯，汽灯，信号灯，厨房炉灶，烤面包器，电高压锅，气体打火机，电（非电）暖足器，冷冻设备，冷藏箱制冷设备和装置，制冰棒机，冷冻鲜啤酒罐，冰箱除味器，干燥设备，空气调节装置，空调风扇，车辆用空调器，电扇，排气风扇，煤气净化器，电暖器，自动浇水装置，锅炉报警器，暖风扇，燃料和核中和材料加工设备，供水设备，饮水滤器，卫生器械及设备，沐浴器，浴用加热器，空气洁净器，磁力磁化器，浴缸。第1173323号“”商标核定使用商标为第11类：冷冻设备；电冰箱；空调器；电冰柜；热水器；电风扇；电水壶；取暖器；脱排油烟机。“美菱”商标于1997年被国家工商行政管理局商标局认定为驰名商标。

2014年5月21日，慈溪市市场监督管理局（以下简称市监局）依法对双富公司经营场所进行检查，发现双富公司生产的标“”商标、型号为ML1202的冷风扇1 279台，标“”商标、型号为ML1203的冷风扇1 320台，标“美菱”文字、型号为LG15-A的冷风扇342台，标“”商标、 型号为MLTY-03电暖器（小太阳）1 300台，标“美菱·雅典娜”文字、型号为DA07的电暖器（小太阳）1 710台。市监局查明以下事实：2012年2月20日，双富公司与环保公司订立生产“ML1201、ML1202、ML1203、ML1205、ML1206”五个型号冷风扇的《OEM产品供货合同书》授权期限为2012年2月20日至2013年2月19日。上述五个型号的产品及包装上标注有“”商标。2012年2月25日，环保公司向双富公司下了《OEM产品采购单》，采购“ML1201、ML1202、ML1203、ML1205、ML1206”五个型号各1 000台，单价分别为168元、200元、235元、230元、265元，总价1 098000元，该订单已全部完成。2012年3月29日，环保公司又向双富公司下单采购ML1201型号2 000台、ML1202型号3 000台、ML1203型号2 000台、ML1205型号3 000台、ML1206型号3 000台，单价同上，总价2 891 000元，该订单完成了一半，即双富公司生产ML1201型号1 000台、ML1202型号1 500台、ML1203型号1 320台、ML1205型号1 500台、ML1206型号1 500台，其中销售给环保公司ML1201型号1 000台、ML1202型号221台、ML1205型号1 500台、ML1206型号1 500台，销售单价分别为168元、200元、230元、265元，剩余ML1202型号1 279台、ML1203型号1320台被市监局依法查封，库存被查封的ML1202、ML1203的生产日期是2012年4月-6月。2012年1月1日，双富公司与环保公司订立生产“MLTY-03”、“MLTY-05(DA07)”两个型号电暖器（小太阳）及LG15-A型号冷风扇产品的定牌加工协议，协议期限自2012年1月1日至2013年12月31日。其中MLTY-03型号产品及包装上标有“”商标，MLTY-05(DA07)型号产品上标有“美菱·雅美娜”（突出美菱），包装上标有“美菱环保雅美娜”（突出美菱环保），LG15-A型号冷风扇上标有“”商标，包装上标有“美菱”文字。2012年8月23日，环保公司向双富公司下生产MLTY-03、MLTY-05两个型号各2000台数量的《OEM产品采购单》，双富公司实际生产销售情况是：MLTY-03型号生产了2 000台，销售了700台，销售价格是70元/台，MLTY-05型号生产了1 710台，没有销售过，采购单中销售价格是76元/台。其中MLTY-03电暖器（小太阳）1 300台、MLTY-05电暖器(小太阳)1710台被市监局查封，生产日期分别是2013年10月、2012年10月。2013年4月，双富公司生产LG15-A型号的“美菱”雅美娜冷风扇500台，价格是175元/台，158台已销售给环保公司，其余342台被市监局依法查封。以上共涉嫌商标侵权的违法经营额2 976 160元，其中销售额2 129 350元，库存产品按合同销售价为846 810元，利润84 684元。市监局认为双富公司未经“美菱”、“” 、“”注册人美菱股份公司许可，擅自在相同或近似的商品冷风扇、电暖器（小太阳）上使用与其注册商标相同或者近似的“”、“ ”、“美菱”商标的行为已构成了《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）、（二）项之规定，属侵害他人注册商标专用权的行为，于2015年5月6日作出慈市监处[2015]510号行政处罚决定书，责令双富公司立即停止侵权行为，并处罚款85 000元。

另查明，环保公司成立于2007年8月17日，注册资本750万元，2007年8月6日的环保公司章程中确定经营范围为：空气加湿器、空气除湿器、空气净化器、制氧机、反渗透纯水机、水处理产品、塑料加工的研发、制造与销售。2008年4月21日的环保公司股东会决议将经营范围变更为：加湿器、除湿器、净化器、制氧机、ROC反渗透产品、饮水机、果蔬解毒清洗机、热泵、壁挂炉、足浴盆、吸尘器、挂烫机、酸奶机、电压力锅、电饼铛、电水壶、电器配件、安防电器、电工电料照明、家用电器、小家电的研发、加工、制造、销售。合肥美菱集团控股有限公司（以下简称集团公司）原系环保公司的股东之一，后于2010年4月19日将其股份转让给合肥兴泰控股集团有限公司（以下简称兴泰公司）。

2002年12月30日，美菱股份公司与集团公司签订商标使用许可合同一份，约定美菱股份公司将使用在第11类电吹风、脱排油烟机商品上的第582313号图形商标许可集团公司使用在相同商品上，许可使用的期限自2002年1月1日起至2012年2月8日止。2003年1月16日，双方又签订了商标使用许可补充协议一份，约定双方就第11类包括第1085319号、第1085325号、第674556号、第1173323号商标在内的共9个商标的使用许可已达成协议，美菱股份公司承诺在上述商品商标注册期满，得以续展至2032年12月31日，并继续许可集团公司使用。

2010年3月25日，美菱股份公司与兴泰公司签订产权转让合同一份，约定兴泰公司将集团公司剥离部分资产负债后的100%国有产权转让给美菱股份公司。合同第三条乙方的声明、保证和承诺第（二）项第7目规定，受让后新体继续履行转让标的企业对外签订的协议。

2007年12月21日，集团公司与环保公司签订商标使用权许可协议书一份，约定：集团公司许可环保公司在环保公司自身生产和销售的商品上使用集团公司的商标及标识，协议所指商品为：加湿器，除湿器，制氧机，空气净化器，ROC反渗透产品、果蔬解毒清洗机、护眼灯；集团公司授权环保公司许可使用的商标及标识，环保公司不得以任何形式许可第三方使用；集团公司许可环保公司使用的商标及标识仅限于协议约定的商品，前述商品系环保公司有权生产、销售的产品；许可期限自协议生效之日起5年止，期满后根据需要双方另行协商确定；环保公司保证仅按该协议的规定使用被集体公司许可使用的商标。2011年8月12日，集团公司向合肥仲裁委员会提交仲裁申请，请求依法确认集团公司与环保公司签订的《商标使用权许可协议书》解除等，后合肥仲裁委员会认定双方订立的合同履行期限届满，难以继续达成新的合作意向，合同依约终止。

2012年期间，环保公司与双富公司签订OEM产品供货合同书两份，约定：环保公司委托双富公司生产“美菱”牌空调扇、电暖器（小太阳）等产品；双富公司不得私自销售、处理环保公司的产品；两份合同的期限分别为2012年2月20日至2013年2月19日、2012年9月6日至2013年9月5日。

原审法院认为该案的争议焦点为：一、环保公司是否有权在冷风扇、电暖器上使用美菱商标，即环保公司商标侵权行为是否成立？

根据美菱股份公司第1085319号、第1085325号、第9489514号、第674556号、第1173323号商标注册证可以看出，其系上述商标的权利人。尽管集团公司曾与环保公司签署《商标使用权许可协议书》，但根据该协议书的约定，环保公司被许可使用的产品范围并不包括空调扇（冷风扇）及电暖器，且约定集团公司许可环保公司使用的商标及标识仅限于协议约定的商品，即加湿器，除湿器，制氧机，空气净化器，ROC反渗透产品、果蔬解毒清洗机、护眼灯。环保公司辩称其有权在除了空调、冰箱、洗衣机三大类外的产品上使用美菱商标，该权利是与生俱来的，但所举证据不足以证明，对环保公司的辩称不予采纳。

根据《类似商品与服务区分表》及相关法律规定，商品分类是按照其功能、用途进行分类，冷风扇的主要功能是调整温度、通风、换气，是空气调节装置的一种；此外，根据《OEM产品供货合同书》约定可知，被告生产的产品就是“空调扇”。由此，就第1085319号商标、第1085325号商标而言，冷风扇与上述两个商标核定使用的电风扇为类似商品；就第674556号商标而言，冷风扇与该商标核定使用的空调风扇为同一种商品；就第9489514号商标而言，冷风扇与该商标核定使用的空气调节装置、空气调节设备、风扇（空气调节）为类似商品。就第674556号商标而言，电暖器与该商标核定使用的电暖器为同一种商品；就第1173323号商标而言，电暖器与该商标核定使用的取暖器为类似商品。环保公司在冷风扇产品及包装上使用的“”的标识与美菱股份公司第9489514号“”商标相比，与其中的三个构成要素完全一致，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与美菱股份公司注册商标的商品有特定的联系，构成近似，容易导致混淆；在冷风扇产品上使用的“”标识，系美菱股份公司第1085319号、第674556号“”商标与第1085325号“”商标的组合，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与美菱股份公司注册商标的商品有特定的联系，与第1085319号、第674556号、第1085325号商标构成近似，容易导致混淆；在冷风扇包装上使用的“美菱”字样，与美菱股份公司第1085325号“”商标相比，视觉上基本无差别，构成相同。在电暖器产品上使用的“美菱·雅美娜”标识，突出使用了“美菱”字样，该标识与美菱股份公司第1173323号“”商标从音、形、义比较，少了“雅美娜”三字，由于“美菱”商标经美菱股份多年的使用，具有较高的显著性和知名度，二者也构成近似，以相关公众的一般注意力为标准，极易使相关公众对商品来源产生混淆和误认；在电暖器产品及包装上使用“”标识，使用了美菱股份公司第674556号“”商标与第1173323号“”商标作为该标识的组成部分，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与美菱股份公司注册商标的商品有特定的联系，与第674556号、第1173323号商标构成近似，容易导致混淆。环保公司未经美菱股份公司许可，在同一种商品上使用与美菱股份公司注册商标近似的商标，及在类似商品上使用与美菱股份公司注册商标相同、近似的商标，容易导致混淆，并进行销售，均属侵害注册商标专用权的行为，环保公司应承担停止侵权、赔偿损失等法律责任。

二、若环保公司侵权成立，其应如何承担相应的民事责任？

根据如上阐述，环保公司侵权行为成立，美菱股份公司要求其停止侵权、赔偿经济损失的诉请合理合法，予以支持。环保公司出具单方说明表示其仓库内的涉案美菱产品已全部拆解处理，但未提供相应证据，且美菱股份公司也不予认可，故仍应承担停止侵权的法律责任。关于本案的赔偿数额，美菱股份公司主张以环保公司获利金额的25%来计算赔偿数额，无法律依据，且美菱股份公司所举证据也无法证明环保公司的全部获利情况，故对该主张，不予采纳。环保公司未提供相关的账簿、资料等证明其侵权所得利益，美菱股份公司也无其他证据证明其因被侵权所受到的实际损失，涉案注册商标又无相关证明其许可使用费，根据法律规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。综上，综合考虑环保公司侵权行为的性质、期间、后果，美菱股份公司商标的知名度、使用时间，双方的企业背景等因素，酌定环保公司因其侵害美菱股份公司商标权行为赔偿其经济损失400 000元公司。另环保公司辩称美菱股份公司起诉已超过诉讼时效，因环保公司并未提供证据证明美菱股份公司从知道或应当知道权利被侵害距离起诉之日已超过二年，故对环保公司的辩称，不予采纳。

据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（一）项、第（七）项，《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项、第（三）项，第六十三条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条，第十二条，第十六条第一款、第二款，第十七条，第二十一条第一款之规定，判决如下：

一、环保公司立即停止侵害美菱股份公司第1085319号、第1085325号、第9489514号、第674556号、第1173323号注册商标专用权的行为；

二、环保公司于判决生效之日起七日内赔偿美菱股份公司损失人民币400 000元（已包括美菱股份公司为制止侵权行为所支付的合理开支）；

三、驳回美菱股份公司的其余诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。本案案件受理费13 800元，由美菱股份公司负担5 000元，环保公司负担8 800元。

宣判后，环保公司不服，向本院提起上诉称：1、从环保公司设立背景、环保公司与集团公司签订的《商标使用权许可协议书》的目的及实际履行情况可以认定环保公司享有使用美菱商标的权利。虽然环保公司与集团公司签订的《商标使用权许可协议书》中约定了授权商品种类及约定可使用的商标及标识仅限于协议约定的商品，但实际履行中，环保公司进行产品调整，如在电饼铛上使用“美菱”商标，美菱集团从未予以阻止，环保公司与集团公司在履行商标使用许可协议的过程中，系以实际履行变更了协议。故环保公司有权在涉案产品上使用美菱商标。原审认定冷风扇是空气调节装置系错误，冷风扇本质上属空气加湿器。属集团公司商标许可使用范围，不构成侵权。2、由于美菱股份公司并未生产过美菱空调扇、电暖器，环保公司即使利用美菱商标生产、销售涉案产品也不可能影响美菱股份公司主业产品冰箱、洗衣机的销售业绩，美菱股份公司并未发生实际损失，反而由于环保公司的使用提高了美誉度和知名度。原审法院不应当支持其赔偿损失的主张。3、集团公司授权协议明确约定，销售额1000万元以下的，商标使用费为15万。超过1000万元，按销售额的1.5%交商标使用费。本案只有2012年2月20日双富公司与环保公司签订的《OEM产品供货合同书》和2012年2月25日签订的《OEM产品采购单》是真实的，其他合同都是后补的，故总价也就100多万元。原审判决赔偿400000元，于法无据。4、美菱股份公司在2012年就举报过商标侵权，工商部门没认定侵权。故本案诉讼已过时效。对于商标侵权的案件，美菱股份公司在安徽等地已经诉讼过，本案的处理违反一事不再理的原则。

被上诉人美菱股份公司答辩称：1、集团公司与环保公司是不同的法人主体，不能认为其曾经是关联公司，就有权使用集团公司的所有商标。双方应该按照商标授权合同的约定来使用商标。环保公司认为其在电饼铛上使用“美菱”商标的行为系集团公司明知其针对授权的产品进行了调整，从而推定其有权在涉案冷风扇、取暖器产品上使用“美菱”商标，是不能成立的。况且环保公司也无法证明其在电饼铛上使用了“美菱”商标。2、制成品按照其功能、用途进行分类，这是商品分类的基本原则。蒸发式冷风扇是利用一种水的蒸发吸热原理，以强制的风力通过加湿过滤材料，而使其温度降低，相对湿度增加，从而实现空气调节功能的器具。其功能主要是调整温度、通风、换气，这与风扇功能类似。环保公司与双富公司签订的《OEM产品供货合同书》约定生产的也是空调扇，是一个产品的不同称谓。而加湿器是用来增加空气相对湿度的器具，国家对蒸发式冷风扇和加湿器两个产品均制定了具体的国家标准，并且明确定义了各自的功能，也足以证明两者并非同一产品。冷风扇不属于商标许可使用范围的产品。故构成侵权。2、美菱股份公司在2012年前投诉的是针对环保公司使用的“”商标的侵权行为，而非本案主要涉及的“”“”两款商标。从美菱股份公司向慈溪市市场监管局投诉及相关查处情况看，本案所涉的商标侵权行为在2014年时仍然存在。故本案未过诉讼时效。环保公司没有证据证明本案所涉侵权行为已经其他诉讼程序处理，故不存在一事再理的情况。美菱股份公司通过举报，公告、仲裁等多种方式向环保公司明确提出了停止侵权的要求，但其仍然侵权，主观恶性明显，因此必须承担惩罚性赔偿责任。根据慈溪市市场监督管理局查处材料，环保公司实际侵权金额达到400多万元，原审判决赔偿数额并无不妥。请求二审法院驳回上诉，维持原判。

环保公司在二审中向本院提交了证据一、合肥市工商局于2012年3月20日下发的合工商（2012）33号文件《关于集中开展保护“美菱”注册商标专用权执法行动的通知》，该证据证明：美菱股份公司在2013年3月20日之前已知晓环保公司在空调扇产品上使用“美菱”注册商标并进行举报，后工商行政部门做撤案处理。美菱股份公司直至2015年8月才起诉，已超过诉讼时效。证据二、证人郑立慧的证言，证明其在任美菱股份公司法务部负责人期间举报打假材料中包含了空调扇的事实，与证据一互相印证。证据三、环保公司出售的冷风扇，用于证明冷风扇与加湿器在结构、部件、性能均相同，唯名称不同，涉案冷风扇本质上是加湿器，故环保公司有权使用。证据四、淘宝网下载的页面，证明“空调扇”与加湿器属同种商品。

美菱股份公司对环保公司的质证意见如下：对2012年3月20日下发的合工商（2012）33号文件《关于集中开展保护“美菱”注册商标专用权执法行动的通知》的真实性没有异议，但只能说明美菱股份公司对2012年3月20日之前的侵权行为进行举报，文件中举报的涉及环保公司的是使用“”的行为，并非本案所涉的行为。环保公司也没有证据证明工商行政部门对美菱股份公司的举报做了撤案处理。环保公司也没有证据证明当时举报的内容包含了本案所涉的侵权行为。对证据二的真实性、合法性有异议，没有材料证明举报的内容包括本案所涉的侵权行为。本案所涉的侵权行为从合同、采购单、发票看，是一个持续的侵权行为，并未过诉讼时效。证据三、冷风扇的功能主要是调整温度、通风、换气，消费者一般在夏天购买较多，加湿器一般用于湿润空气的要求，如干燥的环境，一般冬季购买的消费者多。消费者对产品的定位是看其主要功能，而并非附带功能。正是因为根据消费者的需求及心理，环保公司将此款产品称作冷风扇或空调扇，而未称作加湿器，主要是根据不同的功能吸引不同的消费者。证据四、从内容上来看，根本无法证明环保公司生产的“空调扇”就是加湿器。

本院认证如下：美菱股份公司对2012年3月20日下发的合工商（2012）33号文件《关于集中开展保护“美菱”注册商标专用权执法行动的通知》的真实性没有异议，对其真实性予以确认。该文件说明美菱股份公司对2012年3月20日之前的侵权行为进行举报，文件中举报的涉及环保公司的是使用“”商标的行为，并非本案所涉的行为。环保公司没有确切证据证明当时的举报包含了本案所涉的内容。故环保公司无法用此文件证明本案已过诉讼时效。故对证据一本院不予采信。美菱股份公司对证据二的真实性、合法性、关联性有异议，认为没有材料证明举报的内容包括本案所涉的侵权行为。本院认为证据二属证人证言，且未当庭作证，真实性也无法核实，单凭此证据无法证明当时举报的内容包括本案所涉的侵权行为。故对证据二，本院不予采信。证据三、环保公司生产的冷风扇实物上显示。其功能键为开关、风速（高中低）、模式（睡眠风、自然风、正常风）、定时、冷风、负离子、摆页等，并无湿度功能的显示，故其功能主要是调整温度、通风、换气，生产者对产品定位的主要是功能调整温度、通风、换气，而并非加湿。环保公司在将此款产品包装上称作冷风扇，而未称作加湿器。故证据三无法证明冷风扇就是加湿器。证据四、从内容上来看，根本无法证明环保公司生产的“空调扇”就是加湿器。故对证据四本院不予采信。

美菱股份公司提供商标许可协议书和安徽省高级人民法院（2012）皖民三终字第00020号民事调解书。用于证明对于涉案的商标美菱股份公司是许可给案外人合肥美菱小家电使用，也包括风扇、电暖器、取暖器等。说明美菱股份公司是在使用所涉的风扇、电暖器的商标。环保公司对此证据真实性没有异议，但认为其使用的是加湿器的商标，其属有权使用，故此证据与本案没有关联性。

本院对于此证据与本案所涉的环保公司行为是否构成侵权问题的关联性，待下文详述。

在二审庭审中，环保公司认为只有2012年2月20日双富公司与环保公司签订的《OEM产品供货合同书》和2012年2月25日签订的《OEM产品采购单》是真实的，所涉总价也只有1098000元。其他订单和协议和采购单是双富公司为了应对工商查处，表明是取得环保公司授权，要求环保公司与其后补的，事实上没有真实的合同关系。故对其他订单及销售、查封等情况表示异议，对原审认定的有关美菱股份公司企业及商标的权属情况表示没有异议。对2013年4月，双富公司生产LG15-A型号的“美菱”雅美娜冷风扇数量，价格及销售和查封情况也未表异议。美菱股份公司对原审认定的2012年3月29日的订单只完成了一半表示异议，认为2012年3月的订单，到2014年5月被查处，不可能只完成一半，应为全部完成，故违法经营额应为400多万元。对原审认定的其他事实美菱股份公司表示没有异议。对双方都无异议的事实本院予以确认。本院认为环保公司对其与双富公司签订的所谓后补的订单、协议和采购单真实性没有异议，首先环保公司没有证据证明是后补的，其次即便是后补的也是环保公司对其与双富公司签订订单、协议和采购单等民事行为的确认。故对原认定的双方2012年3月29日的采购单、2012年1月1日的定牌加工协议、2012年8月23日《OEM产品采购单》等予以确认。美菱股份公司根据原审法院开具的调查令向市监局调取的行政处罚决定书证明了合同的履行、采购、查处情况及违法经营额、销售额及库存额和利润额等相关情况。美菱股份公司认为2012年3月29日订单已全部完成，故违法经营额应为400多万元，但未提供确切证据，其又未上诉，本院不予采信。故对原审认定的事实本院予以确认。

本案的争议焦点：一、环保公司是否有权在冷风扇、电暖器使用涉案美菱商标，即是否构成商标侵权？二、本案美菱股份公司的诉讼请求是否已过诉讼时效及违反一事不再理的原则？三、环保公司是否须要承担赔偿责任及赔偿数额是否合理。

本院认为：

一、根据美菱股份公司第1085319号、第1085325号、第9489514号、第674556号、第1173323号商标注册证可以看出，美菱股份公司系上述商标的权利人。集团公司与环保公司是不同的法人主体，不能认为其曾经是关联公司，就有权使用集团公司的其他商标。双方应该按照商标授权合同的约定来使用商标。尽管集团公司曾与环保公司签署过《商标使用权许可协议书》，但根据该协议书的约定，环保公司被许可使用的产品范围并不包括空调扇（冷风扇）及电暖器，且约定集团公司许可环保公司使用的商标及标识仅限于协议约定的商品，即加湿器等。环保公司认为其有权在除了空调、冰箱、洗衣机三大类外的产品上使用美菱商标，认为其使用集团公司商标的权利是与生俱来的，于法无据。制成品按照其功能、用途进行分类，这是商品分类的基本原则。环保公司生产的冷风扇实物上显示：其功能键为开关、风速（高中低）、模式（睡眠风、自然风、正常风）、定时、冷风、负离子、摆页等，并无湿度功能的显示，且环保公司在将此款产品包装上称作冷风扇，而未称作加湿器。且加湿器和冷风扇主要功能上的不同吸引的消费群体也大不相同。环保公司以冷风扇本质属加湿器，属被许可商标有权使用的商品范围的理由不能成立，本院不予采信。故原审法院关于环保公司侵害了美菱股份公司商标权的认定并无不妥。

二、美菱股份公司在2012年前投诉的是针对环保公司使用的 “”商标的侵权行为，而非本案主要涉及的“”“”等几款商标。从美菱股份公司向慈溪市市场监管局投诉及相关查处情况看，本案所涉的商标侵权行为在2014年时仍然存在，属持续侵权的行为，故本案未过诉讼时效。环保公司认为本案已过诉讼时效，与事实不符。环保公司未提供确切证据证明本案所涉侵权行为已经过另案诉讼程序处理，故对其关于原审法院受理本案违反一事不再理原则的主张不予支持。

三、商标的许可使用本身就是一种商标的使用行为，美菱股份公司提供商标许可协议书和安徽省高级人民法院（2012）皖民三终字第00020号民事调解书，证明对于涉案的商标美菱股份公司是许可给案外人合肥美菱小家电使用，也包括风扇、电暖器等。这说明美菱股份公司是在使用所涉的商标。环保公司认为美菱股份公司未使用涉案商标，环保公司不应赔偿的请求，于法不符，本院不予支持。

四、综合考虑环保公司侵权行为性质、持续侵权的期间、后果、美菱股份公司商标的知名度、使用时间及美菱股份公司曾通过仲裁等方式向环保公司明确提出过停止侵权的要求等情况，原审法院确定400000元的法定赔偿额，基本合理。环保公司认为赔偿额过高，即使侵权成立，也只能按正常许可使用费额度支付于法无据，本院难以支持。原审法院认定事实清楚、适用法律正确。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费13 800元，由上诉人合肥美菱环保设备技术有限公司承担。

本判决为终审判决。

审    判    长      朱 代 红

代理审判员      祝      芳

代理审判员      马      宁

二〇一六年八月二十四日

代 书 记 员     郑      嘉

案例来源：知产宝网站（www.iphouse.cn）