实务中，有时审查员会在新创性的评判中引用外观设计专利文件，基于图片或照片的记载，认定“公开了相同的结构”、“相同的结构必然能够起到相同的作用、解决相同的技术问题、达到相同的技术效果”，进而认定存在相关的技术启示，否定发明的创造性。
对此，笔者认为这种做法欠妥。
首先，外观设计专利文件的主要公开内容在于其图片或照片，其不确定性较高，影响因素也较多，很难“直接地、毫无疑义地确定”其是否公开了某一技术特征。
其次，根据专利法的规定，外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。也就是说，外观设计仅仅是一种“富有美感并适于工业应用的新设计”，即便根据其简要说明以及图片、照片等的记载能够直接地、毫无疑义地确定其公开了某一特征，但在没有具体的文字记载等的情况下，无法根据图片、照片等的记载确定其作用、效果，自然也就谈不上“存在技术启示”。
对此，可以参考最高人民法院在（2020）最高法知行终188号判决中做出的认定。
在针对申请号为200980158243.5的发明专利提出的无效宣告请求中，无效宣告请求人主张涉案专利的权利要求1相对于对比文件1（CN101380158A号中国发明专利申请公布说明书）和对比文件2（设计号为000987839-0001的欧洲外观设计文件）的结合不具备创造性。
涉案专利的权利要求1如下：
一种旁开扣，其特征在于，
该旁开扣具有插塞（10）和供该插塞（10）插入卡合的插座（20），
上述插塞（10）具有基部（11）和卡合部（14），该基部（11）具有插塞侧带安装部（19）及一对腿部（12）；该卡合部（14）分别形成在上述腿部（12）上；
上述插座（20）具有主体（21）、收容空间（23）和被卡合部（24），该主体（21）具有插座侧带安装部（29）及插入口（22）；该收容空间（23）形成在上述主体（21）内，能够收容从上述插入口（22）插入的上述腿部（12）；该被卡合部（24）形成在上述主体（21）上，能够与上述卡合部（14）相卡合；
上述主体（21）在其正侧即背侧的至少任意一侧具有沿上述腿部（12）的插入方向连续的凹凸形状（26），上述凹凸形状（26）是形成在上述主体（21）的外表面上的凹条线（26A）和沿着上述凹条线（26A）形成在上述主体（21）的内表面上的凹条线（26B）。
无效宣告请求人引用了CN101380158A（下称对比文件1）作为最接近的现有技术，在无效程序中，双方同意涉案专利的权利要求1要求保护的技术方案相对于对比文件1的区别技术特征在于“主体（21）在其正侧及背侧的至少任意一侧具有沿上述腿部（12）的插入方向连续的凹凸形状（26），上述凹凸形状（26）是形成在上述主体（21）的外表面上的凹条线（26A）和沿着上述凹条线（26A）形成在上述主体（21）的内表面上的凸条线（26B）”。
对比文件1之图1
针对上述区别技术特征，请求人引用了一篇欧洲外观设计专利（下称对比文件2），其带扣入口处的视图如下所示。
请求人主张：
（一）根据对比文件2可以直接地、毫无疑问地确定，该带扣的正侧设有沿着插入方向的连续的凹凸形状、凹条线和凸条线。
（二）外观设计专利的图片或照片通常能够在一定程度上反映出产品外部结构等技术要素。因此，在对比文件2公开了该专利的区别技术特征时，其显然为本领域中的一个可以进行选择的外观设计选项，本领域技术人员通过改变对比文件1的外观设计，就能够轻易获得本专利。……对于本领域技术人员来说，在对比文件2公开其具体结构的基础上，其可以获得的技术效果显然是可以直接地，毫无疑问地推导出来的……
在涉案专利被宣告无效后，专利权人提出了行政诉讼。
最终，最高人民法院在（2020）最高法知行终188号判决中认定：
（涉案专利）说明书明确记载了借助形成在主体上的凹凸形状能够确保刚性、防止因正背方向上的压迫而变形，相应地能够使插座的厚度变薄，减少合成树脂材料的使用量，以及对腿部进行引导等技术效果。……关于对比文件2及公知常识是否给出将区别特征应用于最接近的现有技术，从而解决发明实际解决的技术问题的技术启示。首先，作为对比文件的现有技术公开的内容应当是本领域技术人员能直接地、毫无疑义地确定的内容，根据对比文件2的图片示出的内容，凸条线下方有一条直线，其有可能表示上表面的内侧面，该种情形下凸条线并非位于内表面上，也不能与凹条线形成凹凸结构。因此，根据对比文件2的图片并不能确定凸条线是否在内表面上及是否形成凹凸结构。从对比文件2中亦无法得出凹凸形状沿着插入件的插入方向连续形成的结论。……其次，基于本专利实际解决的技术问题，应当考虑现有技术是否给出了用凹凸形状解决防止因正背方向上的压迫而变形等技术问题的启示，而对比文件2为外观设计专利文件，并没有公开相应结构的作用，故对比文件2即使公开了相同的形状，其亦不能给出用该结构解决相应技术问题的技术启示。
从最高院的上述判决可见，关于公开内容和技术启示的判断，最高人民法院也持较为谨慎的观点，认为：在没有明确记载的情况下，即便外观设计专利文件中公开了相应的结构，也不能简单地判定为给出了相应的技术启示。这也恰恰与审查指南中“不得随意将对比文件的内容扩大或缩小”的规定相一致。
