↑ ↑ ↑ 点击上方蓝字来关注我们
▎
Global IP Update 文｜达拉斯小牛律师
序：
G君和达拉斯小牛律师不算相熟，只是久仰其大名。听闻小牛律师不但在美国知识产权和商业法方面业务精深，而且为人幽默行文有趣，今有幸被独家授权转发大作，邀小伙伴们共赏。
美国专利运营之奇门遁甲术-与印第安人部落共舞
（因此文是小牛律师即兴之作，为阅读方便G君对部分文字稍有调整）
在美帝打了十年专利官司最大的体会就是
法律一直在变
。因为美国是个先例法国家，法院
一个案子的判决就有可能颠倒乾坤
。不仅法律在变，挨批（IP)诉讼律师的策略也一直在变（或者可以说是一直在创新？）。其中不乏一些让人拍案惊奇的做法，
最新的创举就是
前两天美国医药公司巨头Allergan决定和一个叫 Saint Regis Mohawk的
印第安人部落合作
的新闻。合作的目的是想
利用美国宪法里赋予印第安人部落的主权豁免权（sovereign immunity）来避免专利被无效掉。
这个合作模式简单的来说：就是把Allergan开发的一种流行药的相关专利
转让给这个印第安人部落
。公司作为独占许可方来继续行使几乎所有的权利
。但是侵权者根据最新的判例却
无法在专利商标局挑战这些专利的有效性
。
特别是
可以避免在专利局遇到Inter Partes Review(IPR)无效程序的挑战。
因为印第安人部落和各个州政府一样享有美国宪法十一修正案下的
主权豁免权
，也就是不能
被别的州的个人或机构在联邦法的范围内被告
。
宪法第十一修正案的原文
如此：
"The Judicial power of the United States shall not be construed to extend to any suit in law or equity, commenced or prosecuted against one of the United States by Citizens of another State or by Citizens or Subjects of any Foreign State."
作为
主权政体
，州政府和印第安人部落在很多情况下是不能被起诉的，设立这个司法豁免权的
初衷是让加入美联邦的各个州政府免受别州人民诉讼的骚扰和尴尬
。除非是该主权政体自愿放弃这个主权豁免权（至于印第安人部落为什么也享有这个特权是历史故事暂且不表）。
用主权豁免的理由来避免专利被无效应该是
第一次被这样使用
。
起因是我前老板律所代理的佛罗里达大学的一个案子。开始是个违约案件，医药大厂
Covidien违约没付专利许可费
，佛罗里达大学在州法院告违约（请注意
并没有告专利侵权
），然后Covidien反告不侵权和专利无效，并要求转移到联邦法院。美国自从2011年专利法修改以来新增加的IPR无效程序威力巨大，在所有被专利局接受（IPR还有个接收立案的门槛）而且有判决的案子里，成功率差不多有70-80%左右（比例目前在下降）。
这个IPR程序被戏称为美国专利局的最佳环保发明
，从交钱颁发专利，然后又回炉到专利局通过IPR基本无效掉，真正实现了部分美国专利的零排放，相当的环保。也是专利权人目前最有意见的一个程序。
结果在被IPR无效的时候，佛罗里达大学对专利局说我们有主权豁免，Covidien不可以无效我们的专利。我们也没有放弃这个豁免权，因为
佛罗里达大学之前并没有提前专利侵权诉讼
（这里需要说明的是：佛罗里达大学是公立大学，它作为
州政府的一个延伸分支机构，只要满足一定条件就可以享有主权豁免
，这些条件包括资金来源、州政府对其具有多大的控制权等等。另外，如果佛罗里达大学在前主动发起了专利侵权诉讼，一般就被认为已经
放弃了主权豁免权）。
专利局的行政法官合议庭琢磨了半天，虽然以前没听过这个套路，但是从法律上来讲确实有道理，毅然判定
这个主权豁免权在IPR程序同样适用 （Covidien LP v. University of Florida Research Foundation Inc., IPR2016-01274, 01275 & -01276）
。这个案子目前在上诉，但是专门管专利案件上诉的联邦上诉法院
目前打回来
要求解释为什么这个要他们来判，因为貌似这个不是个专利法的问题啊？所以目前这个判决应该是没有问题的。
也就是说，目前，享有主权豁免者拥有的专利
不可以
通过IPR来无效。
那这样的专利岂不是
刀枪不入
了么？很神奇的感觉有木有？
自从有了貌似刀枪不入的专利之后，就有了前天的这个新闻，
Allergan和印第安人部落合作的目的
显然是要保护它的专利的有效性，一个
有有效专利保护的畅销药在美国的利润一般
以亿为基本计量单位
的。
我是今天写这篇文章的时候才注意到代表那个印第安人部落和Allergan联系的居然是我的前老板。不过也不奇怪，我前老板虽然经常自嘲他的技术背景（做专利的一般以前是学技术出身的）是political science，但他做人非常聪明，商业头脑非常发达。作为佛罗里达大学的代理律师，能想出这样的主意实不意外。既然是友军我就不做个人评论了。只是纯粹从法律上简单说一下。
Allergan这个交易具体条件是一次性付给印第安人部落1375万美金（请注意是
印第安人部落收购这批专利，但是出钱的是卖方Allergan！
）
，然后
每年部落还会收到最高1千5百万美金的许可费
。
美国印第安人部落因为历史原因普遍财务状况不佳，联邦政府就立法允许在他们的保留地设立赌场创收，但是设立赌场毕竟不是个很正统的生意。
现在有了这个合作之后，印第安人也可以骑着马，
带着弓箭玩高大上的知识产权运营了
