【实务】职务发明奖酬义务主体研究

职务发明奖酬义务主体研究

作者：刘强，中南大学法学院教授，湖南省法学会民商法学研究会常务理事兼副秘书长，湖南省知识产权协会理事；彭南勇，中南大学法学院研究人员。

来源：《科技与法律》2016年05期

责编：艺想家

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摘要

职务发明奖酬制度的设置对专利创造有着至关重要的影响，直接调整着企业研发与雇员发明创造的积极性。目前职务发明奖酬制度规定的支付义务主体备受诟病，因此很有必要在立法上对“职务发明奖酬制度”进行重新构造，将职务发明奖酬支付义务主体固定为发明人或者设计人的所属单位。应当在立法条款上明确“发明人所属单位”与“被授予专利权的单位”不一致的情形，从根本上杜绝企业之间的关联交易给发明人权利带来的损害，确保发明人或者设计人与其所属单位之间权利义务的动态平衡，推进我国科技创新事业的发展。

关键词：职务发明奖酬；支付义务主体；被授予专利权的单位；所在单位

一、立法概况及其解读

（一）立法现状

职务发明奖酬制度的目标是为了更进一步地激励发明人发明创造的积极性。职务发明奖酬主要是指发明人基于其职务发明的事实所获得的奖励和报酬，其中所涉及到的利益主体为发明人及负有奖酬支付义务的单位。如何确定职务发明奖酬的支付义务主体，《专利法》对此作出了明确性的规定，并配套《专利法实施细则》形成了一个“主体—数额”的职务发明奖酬支付立法体系。职务发明支付义务主体是基于发明人或者设计人的职务发明而予以其一定奖励、报酬的单位。具体的规定中，《专利法》第16条将支付义务主体设定为“被授予专利权的单位”。因此，现阶段“被授予专利权的单位”为职务发明奖酬的支付义务主体是原则，由其对发明人或者设计人给予奖励且根据其推广应用的范围和取得的经济利益给予合理的报酬。此项规定的本意也是要遵循有偿性的原则，由被申请专利权的单位给予专利发明人或者设计人一定的奖励和报酬。但是，“中央集权”知识产权管理模式之下，发明人所在单位未必就是被授予专利权的单位。发明人所在单位与拥有专利权的单位谁应该成为发明人或者设计人的奖酬义务支付主体存在争议，导致两种截然不同的价值取向。

2015年12月公布的《专利法修订草案（送审稿）》试图解决这一问题，规定在职务发明创造被授予专利权之后由“单位”对发明人或者设计人给予奖励和报酬。将职务发明支付义务主体规定为发明人或者设计人所在单位之上，能够有效地避免企业知识产权“中央集权”管理模式之下出现的对发明人或者设计人权利损害的情形。即“被授予专利权的单位”为第三方受让单位的情形下，发明人或者设计人也可以直接要求与自己有雇佣关系的所属单位支付奖励和报酬。这无疑是对发明人或者设计人权利的有效保护。但是与该草案第6条的“本单位”相比，仅用“单位”不足以唯一地解释为发明人所在单位，使得法律适用存在模糊空间。

值得注意的是，我国现行《促进科技成果转化法》第44条规定，奖酬支付义务主体为科技成果完成单位。即由科技成果完成时发明人所在单位为转化该项科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬。由此可见，该条款直接排除了所属单位与转化主体相分离的问题，在劳动雇佣关系与转化主体出现分离时坚持以雇佣关系为准的原则。但是，该条款存在三个方面的局限。一是该法影响力不及专利法，当事人选择适用的情况较少。二是该法属于一般法，而专利法属于特别法，在适用次序上较为偏后。三是没有考虑到指派发明人的情形。若发明人接受所在单位的指派到其他单位参与研发，并在其他单位完成了科技成果，同时指派单位因为参与研发也取得了研发回报。此时，承担支付发明人奖励和报酬义务的单位是根据该条款确定的科技成果完成时发明人所在的受指派单位，还是由具有雇佣关系的指派单位会存在争议，凸现了该条款所存在的遗漏。

（二）立法解读

对职务发明奖酬“支付义务主体”的讨论必须置于职务发明的大的背景之下。“支付义务主体”产生的根源在于——发明人或者设计人完成的所有权归属本单位的发明贡献。正是由于雇佣劳动关系的存在，基于为完成本单位任务或者是主要利用本单位物质技术条件所完成的发明贡献，发明人或者设计人才能“理所当然”的获得所属单位的奖励与报酬。这也是符合我们的“有偿性、奖励性”的正常逻辑的。

基于“贡献——奖励”的逻辑思维我们来看待一下我们法律规定的支付义务主体——被授予专利权的单位。按照上述分析，发明人或者设计人基于其发明贡献而获得所属单位的奖励和报酬。适用《专利法》第16条的规定，确定由支付义务主体——被授予专利权的单位支付发明人或者设计人职务发明奖酬，可能会在权利移转的情况下与“贡献——奖励”的逻辑相违背。因为被授予专利权的单位与发明人所属单位未必就是一个单位。虽然不排除发明人或者设计人在发明专利授权之前“跳槽”到之后被授予专利权的单位的情形。但是，我们《专利法》中所说的“发明人或者设计人所属单位”即发明人或者设计人完成发明时所在的单位。知识产权“中央集权”管理模式之下，企业内部知识产权的运用、管理和保护水平等都有所提高。但是，我国现行《专利法》规制之下的“支付义务主体制度”是否也能跟上企业的管理模式的变化而最大限度地保障发明人或者设计人的利益再存在疑问。应当考虑到发明人或者设计人所属单位可能在专利申请之前将发明创造转让给其他单位，由其他单位申请专利的情况。此时，在被授予专利权的单位与发明人或者设计人所在单位发生分离的情形下，要求已经支付转让费的单位再次支付发明人职务发明奖酬显然是不合理的也是有难度的。故此，将被授予专利权的单位作为支付义务主体有其症结所在，不能最大限度地保护发明人或者设计人基于职务发明所获得的权益。

二、现实困境

（一）支付义务主体不固定

实践中存在支付义务主体不固定，尤其是支付义务主体并非被授予专利权的单位的情形。按照现行《专利法》第16条对于职务发明奖酬支付义务主体的规定，被授予专利权的单位对发明人或者设计人享有发明奖酬的支付义务。“张伟锋诉3M中国有限公司和3M创新有限公司关于职务发明创造人、设计人奖励、报酬纠纷一案”（以下简称“3M”案）中存在着发明人所属单位与被授予专利权的单位相分离的情况。在这类案件中，被授予专利权的单位并不是发明人所在单位，发明人与前者之间无任何的雇佣关系。此时，是将发明人所在单位或者是被授予专利权的单位作为支付义务主体存在争议。

在“3M案”中，法院认为现行《专利法》第16条的初衷是保护发明人的合法权益，不能因为“中央集权”的知识产权管理模式而损害。虽然“3M中国公司”并非被授予专利权的单位，但基于其为发明人所属单位、与发明人有雇佣关系的事实，理应对发明人的工作发明予以奖励和报酬。故判决“3M中国公司”支付原告职务发明报酬20万，驳回其他诉讼请求。足见法官基于立法本意与现行专利法在选择适用问题上将产生不同的结果。

（二）发明人举证困难

《民事诉讼法》对于民事纠纷采取的是“谁主张、谁举证”的原则，由原告对自己的诉讼请求进行举证。对基于雇佣关系所产生的纠纷，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六条对由单位举证责任的情形做了列举，虽然没有“职务发明奖酬”，但却有列举“劳动报酬”，职务发明奖酬也属于劳动报酬，应该参照适用。因此，在职务发明奖酬纠纷中，也只能得出被告单位负有相应举证责任的结论。为此，《职务发明条例草案》（送审稿）第40条第2款规定，“发明人与单位就职务发明的报酬产生争议的，单位对其自行实施、转让或者许可他人实施该职务发明获得的经济效益，负有举证责任。”该款规定充分考虑到了发明人或者设计人在职务发明奖酬纠纷中的弱势地位，明确规定了单位的举证责任。基于现今职务发明奖酬纠纷举证责任的立法现状可以发现，即使排除企业知识产权“中央集权”管理模式下发明人或者设计人所属单位与被授予专利权的单位相分离的情形，要发明人或者设计人所属单位承担举证责任或者自行举证都是存在一定困难的。

要求发明人或者设计人所属单位承担举证责任或者自行举证尚且如此困难，当出现被授予专利权的单位并非发明人或者设计人所属单位的情形，要求第三方受让单位承担举证责任或者发明人自行举证就更加困难了。在存在第三方受让单位的情形中，现有法律没有任何关于被授予专利权的单位举证责任的规定。在实践当中，因为缺少法律举证责任的强制性规定，被授予专利权的单位也往往是消极懈怠，或者是直接拒绝提供。往往专利的实施情况、所获取的经济利益等数据都是企业的内部信息，企业专利转让以及许可的获利金额也是不对外公开的。此时，要发明人承担举证责任，无疑是职务发明奖酬制度的实质障碍。

（三）关联交易频繁

有必要关注企业之间的关联交易对于职务发明奖酬的负面影响。虽然目前我国还没有对于“关联企业”、“关联交易”的明确法律界定，但确有与之相关的“企业集团”概念的存在。典型的关联交易案件，例如英国沙克斯诉尤尼莱维尔公司案（Shanks v. Unilever PLC & Others），雇主只象征性地给予报酬便取得了专利权或者专利实施许可。为此，针对此类关联交易，英国《专利法》专门规定“雇主因与其有关系的人通过转让、转授、赠授取得基于发明或者由其产生的专利或专利申请而获得或可望获得利益，则利益的数额应按不存在此关系人时，雇主可得到的利益计算”。此外，关联交易在具有“母子”关系的企业集团中会更为常见，母公司基于与子公司的关系往往能对其加以控制。出于利益考量，母公司对于子公司的知识产权多采取统一管理模式。子公司内部的职务发明在完成以后便转移给了母公司，由母公司申请或者安排其他子公司统一负责专利的申请与运作，而子公司则往往“适当”地给予发明人一定的奖励，因为其本身也未必能从母公司获得价值相当的“转让费”。按照《专利法》第16条的规定，此时被授予专利权的单位——母公司才是职务发明奖酬的支付义务主体。虽为母子公司，但作为两个独立法人，母公司完全有理由——已经支付转让费而拒绝发明人的奖酬申请。由此会诱导围绕职务发明产生的关联交易。

三、学界理论与司法实践中的选择路径

随着企业规模的扩大和企业之间纵向、横向交流的日益频繁，企业知识产权的管理模式日益多样化，我国现有立法管理模式已经在企业集团知识产权管理模式以及企业内部规章制度对职务发明奖酬的影响问题中呈现捉襟见肘的态势。以下将从学界理论与司法实践两个方面的实质选择路径对此进行问题分析。

（一）学界理论的选择路径

学界对“职务发明奖酬支付义务主体”诟病的症结点主要集中在：企业“中央集权”知识产权管理模式下以及单个企业之间关联交易中发明人或者设计人所享有的职务发明奖酬权利的保障问题之上。普遍认为发明人所在单位在专利申请之前将发明创造转让给其他单位，出现被授予专利权的单位与发明人所在单位不是同一单位的情形之下，发明人或者设计人根据现有《专利法》规定向被授予专利权的第三方单位要求支付职务发明奖酬存在“请求不能”的情形。为此，有学者主张通过职务发明体系的完善，实现发明人与单位的利益的动态平衡，实现双方利益的最大化。也有学者提出要从“限制奖酬义务主体、限定引发奖酬义务的发明范围、限制合理审查的对象”三个角度出发，对奖酬义务的主体、发明范围、审查对象进行限制。还有学者提出“要以‘执行职务’为核心，缩减职务发明的范围，简化职务发明的界定条件；以‘分权制衡’为理念，重构职务发明的权利归属规则；以‘权利交易’为筹码，构建职务发明人的报酬机制”。以上研究对职务发明奖酬义务主体的设定提供了原则性参考。

针对奖酬支付义务主体问题，有学者提出的实质性立法建议条款为：“职务发明创造被授予专利权后，发明人或者设计人所在单位应当对其给予奖励。发明人或者设计人所在单位实施发明创造专利后，应当根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对其给予合理的报酬。发明人、设计人可以与所在单位约定或者在所在单位依法制定的规章制度中规定职务发明奖励、报酬的方式和数额。但不得违反法律和显失公平。”该立法建议总体上是合理的：将奖励及报酬的支付义务主体从申请单位固定在了所在单位，即无论专利的申请单位是发明人所在单位还是受转让的第三方单位，奖励的支付义务主体都是发明人所在单位。但是，由于该条中“其”主要指代所在单位，因此没有明确涵盖单位在被授予专利权之前即转让发明权益，并由第三方实施取得收益的情形，在此情形下未从“贡献——奖酬”的主观逻辑确定发明人或者设计人所属单位的支付义务主体责任。因此，不能从根本上解决《专利法》第16条的问题，实现对发明人权利的最大保护。

另外，有立法修改建议指出：必要时可以“刺破公司面纱”，直接追溯到关联交易的母公司，最大限度的保障发明人或者设计人职务发明奖酬权利的实现。在法律上当出现由母公司的原因造成子公司支付不能或者缺乏履行义务的能力时，法律有时是允许“刺破公司面纱”的，即按照“法人人格否定”的理论，责令由母公司承担直接责任。显然，在原有保护的基础之上又为发明人或者设计人的权利保护增设了一把保护伞。但是“刺破公司面纱”有其严格的适用限制，若扩张解释会产生两方面问题，应当谨慎处理。其一，可能会动摇独立法人地位。我国对于独立法人的认识是建立在法人人格独立和责任独立的基础之上的。为防止关联交易所要求的“刺破公司面纱”就必须实现对子公司的“法人人格否定”，这又违背了独立法人制度的立法本意，会动摇独立法人制度的基本地位，除非发明人所在单位资不抵债否则不应适用。其二，可能会撼动雇佣关系的基石。雇佣关系的实质是通过受雇者出卖劳动力而在雇主与受雇者之间产生的关系，其往往以某种形式的合同予以显现，并受其约束。王泽鉴教授认为，雇佣关系，“即受雇人于一定或不一定之期限内，为雇佣人服劳务，雇佣人负担给付报酬的契约”。雇佣关系之下，由雇主支付受雇者一定的劳务报酬就具有合理的应然性。而“刺破公司面纱”要求的通过“法人人格否定”理论直接追诉与发明人或者设计人无雇佣关系的母公司的行为与雇佣关系的本质有冲突。因此，将支付义务主体固定在发明人所在单位有其必要性。

 （二）司法实践的选择路径——以3M案为例

司法活动的实质是对法律的适用和执行法律，是与“创设”法律为核心的立法活动所不同的“另类”法律行为。在法官判案过程中，尽管属于适用法律而非创设法律，但是并不能排除法律意义空缺问题的存在，在法律滞后性所引发的实质性条款不适用亦或是适用中明显出现不公平的情况下，是允许类推适用、法律发现与法律续造存在的。在前述“3M案”中，按照《专利法》第16条的规定，“被授予专利权的单位”3M创新公司才是发明人陈伟锋的支付义务主体，理应由3M创新公司根据发明专利推广运用的范围和取得的经济效益予以发明人报酬。但是，法院的最后判决跳开了现有的法律规定，而结合“职务发明奖酬”的立法本意创设性地裁定由发明人的所在单位——3M中国公司为发明人的奖酬支付义务主体。作为最终判决，3M案件的判决结果是受到广泛认同的。法院之所以会避开机械地适用法律的理由主要有以下三点：1、知识产权“中央集权”管理模式下，关联企业之间的协议对发明人或者奖酬权利的损害实质存在；2、发明人基于发明创造专利的实施，根据单位推广运用的范围和取得的经济效益而获得奖酬权利的事实存在；3、发明人基于其与所在单位的雇佣关系，要求其所在单位按照“贡献——报酬”逻辑支付职务发明奖酬的正当、合理性。

因此，基于以上理由，法院为维护发明人或者设计人的合法权利而创设性的选择避开现有法律的适用。以发明人或者设计人的利益为第一要务，成功的避免知识产权“中央集权”管理模式下对于发明人或者设计人权利的损害问题，能超越法律的限制而维护了发明人或者设计人的积极性，这无疑是在司法上对关联公司发出了警示。在维护法益的同时，释放出了现行《专利法》中关于职务发明奖酬未来出路的指导性信息。

四、突破困境——立法建议

基于上述分析，笔者建议将我国现行《专利法》第16条修改建议如下：

“职务发明创造被授予专利权后，发明人或者设计人所在单位应当对其给予奖励。发明人或者设计人所在单位实施发明创造专利后，应当根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对其给予合理的报酬。发明人或者设计人所在单位在专利授权之前转让第三方申请并实施专利的，由发明人或者设计人所在单位根据第三方推广应用的范围和取得的经济效益，对其给予合理的报酬。发明人或者设计人与所在单位对奖励和报酬有事先约定的，从其约定。违法法律强制性规定或者显示公平的除外。”

（一）从法律的应然性出发——诉诸立法本意

目前，我国现行《专利法》第16条对职务发明奖酬支付义务主体规制的弊端已经在关联交易背景下充分显现。出于对正当权利的保护，法院是完全可以通过能动司法——续造法律对法律漏洞予以弥补的。“3M案”中，法官就是基于发明人的利益考量，越过现有《专利法》第16条关于职务发明奖酬支付义务主体规则的适用，而援引职务发明奖酬的立法本意——给予发明人应得的劳动报酬。笔者建议修改的第三款就是对此立法本意的条文显现，明确规定在被授予专利权的单位与发明人所属单位不是同一单位情形下，固定发明人或者设计人所属单位为职务发明奖酬支付义务主体。从而形成立法本意与实质法律条文的转化，避免法官在判处类似案件时的法律适用困境，推动我国职务发明奖酬制度的发展进程。

（二）“贡献——奖酬”逻辑下的必要性

“贡献——奖酬”逻辑是我们所普遍遵循的逻辑，是法律具有应然性的本质要求。发明人或者设计人基于其与所属单位的雇佣事实，基于发明或者设计的事实对所属单位创造了价值——贡献，那么发明人或者设计人就有从所属单位获得利益的应然权利。

笔者所建议的修改条款内容，主要的着力点就是扩张职务发明奖酬支付义务主体的范围，使其避免仅限于被授予专利权的单位的框架之内，并且将重点实现从“支付义务主体”向“发明人或者设计人”的转移。着眼实践，从专利发明的完成到被授予专利权包含两种情形：1、发明人或者设计人所属单位直接申请并获得专利授权；2、受让第三方获得专利授权。具体到笔者建议法条的第二、三项中，就是分别针对以上两种情形设定的。针对不同的情形作出不同的条款设定可以避免笼统性条款适用中的模糊性弊端。

（三）解开奖酬制度的三大症结点

在企业“中央集权式”知识产权管理模式下，并不能排除企业之间有规避法律进行关联交易的行为。此种情况之下，发明人或者设计人所在单位完全有理由根据现行《专利法》第16条辩称自己并非专利申请人而拒绝支付发明人或者设计人职务发明奖酬；被授予专利权的第三方单位通常也辩称自己与发明人或者设计人不存在实质的雇佣关系，且已经支付转让费用。此时，无论是适用具体法律规范还是直接援引立法原意都导致支付义务主体的不固定性。在法律目前还不具有明确第三方举证责任的情况之下，要发明人或者设计人越过自己所在单位而对第三方单位举证，举证责任难度之大。三种弊端在现行《专利法》第16条规制之下还能显现“生机”，足见规制之下有不法现象的生存空间。

笔者的建议条款主要针对的就是固定发明人或者设计人的支付义务主体地位，避免立法本意与现有立法条文适用结果不明确所带来的支付义务主体不固定问题。将支付义务主体固定在发明人或者设计人所在单位，彻底截断能够给企业带来利益的关联交易途径。在固化发明人或者设计人所在单位为职务发明奖酬支付义务主体之后，配合“劳动报酬侵权”中规定的“举证责任倒置”的条款，发明人举证困难问题也可以迎刃而解。

职务发明奖酬制度是目前中国经济面对转型、升级所亟需解决的法律问题，新型创新人才合法利益的保护是企业与国家技术创新的重要前提。现行《专利法》关于职务发明奖酬制度的本意是要保护发明人基于职务发明而获得的利益，维护发明人与发明人所属单位之间利益的动态平衡。法律带有预期性，制度化的法律才能保证长期作用的发挥。当制度化的条文不能很好地符合立法者本意的时候，合乎本意的修改则有其迫切性和必要性。