专栏名称: IPRdaily
IPR Daily(iprdaily.com)是全球影响力的知识产权产业媒体+产业运营服务平台。提供全球知识产权产业资讯、科技情报、政府政策;连接全球知识产权人,并为投资人、权利人提供产业服务。我们客观敏锐的记录分享知识产权产业每一天。
目录
相关文章推荐
知产宝  ·  竞争 | ... ·  4 天前  
中国知识产权报  ·  Over 75,000 foreign ... ·  3 天前  
51好读  ›  专栏  ›  IPRdaily

美国专利临时申请的美好与忧虑

IPRdaily  · 公众号  · 知识产权  · 2017-05-28 08:25

正文

#本文由作者授权发布,文章仅代表作者观点,不代表IPRdaily立场#


原标题: 谈谈美国专利临时申请的美好与忧虑


IPRdaily导读 打折不等于不要钱?! 与这事儿有点异曲同工意思的是美国专利临时申请制度。多数人一提到临时申请,脑子里下意识冒出的反应是,省钱、划算、可以搞一个,而后嘴角不经意露出了一丝占了便宜的狡黠的笑。


如果问几十年生活经历中体会到最简单有用的道理是什么,痛定思痛后我会告诉你这个答案——打折不等于不要钱!每每双十一后剁手声不绝于耳,从行为经济学角度看,不买折扣商品会产生一种失去感,而往往与获得的快感相比,失去更让人觉得痛苦。与这事儿有点异曲同工意思的是美国专利临时申请制度。多数人一提到临时申请,脑子里下意识冒出的反应是,省钱、划算、可以搞一个,而后嘴角不经意露出了一丝占了便宜的狡黠的笑。但对于不启动审查程序不单独公开的临时申请,其本质上是属于美国复杂优先权体系中的一种,类似中国的国内优先权。所以其最主要的意义还是在为后来的非临时申请抢占一个申请日,费用低只是特点之一,更何况这种便宜里埋伏了来自时间远处深深的忧虑。



由来


1994年4月的摩洛哥马拉喀什,气温异常炎热,口渴的太阳汩汩地吸着海水,漱着,吐着。人身上的水分也快要给它吸干,但此时传来了一个振奋人心的消息——旷日持久前后历时七年半的“乌拉圭回合谈判”终于敲定了最后协议。这场多边贸易谈判牵涉到人类生活的方方面面,你现在目之所及的所有东西在其中都有体现。从飞机到螺丝钉,从水果到艾滋病,从通讯设备到玩具,当然还有知识产权——《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs协议)。为了能享受到乌拉圭回合谈判中美国代表团提出的等同于巴黎公约确定的国外专利申请在美国12个月优先权,美国修改了其Patent Act of 1952,提出了临时申请制度,并规定在美国专利法第111条b款和119条e款。



特点


临时申请作为美国独特的专利制度,无论形式还是实质都有独特之处,除费用较正式申请低(小实体130刀大实体260刀左右)外,更值得注意的是:


1、提交的申请文件可以不包括权利要求,有说明书和必要的附图即可,时间匆忙或做得糙的申请文件中,说明书即是简单的技术交底书;


2、临时申请不审查不公开,并可为12个月内的非临时申请抢占申请日,即在后申请可以享受临时申请的优先权。 35U.S.C 122b(2)中明确规定了四种申请不公开的情形,其中就包括了临时申请。An application shall not be published if that application is—(i) nolonger pending; (ii) subject to a secrecy order undersection 181; (iii) a provisionalapplication filed under section 111(b); or (iv)anapplication for a design patent filed under chapter 16. 但临时申请也不是一直不公开,一种情况是在12月期限届满后未提交非临时申请则将依规定视为放弃并公开,另外一种则是在优先权日起18月后会作为优先权证明文件而公开。一个简单的方式是在Public Pair系统中输入非临时申请申请号或PCT申请号,查找到案件后选取Continuity Data,就可看到该专利所引用的临时申请文件具体文本。以一件PCT申请PCT/US00/00942为例:



3.专利保护期限起算日因情况而不同。 在12个月内临时申请转化为非临时申请的方式有两种,一种是填写申请表格直接将临时申请转化为非临时申请,更普遍的做法则是以临时申请作为优先权基础递交新的正式申请。有何区别?前者专利保护期限的起算日为临时申请的申请日,后者则是正式申请的申请日。通常讲实际上临时申请的保护期限有21年,针对的是后一种做法。若是由临时申请直接转换,相对而言在一定程度上造成了保护期限的缩短。


条件


临时申请的美好之一便是在后申请可以在先提出的临时申请为基础,请求享受该临时申请的申请日。 享受临时申请优先权的条件主要可以归纳为以下几点:


1.在先申请为美国临时申请,并且这个临时申请不能要求其他的优先权;


2.在后申请为美国的非临时申请或者是指定美国的PCT申请。这就把分案申请、接续案申请和部分接续排除在外了;


3.临时申请与后面的非临时申请之间必须有至少一名共同的发明人,这是研发岗位流动性大的公司不得不考虑的一点,而发明人签字文件更是许多企业老大难的问题;


4.随后提出的非临时申请所要求保护的主题必须在临时申请中得到支持。


关于在后申请享受非临时申请优先权,MPEP 201中提到了连环请求临时申请优先权的问题。在后申请可以通过一项共同的未决的非临时申请为媒介,以连环的方式请求在前的非临时申请的优先权。说人话就是,假设现有临时申请A,12个月内提出了非临时申请B,之后又提出了在后申请C,只要此时中间的非临时申请B与在后申请C处于共同未决状态,且要求了该中间非临时申请B的优先权和临时申请A的优先权,如果满足优先权的条件,则该在后申请C就可以享受在先临时申请A的申请日。








请到「今天看啥」查看全文