霍夫曼艾特勒专栏 | Adam Lacy：欧洲专利局近期判决摘要欧洲专利局近期判决摘要

知产前沿 · 公众号 · · 2024-06-21 13:21

正文

一、T 1252/20：简化了医疗用途权利要求的法律适用

二、T 1006/21：你说可受理，我说不可受理——让我们终止整个讨论吧？

三、T 293/19：再见，川崎钢铁？

四、T 439/22：关注新的提请

本文由知产前沿翻译，以原文英文为准。可以向霍夫曼艾特勒知识产权律师事务所 [email protected] 索要原文。

一

T 1252/20：简化了医疗用途权利要求的法律适用

T 1252/20案件对医疗用途权利要求中的“物质和组合物”与“设备”之间的区分提供了对专利权人更为友好的指导。这一点非常重要，因为《欧洲专利公约》（European Patent Convention，EPC）第54(4)/(5)条规定，只有“物质和组合物”才有资格作为医疗用途权利要求受到保护。

G 05/83解释了《欧洲专利公约》第54条中的“物质或组合物”应理解为在药物中提供治疗效果的“活性成分”。以往判例对G 05/83的解释认为，只有与身体发生化学相互作用的物质才可以根据《欧洲专利公约》第54(4)/(5)条被视为物质或组合物。例如，在 T 1758/15 案件中，一个在体内唯一效果是通过其3D结构产生的凝胶被视为设备，因此不属于《欧洲专利公约》第54(4)/(5)条下的“物质或组合物”。

在T 1252/20案件中，这一既有观点被推翻，该案的权利要求定义了一种形成水凝胶的肽。专利权人称该肽通过分子间的化学相互作用形成3D结构，但审查部分认为该肽通过物理作用方式产生作用，因此属于设备，而不是物质或组合物。

上诉委员会推翻了这一决定，并在理由9.2.3中说明，G 05/83没有为“将产品的作用方式作为判断产品是否为物质或组合物的相关标准”提供任何法律依据：

“如果物质本身是治疗、手术或诊断方法的关键因素，则G 05/83的基本原则也适用于这些物质，无论其作用方式如何。”

上诉委员会认为，该产品不具备任何“类似设备的特征（如形状）”，这表明该产品不是设备（参见理由7) 。因此，如果权利要求a）定义了产品的化学成分，和/或b）没有定义产品的设备特征（如形状），则产品可被视为医疗用途权利要求中的“物质或组合物”。该肽通过化学组成和氨基酸序定义化学成分，并且是一种没有任何设备特征的无形液体。在这种情况下，该产品有资格作为医疗用途权利要求受到保护。

大多数专利权人将赞同这一决定，因为它简化了对机制作用的复杂分析，获得医疗用途权利要求变得更加容易。

二

T 1006/21：你说可受理，我说不可受理——让我们终止整个讨论吧？

众所周知，《欧洲专利局上诉委员会程序规则》（RPBA）第12和第13条对上诉案件新请求的可受理性采取严格立场。但是，如果将新请求视为不可受理的请求本身提交得晚，则不可受理请求的可受理性也会受到质疑，正如T 500/16案件理由6.2中指出的那样。此外，还有讨论“将新请求视为不可受理的请求”本身的可受理性的情况。

如果这一切令你感到困惑，那么了解T 1006/21案件可能会有所帮助。虽然本案中，上诉委员会主要关注发回重审的可受理性，但其在判决理由27和29中指出：

对必须依职权处理的问题提出的程序性请求可以涉及以下内容：

发回重审（如本案）；
向上诉扩大委员会提出质询（《欧洲专利公约》第112(1)(a)条）
上诉的可受理性（《欧洲专利公约》第110条）
（不）接受和考虑权利要求请求、事实或证据的主张（《欧洲专利公约》第114条、第116(1)条规则）
中止程序（《欧洲专利公约》142条规则）
排除某些委员会成员（《欧洲专利公约》第24(1)和(2)条）
或在适当情况下安排口头程序（《欧洲专利公约》第116(1)条）

这些程序性请求均不受 RPBA 2020 第12和13条的规定约束。因此，它们可以在上诉程序的任何阶段提出，且必须由委员会审议，无论提出的时间如何。

表面上看，如果这项决定被广泛采用，可能会终结上述讨论：委员会应依职权分析新增请求的可受理性，而不论提出不可受理质疑的时间点。因此，对于那些未及时质疑上诉中新增请求可受理性的当事方来说，这一决定非常有用。如果不再需要提交书面材料详细说明不可受理性，也可能有助于减少书面上诉材料的数量。然而，这样做的缺点是可能会降低法律确定性，使得当事方在口头程序中提出不可受理请求时采取突袭策略。

（一）那么其他类型的请求呢？

至于其他程序性请求，例如将案件发回重审的请求或向扩大上诉委员会提出质询的请求（《欧洲专利公约》第112(1)(a)条），我们仍然建议尽早在上诉程序中提交这些请求。事实上，即使遵循T 1006/21的决定，委员会在考虑程序性请求的实质时，仍可以考虑提出请求的时间点，或者仅根据RPBA外的其他规定简单地拒绝程序性请求（例如，《欧洲专利公约》第24(3)条第二句规定，对委员会成员的异议“如果当事人在意识到异议理由的情况下采取了程序性步骤，则不应受理”，T 1006/21理由28明确提及了这一点）。

（二）T 1006/21可能受到的批评

另一个重要问题是，这一决定是否会被广泛采纳。如上参考T 500/16所述，T 1006/21的决定与目前一些委员会的现行做法相悖，其权威性也受到质疑，委员会事实上并没有就不可受理请求的可受理性作出决定，而是在讨论发回重审时作出声明。

此外，这一决定也与 RPBA 第12和13条的规定不完全一致，这两项条款明确限制了上诉程序期间新“请求”的可受理性。委员会认为，“程序性请求”不受 RPBA 第12和13条的限制，理由 25 指出，这些条款更关注的是权利要求请求。

但是，RPBA 第 12 条和第 13 条没有明确区分程序请求和权利要求请求，并且很难与 RPBA 2020 第 12(2) 条的解释性说明相协调，——该条款明确指出，“在此背景下，‘请求’一词不仅限于专利申请或专利的修订文本”。RPBA 第15(2)条甚至在涉及变更口头程序日期的程序性请求时使用了与 RPBA 第12条相同的“请求”一词。

（三）总结

讨论“将请求视为不可受理的请求的不可受理性”听起来像是一个思想实验。但实际上，EPO 异议上诉程序的结果往往取决于上诉中新请求的可受理性，因此也取决于及时提交的请求以视新增请求为不可受理。这就是为什么我们将密切关注其他委员会是否遵循T 1006/21中提出的原则，同意“终止整个讨论”。

三

T 293/19：再见，川崎钢铁？

川崎钢铁案（T 595/90，CLBOA I：D.9.20）明确了一个原则：如果某产品本身符合以下两个条件（其一没有现有技术中的制造方法，其二申请中的工艺以一种创新的方式制造了该产品），则产品具有非显而易见性，即具备创造性。然而，这一对专利权人友好的原则在T 293/19案件中遭遇质疑，该案件在第10.6.3部分并未遵循这一方法。

本案权利要求涉及一种具有低蛋白酶活性的免疫球蛋白组合物，与最接近的现有技术相比，这种低蛋白酶活性是其显著特征（理由10.5.2），并且是一个显而易见的需求（理由10.6.1）。上诉委员会假定没有可用的方法制造这种产品（理由10.6.3），并得出专利中的工艺是不显而易见的结论（理由5.5）。不幸的是，尽管有类似的案件，委员会并未明确解释为何本案与 T 595/90 案件审理思路不同。委员会除了理由10.6.3中指出创造性步骤是具体情况之外，主要的理由似乎是：

“上诉委员会评估创造性的标准是基于问题解决的方法，而不是看产品是否可以通过现有技术中已知的方法制造。”

然而，这些理由并不是特别令人信服：在评估显而易见性时，显然应当考虑现有技术中是否明确给出了实现该产品的方法。如果通过现有技术难以实现，以至于本领域技术人员不经过创造性努力就无法制造出该产品，那么认定这项技术是显而易见的则有些不合理。

无论如何，这一决定对于T 595/90的反对者而言乐于接受。

四

T 439/22：关注新的提请

欧专局技术上诉委员会（TBA）在T 439/22案件的口头审理中宣布，将权利要求解释的法律问题提请扩大上诉委员会，特别是是否允许使用说明书来解释权利要求中（看似）明确的术语。虽然依赖说明书进行权利要求解释对任何处理专利侵权的法院来说都是常见做法，并且《欧洲专利公约》第69条也是这样规定的，但欧专局各委员会的过往判例并不十分明确，因此 TBA 3.2.01 认为需要扩大上诉委员会作出澄清。

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