编者按：商标的授予意味着该标识具有显著性，但随着时间的流逝，如果商标权利人、竞争者、消费者等相关公众不当使用该商标，该商标极有可能会退化为所核定使用商品或服务的通用名称。一旦商标被认定已经成为通用名称，将会被撤销。商标权的丧失对于企业来说无疑是巨大的损失。从2012年起，Google公司就遇到了这方面的麻烦，有人主张“Google”商标已退化为描述互联网搜索行为的通用名称，要求撤销该商标。近期，美国最高法院驳回了二位商标撤销申请提起人的复审请求，“Google”商标最终被维持。
原标题：“Google”商标被美国最高院维持注册——
如何判定商标是否通用名称化？
2012年，克瑞斯·吉莱斯皮与大卫·埃利奥特注册了763个包含“Google”的域名，随后Google公司对其注册的域名提出反对意见，并向美国国家仲裁论坛（NAF）提出投诉。美国国家仲裁论坛支持了Google公司的主张，于2012年5月10日要求两人将域名转让给Google公司。
2012年5月18日，大卫·埃利奥特与克瑞斯·吉莱斯皮向亚利桑那地方法院提起诉讼，主张“Google”商标已退化为描述互联网搜索行为的通用名称，要求撤销“Google”商标，亚利桑那地方法院驳回了大卫·埃利奥特与克瑞斯·吉莱斯皮的诉讼请求。随后大卫·埃利奥特与克瑞斯·吉莱斯皮向美国第九上诉巡回法院提起上诉，但亦未能得到法院支持，大卫·埃利奥特与克瑞斯·吉莱斯皮继而向美国最高法院提出复审。2017年10月，美国最高法院驳回了大卫·埃利奥特与克瑞斯·吉莱斯皮的复审请求，“Google”商标最终被维持。
商标权的授予意味着该标识具有显著性，但随着时间的流逝，如果商标权利人、竞争者、消费者等相关公众不当使用该商标，该商标极有可能会退化为所核定使用商品或服务的通用名称。一旦商标被认定已经成为通用名称，将会被撤销。商标权的丧失对于企业来说无疑是巨大损失，因此了解商标通用名称化的标准意义重大。
该案中，美国法院在认定商标是否为通用名称化时，依据的是“主要含义”测试法（“who-are-you/what-are-you”）。如果相关公众将某件商标理解为描述相关商品或服务来源的标识，那这件商标就是有效的，在相关公众看来，某件商标可以形容一类商品或服务是什么，那么这件商标就已经通用名称化。总之，商标是否通用名称化，要确定在消费者心中某件商标所代表的是否是该类产品而不是产品的生产者。“兰哈姆法（Lanham Act）”允许申请撤销沦为通用名称的商标，但主张商标通用名称化必须与特定类型的商品或服务相关。因为一件商标在某一类商品或服务上可能无法作为商标保护，但是在其它类别的商品或服务上却可能被申请注册为商标。美国国会在修订“兰哈姆法”时明确，主要“含义测试法”适用于主张商标通用名称化的案件。商标具有双重功能，既表明某一产品的名称，也能指示其来源。如果产品是独一无二的，则用于识别该商品的商标更有可能被当作该商品的名称，但这不能决定商标是否已成为通用名称。把商标用作形容词一般比较容易被认为是在使用商标，而用作名词可能会导致其成为通用名称，但也不是必然结论，还需考量消费者的内心认知等因素。将商标用作形容词时更加易于被认定起到识别来源的作用，但不能认定将商标用作名词的人没有联想到特定的商标。承担举证责任的一方必须提供证据，证明相关商标已成为通用名称。
此外，“通用的”“描述性的”“暗示性的”“任意性的或者臆造性的”四类名称能获得商标保护，该案涉及的是第一类和第四类。同时，该案还涉及到商标法的原则，即作为通用名称使用的词语，因无法识别商品来源而不再受到保护。笔者认为，对于商标具有较高知名度以至于被普遍使用的商标权利人来说，这一案件的判决意味深远。Google公司固然成功保住了自己的商标，但“阿司匹林”“优盘”“保温瓶”等都是因为通用名称化而丧失商标权的典型例子。因此，企业应当高度警惕，正确使用商标，积极维权，防止因被“滥用”而导致商标权丧失。
我国现行商标法第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用商品的通用名称或者没有正当理由连续3年不使用的，任何单位或者个人可以向国家工商行政管理总局商标局申请撤销该注册商标。商标在市场经济中具有较高的经济作用和价值，但是由于商标权利人自身、同业竞争者或者相关公众在使用商标时存在的不当行为，随着时间的推移，很可能导致商标的显著性逐步减弱甚至完全丧失，一旦商标退化为通用名称，就面临着被撤销的危险，商标权也可能会随之丧失。
Google公司虽然胜诉，但存在诸多个案因素。其他搜索引擎提供商如雅虎和百度，均有其自己的商标，但Google公司在搜索引擎市场处于主导地位。它的无所不在，很可能得以保证“Google”商标能够获得长时间保护。但对于其他商标权利人而言，并不意味着都能够实现相同效果。“Google”商标案的判决仅仅意味着在一般意义上普遍将商标作为动词使用不会导致商标通用名称化，将“Google”作为动词使用是相关公众的行为，Google公司本身没有将“Google”商标通用化使用的意图。而诸如百度推出的口号“百度一下”以及雅虎的广告语“Do you yahoo today”，是商标权利人自身的行为，“百度”“雅虎”很有可能被解读为泛指在互联网上搜索信息的行为，其区别功能被模糊弱化，最终产生被认定商标退化为通用名称的不利后果。因此，拥有较高知名度商标的权利人在大力宣传商标的同时，要注意方式方法，避免商标沦为通用名称的悲剧。为了防止有人以退化为通用名称之由申请撤销自身商标，商标权利人在使用、宣传商标时必须采用恰当方式，突出强调其识别来源的作用。（华东政法大学 宋晓珊）
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