商标燃藜·常州中院|商标先用抗辩适用要件的具体理解

‍

裁判要旨

1、 商标先用权抗辩成立要件包括:他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；该在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用行为；该在先使用的商标应具有一定影响；被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为，在后使用的商标及商品或服务应与在先使用的商标及商品或服务“相同”或“基本相同”，且使用主体仅限于“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”。

2、商标现用抗辩中的“一定影响”，要求被控侵权人提交真实的销售证据或宣传证据，证据能证明其标识在使用地域发生识别作用的，可以视为具有一定影响。

3、对“原有范围”的理解，应考虑“商标”、“商品或服务”、“使用行为”及“使用主体”等要素。在后使用的商标及商品或服务应与在先使用的商标及商品或服务“相同”或“基本相同”，且使用主体仅限于“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”，但商标在后使用行为的规模不受在先使用规模的限制。

相关案例

援引在先案例：

商标燃藜·京知标准｜商标先用抗辩适用的四个要件（上）

商标燃藜·京知标准｜商标先用抗辩适用的四个要件（下）

裁判文书摘要

一审案号	侵害商标权纠纷
二审案号	（2016）苏04民终3528号
案由	侵害商标权纠纷
合议庭	时坚、董维、施婷婷
书记员	黄佳菲
当事人	上诉人（原审原告）：常州丹那帕工业品进出口有限公司
	被上诉人（原审被告）：福迪威西特传感工业控制（天津）有限公司[原名丹纳赫西特传感工业控制（天津）有限公司]
	被上诉人（原审被告）：北京百度网讯科技有限公司
裁判日期	2017年3月3日
一审裁判结果	驳回常州丹那帕工业品进出口有限公司的诉讼请求
二审裁判结果	驳回上诉，维持原判决
涉案法条	《中华人民共和国商标法》第五十六条、第五十九条

涉案商标

裁判文书

江苏省常州市中级人民法院

民 事 判 决书

（2016）苏04民终3528号

当事人信息

上诉人（原审原告）：常州丹那帕工业品进出口有限公司，住所地XXXX。

法定代表人：刘云，该公司执行董事。

被上诉人（原审被告）：福迪威西特传感工业控制（天津）有限公司[原名丹纳赫西特传感工业控制（天津）有限公司]，住所地XXXX。

法定代表人：ROBERTEUGENEJOYCE，该公司总经理。

委托诉讼代理人：马鹏飞，江苏东晟律师事务所律师。

委托诉讼代理人：周沭怡，江苏东晟律师事务所实习律师。

被上诉人（原审被告）：北京百度网讯科技有限公司，住所地XXXX。

法定代表人：梁志祥，该公司经理。

委托诉讼代理人：望开雄，北京市海润律师事务所律师。

审理经过

一审原告诉称

丹那帕公司于2011年8月25日申请“DYNAPAR”商标注册，使用类别第7类：制药加工工业机器；化学工业用电动机械；轧钢机；石油开采、石油精炼工业用机器设备；升降设备；风力动力设备；发电机；机器、引擎或发动机用控制装置；泵（机器）；阀（机器零件）。注册有效期限自2012年10月28日至2022年10月27日。商标注册号为9890267。

丹那帕公司于2011年4月7日申请“DYNAPAR”商标注册，使用类别第35类：为零售目的在通讯媒体上展示商品；广告；数据通讯网络上的在线广告；价格比较服务；商业信息；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；人事管理咨询；将信息编入计算机数据库；寻找赞助。注册有效期限自2012年4月21日至2022年4月20日。商标注册号为9310722。

常州安程电气自动化系统有限公司于2011年3月21日申请“丹那帕”商标注册，使用类别第9类：磁编码器；计算机程序（可下载软件）；计算机周边设备；计数器；衡器；信号灯；电子信号发射器；测量器械和仪器；传感器；工业操作遥控电力装置。经过商标异议阶段、商标异议复审阶段，2014年2月10日，商标异议复审完成。商标注册证号为9239519。注册有效期限自2012年4月21日至2022年4月20日。2015年4月21日，该商标核准变更注册人名义为丹那帕公司。

2015年5月25日丹那帕公司委托常州市公证处进行证据保全，并进行了如下保全证据行为：14：06，在百度搜索栏输入“dynapar”，点击“百度一下”按钮，进入页面；点击推广链接下“Dynapar-Dynapar中国网站4”，进入的页面为“hengstler”的网站；关闭该网页，点击“Dynapar丨德国亨士乐Hengstler”，进入的页面为“hengstler”的网站；点击页面上的“公司介绍”标签，进入的页面《公司介绍》内容为：“丹纳赫西特传感工业控制（天津）有限公司（DSCG）隶属于美国丹纳赫集团（NYSE：DHR）。是备受尊敬的财富500强之一，公司在40余个国家设有分支机构，作为DSCG旗下HENGSTLER事业部，我们致力于为客户提供各种编码器和电机反馈的解决方案，旗下拥有Dynapar、Harowe和Northstar（北极星）等世界知名品牌……”，并附有上述三品牌的介绍，其中“DYNAPAR”部分介绍“Dynapar”（丹纳帕）专业生产高性能轻载编码器、工业编码器。半个世纪以来，Dynapar一直提供高质量、坚固可靠的光学绝对值编码器、电机反馈编码器和防漏编码器编码器，广泛应用与商业到工业等各个领域。”丹那帕公司为上述公证支付了公证费1080元。

丹那帕公司发现福迪威西特公司在其网站上使用“DYNAPAR”商标并在百度上有以“DYNAPAR”为搜索关键词的推广链接后，于2015年5月11日向福迪威西特公司发出《商标侵权警告函》，告知丹那帕公司拥有“DYNAPAR”的商标权（第7、9、35类），并载明“贵公司网站http://www.hengstler.com.cn/上的内容已经侵犯了本公司的商标权。请贵公司在收到此警告函5个工作日内，立即将涉及侵权的网页内容全部删除，并销毁带有DYNAPAR字样的产品宣传资料、产品外包装，停止一切侵权行为。如果此侵权情形继续存在，我公司将通过法律手段（包括但不限于申请诉前禁令、提起诉讼、请求行政机关查处等）依法追究贵公司法律责任。”

同一日，丹那帕公司向百度网讯公司发出《商标侵权通知函》，告知“www.baidu.com提供的搜索结果上出现的以下链接的内容侵犯了本公司的商标权，包括关键字广告链接。请贵公司在收到此通知函后，立即将涉及的侵权网站链接全部删除，停止侵权行为。如果此侵权情形继续存在，我公司将通过法律手段（包括但不限于申请诉前禁令、提起诉讼、请求行政机关查处等）追究贵公司法律责任。”在该函中，丹那帕公司以列表的形式标注了包括www.hengstler.com.cn在内的17个侵犯其商标权的第三方网站网址。

收到丹那帕公司函件后，福迪威西特公司于2015年6月3日向丹那帕公司发出回函，称“我公司将审慎认真地处理贵公司来函所称事宜，并将尽快采取相应的措施”。之后，福迪威西特公司在其公司网站www.hengstler.com.cn“关于我们”标签项下，增加《Dynapar品牌变更声明》一文，内容为：“尊敬的渠道合作伙伴：我司一直致力于寻求使双方之间的业务更加简单顺畅的方法。正因如此，我司特此宣布我司将简化编码器品牌并把Dynapar品牌整合至Hengstler品牌的计划。从2015年8月17日开始，我司将把全部的Dynapar品牌产品转换成Hengstler品牌。这一改变将简化我司与客户就单一品牌进行的沟通，并加强Hengstler品牌的市场占有率、它也将使我司的客户更容易地理解和认识我司的产品组合。当我司做出这个改变时，有以下几点提请注意：1、这个改变仅仅是品牌的变更。2、零件编号不会改变。贵司可以继续订购同一零件编号。3、产品规格不会改变。4、生产制造地点不会改变。从根本上讲，除品牌变更外，产品、服务或相关支持均没有发生任何改变。我司将会在网站以及全部营销资料中对上述改变进行更新。作为我司的渠道合作伙伴，我司恳请贵司在2015年8月17日之前停止在贵司的网站上和打印材料中继续使用Dynapar品牌……”

百度网讯公司称收到上述函件后，由于该函件为无效投诉，故并未采取相关措施。由于函件所列17个网站均为第三方网站，百度网讯公司无权进行删除。且该函件中未列明侵权具体内容的页面URL地址，导致百度无法定位侵权信息，客观上不能断开侵权链接。

2015年8月14日丹那帕公司委托常州市公证处进行证据保全，并进行了如下保全证据行为：14：22，在百度搜索栏输入“dynapar”，点击“百度一下”按钮，进入页面；点击“Dynapar-Dynapar中国网站400-666-1802”，进入的页面为“hengstler”的网站；关闭该网页，在百度搜索栏输入“site：hengstler.com.cndynapar”，点击“百度一下”按钮，进入页面，点击“Dynapar标准光电增量式编码器HS20”，进入的页面为“hengstler”的网站；关闭该网页，点击“丹那帕Dynapar标准光电增量编码器HA725”，进入的页面为“hengstler”的网站。丹那帕公司为上述公证支付了公证费1020元。

百度网讯公司收到本案起诉状副本及包括上述两份公证书在内的证据后，对福迪威西特公司推广账户里的两个关键词“DYNAPAR”和“丹那帕”进行了禁封。

2015年9月29日，百度网讯公司委托北京市方正公证处进行证据保全，并进行了如下保全证据行为：打开InternetExplorer浏览器，在地址栏输入www.baidu.com，键入回车键；在搜索栏中输入“dynapar”，点击百度一下；点击“百度首页”，在搜索栏中输入“DYNAPAR”，点击百度一下；点击“百度首页”，在搜索栏中输入“丹那帕”，点击百度一下。上述操作均未出现“hengstler”的网站。

2015年10月19日，丹那帕公司委托常州市公证处进行证据保全，并进行了如下保全证据行为：15：31，在百度搜索栏输入“DYNAPAR”，点击“百度一下”按钮，进入页面；点击百度搜索栏显示下拉菜单，点击“dynapar官网”，跳转至新的页面，点击“Dynapar-Dynapar中国网站400-666-1802”，进入的页面为“hengstler”的网站；在网页地址栏输入www.hengstler.com.cn，按回车跳转至新的页面，点击“Dynapar品牌变更声明”，弹出新的网页，网页内容为上述《Dynapar品牌变更声明》；在百度搜索栏输入“site：hengstler.com.cndynapar”，点击“百度一下”按钮，跳转至新页面，点击“Dynapar标准光电增量式编码器HS20”，进入的页面为“hengstler”的网站；点击“丹那帕Dynapar标准光电增量编码器HA725”，进入的页面为“hengstler”的网站。丹那帕公司为上述公证支付了公证费1080元。

百度网讯公司称收到作为补充证据的上述公证书后，对“dynapar官网”进行了关键词封禁。

另查明，百度网讯公司系百度网（域名为www.baidu.com）的开办者。百度推广是百度网推出的一项收费业务，主要服务方式为，注册用户在购买该项服务后，通过选择提交一定数量的关键词，其推广信息就会率先出现在网络用户相应的搜索结果中，当网络用户利用某一关键词进行检索，在检索结果页面会出现与该关键词相关的广告内容。百度网讯公司向注册用户（乙方）提供的《百度推广服务合同》第五条第2项规定，百度不向其他任何第三方保证和承诺乙方的网页和信息真实性，乙方自行对其网站提供的内容、产品、服务等等承担全部责任；第3项规定，百度有权随时删除含有任何危害国家安全、淫秽色情、虚假、侮辱、诽谤、恐吓或骚扰、侵犯他人版权或人身权或其他合法权益等违法或有违社会公序良俗的内容或指向这些内容链接的网站，对乙方提交的全部关键词予以下线，如果乙方的网站因为以上原因，被百度删除，支付的推广费和专业服务费将不予退还；第5项规定，对于客户提交的关键词及相关信息，百度推广系统将进行自动过滤。此外，在百度网向网络用户公示的《权利保护声明》规定了，权利人发现网络用户利用网络服务侵害其合法权益等情况可以向百度网发出“权利通知”，百度网将根据中国法律法规和政府规范性文件采取措施移除相关内容或屏蔽相关链接，并同时告知了投诉方法、步骤、联络方式等内容。

又查明，丹那帕公司为本案支付律师费10000元。

一审法院认为

一审裁判结果

依照《中华人民共和国商标法》第五十六条、第五十九条的规定，一审法院判决：驳回常州丹那帕工业品进出口有限公司的诉讼请求。案件受理费4300元，由丹那帕公司负担。

举证质证

二审中，丹那帕公司围绕上诉请求依法提交了以下证据：

1、美国知识产权政府网站上的美国“DYNAPAR”商标查询结果，证明美国第0896866号“DYNAPAR”商标注册于1970年，后由LOUISALLISCOMPANY转让给了美国丹纳帕（Dynapar）公司进行使用，现已作废；2007年5月15日第3271946号“DYNAPAR”商标由美国丹纳赫（Danaher）公司获准注册，后转移给了美国丹纳帕（Dynapar）公司，目前有效，该商标在美国没有多久的历史渊源。

2、福迪威西特公司网站（www.hengstler.com.cn）上编码器应用行业的网页截图打印件，证明其在2009年以前交易的客户，没有一个在福迪威西特公司所述的编码器的十个应用行业内。

3、统计表（丹那帕公司根据福迪威西特公司提交的2009年9月9日前所有有效合同制作），证明福迪威西特公司于2009年9月9日前的所有销售情况。

4、智研咨询集团出版的《2009年电梯行业咨询报告》摘要的网页截图打印件，证明每个电梯都要使用一定的编码器的事实及2009年电梯产量，福迪威西特公司的客户没有在电梯行业内的，其在电梯行业的销售数量几乎为0，其在该行业内无影响。

5、全国企业信用信息公示系统的福迪威西特公司企业信息查询，证明福迪威西特公司的企业类型为台港澳法人独资，与美国丹纳赫（Danaher）公司无关。

福迪威西特公司在二审期间向本院提交以下证据：

1、在互联网上搜索2009年9月9日前“DYNAPAR”商标的搜索结果网页打印件，证明互联网上包含“DYNAPAR”的网页链接数量众多；

2、丹纳赫传感与控制集团（简称DSCG）以及福迪威西特公司的经销商在2009年9月9日以前在互联网上使用“DYNAPAR”、“丹纳帕”进行宣传的网页打印件；

证据1、2共同证明福迪威西特公司在涉案商标注册申请日（2009年9月9日）前已经在互联网上使用涉案商标并具有一定影响，之后对涉案商标的使用系在原使用范围内，丹那帕公司无权禁止。

3、美国证监会网站网页打印件，内容为美国丹纳赫（Danaher）公司全球子公司名单；

4、永安华明会计师事务所上海分所出具的2015年度福迪威西特公司财务审计报告；

证据3、4共同证明美国丹纳帕（Dynapar）公司、福迪威西特公司的控股股东DanaherMotion(HongKong)Ltd.、进口来源方DanaherIndustrialControls均为美国丹纳赫（Danaher）公司间接或者直接控股的子公司。美国丹纳赫（Danaher）公司在中国共有11家子公司，均与福迪威西特公司有业务往来，但在中国进口Dynapar品牌并且销售的只有福迪威西特公司。

5、国家企业信用信息公示系统网页打印件，内容为以“丹纳赫”为商号查询公司信息显示的26条记录，证明丹纳赫传感与控制集团并没有在中国登记注册，福迪威西特公司一直以丹纳赫传感与控制集团名义进行网络宣传。

6、2005年2月福迪威西特公司与周建波签订的劳动合同、该公司出具的员工聘任书，证明周建波2006年期间任该公司中国区市场及销售总监。

7、域名注册信息网络打印件，证明美国母公司2001年注册了www.dynapar.com域名，该网站上有中、英文字样，点击中文就链接到www.hengstler.com.cn网站上；www.hengstler.com是Hengstler公司1997年注册的，www.hengstler.com.cn是福迪威西特公司2007年注册的，其在2007年就在该网站上宣传“DYNAPAR”品牌的商品。

8、编码器产品照片数张，证明2009年前福迪威西特公司销售的DYNAPAR品牌商品使用的标识和包装，其上有Dynaparbrand和DYNAPAR两种商标。

本院组织当事人进行了证据交换和质证。福迪威西特公司及百度网讯公司对丹那帕公司提交的证据1-4的真实性都不予认可，对证据5的真实性予以确认，但认为上述证据与本案没有关联性，都是丹那帕公司自己的猜测和判断。丹那帕公司对福迪威西特公司提交的证据质证如下：证据1、2的网页并非福迪威西特公司做的，只是在网上搜索的，网页内容与福迪威西特公司无关，也与“Dynapar”及“丹纳帕”品牌编码器无关，且无法确定形成时间是否在2009年9月9日以前。对证据3的真实性无异议，但不能证明2009年9月9日之前关联公司的情况与证据显示的一致，且该证据与本案无关。对证据4的真实性不认可，报告中称福迪威西特公司的100%控股母公司是丹纳赫香港有限公司，与工商信息不一致，该证据仅证明2015年的情况，不能证明2009年前关联公司的情况，与本案无关。对证据5的真实性认可，证明丹纳赫传感与控制集团是胡乱编造的公司，与本案无关。对证据6的真实性不认可，无法证明丹纳赫传感与控制集团（DSCG）即为福迪威西特公司，首先，两者名称不一致，其次，宣传报道中称DSCG旗下有几十个单独的不同的公司，福迪威西特公司并不符合，其三，周建波也有可能在其他公司任职，此外根据公司法第210条规定，未依法登记为公司而冒用公司名义的，应责令改正并可罚款，故福迪威西特公司或周建波的该宣传行为属于违法行为。对证据7的真实性没有异议，但与本案无关；对证据8真实性有异议，且不能证明照片的产生时间在2009年之前或是就2009年前销售产品所拍摄的照片。