【学术】标准必要专利申请行为新动向及其对我国的启示

2015年，我国密集出台了《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》《贯彻实施“深化标准化工作改革方案”行动计划》等标准改革指向性文件，开启了我国标准改革的进程。通过改革，我国要把政府单一供给的现行标准体系，转变为由政府主导制定的标准和市场自主制定的标准共同构成的新型标准体系。在这一标准体系下，市场自主制定的标准分为团体标准和企业标准，国家将支持专利融入团体标准，推动技术进步。因此，可以预见的是：标准必要专利（Standard Essential Patent, SEP）的申请和规制，将成为我国知识产权和标准化领域的改革和发展必须解决的问题，有着较大的理论、现实意义和较高的研究价值。

实践中，标准必要专利因其自身价值和与标准网络性、强制性相结合而产生的巨大商业价值和垄断利益，成为了相关利益各方争夺的焦点，也引起了学术界和理论界的广泛关注。然而，综观已有文献，现有研究主要集中在标准必要专利的计费原则、反垄断规制以及相关的诉讼行为和判例上，对标准必要专利形成的过程和机制关注不足。与此同时，笔者注意到近年来标准必要专利的申请行为出现了一些新的现象和趋势，对标准制定和标准必要专利的形成可能带来重要影响。基于此，本文在简要介绍标准必要专利的特征、形成过程基础上，深入分析标准必要专利申请行为的新趋势，并针对此现象提出系统的对策建议。

一般而言，标准必要专利是指标准化组织在制定某些标准时，部分或全部标准草案由于技术上或商业上的原因没有其他可替代方案，而这些技术方案已经申请了专利，当这样的标准草案成为正式标准后，实施该标准时必然要涉及其中含有的专利技术，从而形成了所谓的“标准必要专利”。当前，主要的标准化组织都对标准必要专利做了界定（见表1），虽然他们的表述有所区别，但所涵盖的核心要素是一致的。

表1 主要标准化组织的标准必要专利定义总结

事实上，在很长一段历史时期内，标准和专利在性质和价值取向上是背离的。标准代表公知领域的技术，是检验产品的一个平均判断尺度；专利是独占领域的技术，代表着最前沿技术的发展。标准追求的是全社会整体的最佳秩序，专利以垄断帮助专利持有者获得最大经济回报。然而，近年来这种情况发生了很大的变化，在高新技术领域中最为明显。高新技术领域的技术标准制定往往以该领域不断更新的科学技术为依托，而这些科学技术常常含有包括版权、专利权等在内的各种知识产权。

由此，标准与专利紧密关联：

• 一方面，在某些领域的标准制定中已经无法回避所选技术方案的专利问题；

• 另一方面，越来越多的专利所有者也积极寻求将其含有专利的技术方案与标准相结合的途径，从而增强和巩固其市场优势地位。

对此，主要的国际、区域标准化组织以及很多国家均出台了相应的知识产权政策，用以规范标准必要专利的申请、披露和授权行为，促进标准的实施和使用。当前，专利信息披露制度和“公平、合理、无歧视”的许可原则（FRAND原则）是标准化组织专利政策的两个主要方面。

国内外学者围绕标准必要专利的特征进行了一定的研究，Rysman和Simcoe（2008）经过内生性检验，发现标准必要专利比非必要专利拥有更高的引用频率，Bekkers（2011）发现高价值的专利更有可能成为标准必要专利，Kang和Motohashi（2015）则发现专利持有者是否参与标准制定过程是该专利能否成为必要专利的关键因素。综合已有研究成果，标准必要专利的特征总结见表2。可以发现，标准必要专利往往包含更多的权利要求、产生更多的引用次数、更多的专利申请内容修改，也往往带来更高的商业价值。同时，企业在标准组织中的活跃程度也对标准必要专利的形成有重要影响，标准必要专利的出现一定程度上刺激了企业的专利申请行为，产生了大量的战略性专利申请。

表2 标准必要专利特征小结

当专利技术纳入标准后，专利持有人可以借助标准的平台获得更为广大的市场空间和专利许可机会，实现利益最大化。因而，近些年来，特别是高技术行业中，西方跨国公司纷纷加大了专利申请和标准参与的力度，以期获得更多的标准必要专利。当然，标准必要专利的产生需要一个漫长的过程，付出相当大的努力与成本。一般而言，为了获得标准必要专利，企业需要完成技术研发、专利申请、参与标准化组织的标准制定等工作（如图1所示），而能否将专利成功地纳入标准中，标准发布后能否获得产业界广泛使用都面临着很大的不确定性。

图1 标准必要专利产生的一般流程

因为专利申请和标准制定过程周期长、难度大、不确定性高，一项技术能否成为标准必要专利由多方面因素综合决定：

• 一是研发阶段，研发失败、专利模仿等非可控因素可能对标准必要专利的技术基础造成影响。

• 二是专利申请阶段存在较大不确定性，专利申请后需要经过一系列实质性审查，只有符合新颖性、实用性、创造性的权利要求才有可能获得授权；且一般专利审查过程持续时间较长，国内发明专利的平均审查周期在两年左右，进入其他国家或区域的专利申请需要经历更长的时间，在这个过程中面临着很高的风险。

• 三是标准制定阶段，无论是否参与标准的制定，标准草案往往需要经过反复的探讨及修改，标准从启动到发布一般需要3年甚至更长的时间。最初提交的专利技术在标准发布时可能已经缺乏商业价值，同时也有可能出现标准中不涉及此专利技术的情况，从而失去成为标准必要专利的机会。

从上述内容可知，标准必要专利的形成周期长、投入高、难度大，但一旦形成之后可为专利持有企业带来可观的许可收益，因而，标准必要专利成为西方企业、特别是高技术企业竞相争夺的一种重要战略资源。然而，随着标准竞争的日益激烈，在标准必要专利申请过程中出现了一种新的现象和行为，Bekkers等学者将其命名为“及时专利”（Just-in-time patent）。

4.1 及时专利的定义

及时专利是指企业或专利权人在参与标准制定过程中，把技术含量低的研发成果在标准会议前或会议期间进行申请，并在标准会议期间通过谈判将该专利技术纳入标准，即为了成为标准必要专利而申请的低价值专利。及时专利有3个非常明显的特征：

（1）专利申请的时间与标准化会议时间有很强的联系；

（2）专利所有者在标准技术会议上通过协商谈判将其写入标准；

（3）专利的技术含量相对较低。

4.2 及时专利产生的原因及流程

专利纳入标准是一个自愿且复杂的过程，利益相关者因为市场地位、技术结构、顾客群体的不同，有着不同的利益需求和不同的策略，参与企业之间及企业与其他相关方之间产生了复杂的博弈关系。在这个过程中，标准化组织的主要职责在于指导、协调和监管整个标准制定过程，力求做到避免垄断和保证公平。标准发布之后，标准组织通常要求成员将其标准必要专利进行公开，并采用“公平、合理、无歧视”（FRAND）的原则进行授权。

如前所述，标准必要专利包含了一个难以替代的标准实现技术方案，标准必要专利的“必要性” 主要由该专利的技术范围和技术内容所决定。通常一项专利成为标准必要专利有3种可能的过程和方式（见表3），各有其不同的特征：

• 第一种情形中，专利在标准项目立项前已经申请或授权，标准制定过程中技术委员会根据需要将这些专利纳入标准。因而，通常对这一类专利而言，从专利申请到被纳入标准之间有很长的时间间隔，专利价值很高，是一种公认的自然需求（如图2所示）。

• 第二种情形中，技术委员会为了提高标准技术水平、降低成本或解决尚未实现的技术方案，要求标准成员进行额外的研发工作，由此形成的专利技术是一种必要的技术需求，往往专利价值较高。专利申请之后，所有者会坚持推动将专利写入标准，由于此类专利研发和申请活动发生在标准制定周期中，因而一般这类专利申请和纳入标准的时间间隔较短（如图3所示）。

• 第三种情形中，参与者在参与标准制定过程中发现标准中的专利/技术漏洞，临时提出低价值含量的专利申请，并利用自身在标准制定组织中的影响力，通过与其他成员的谈判和交易将专利写入标准（如图4所示）。这一类专利申请往往集中在标准化会议之前或会议期间突击进行，专利申请和标准的制定活动呈现出很强的时间重叠关系，这一种专利申请行为就是典型的“及时专利”申请行为。

表3 专利纳入标准的三种方式

注：表来源于Kang、Bekkers（2015）。

图2 第一种情形标准必要专利的产生过程

图3 第二种情形标准必要专利的产生过程

图4 第三种情形标准必要专利的产生过程

4.3 及时专利的表现及其影响

Kang和Bekkers（2015）对W-CDMA和LTE的标准制定过程进行了系统的跟踪，发现这一案例可以很好地揭示及时专利申请行为的特征。W-CDMA和LTE都是在3GPP制定的通讯方面的技术标准，也是影响力最大的3G标准和4G标准，两个标准的制定均经历了漫长的谈判和制定过程。作者对3GPP RAN1小组在1999年至2010年间的77次标准技术会议和专利披露情况进行了详细分析，发现在这一过程中共53家企业的939名代表参加了标准制定过程，涉及超过14,000项专利，其中988项专利最终成为标准必要专利。

专利申请行为与标准会议时间的关系统计见表4。第一行列出所有标准会议前7天时间段内专利申请活动的强度（由于在分析中有77次会议，所以期间的累积时间正好是77周）；第二行列出了会议进行中的专利申请活动强度（由于会议平均时间为四天半，总共累计51周）；第三行列出了会议之后（空闲期）的专利申请活动强度。从表中数据可以发现，专利申请的高峰集中在会议开始前一周的时间，标准会议前的专利申请活动比在会议之后的空闲期间高得多， 会议期间的专利申请活动强度也较高。

表4 专利申请与标准会议时间的关系

虽然我们无法直接从专利申请时间来断定其属于哪一类专利，但是从理论分析可知，第一类专利属于企业正常专利申请行为，其申请时间与标准会议活动不会有太大的相关性。第二类专利项目的研发始于相关标准需求，但考虑到研发过程的复杂性和不确定性，形成技术成果并申请专利需要一定的时间，很难在会议期间完成。所以虽然第二类专利的研制与申请时间和标准制定总体周期一致，但其具体申请时间一般不会和标准会议有太多重合，且实践中此类专利数量相对较少。由此可以推断，标准会议期间（包括会前一周和会议中）专利申请活动强度的变化应该主要是由第三类专利——“及时专利”的申请引起的。

为了进一步区别出不同专利申请行为的差异及其原因，作者进一步采用前向引用（Forward citation）指标对标准必要专利的技术价值进行了判断。结果发现，总体而言标准必要专利的价值是普通专利价值的4倍以上。然而，对于在标准会议之前和会议期间申请的必要专利，其价值与一般专利价值的差距并不大，考虑到纳入标准之后必然会在一定程度上带来引用率的上升，其真实价值还有可能更低。因而，我们可以进一步断定，标准会议之前和会议期间申请的专利主要属于及时专利这一类型。

从专利主体角度来看，可以把企业按照是否参与标准制定和是否出席标准会议进行区分，从而得到出席会议的参与企业、没有出席会议的参与企业和没有参与的企业三类（见表4）。研究发现，出席会议的企业提交的专利申请在会议之前比空闲期高出3倍以上，没有出席会议的参与企业为1.5倍，对于没有参与的企业，会前专利申请活动几乎没有任何的变化，但在会议期间企业专利申请活动明显增加。而且，从专利价值角度看，参与标准制定的企业在会议之前和会议期间申请的专利的价值远远低于其他标准必要专利的价值。综上可见，及时专利申请活动与标准会议活动时间呈现高度相关的特征，参与标准制定的企业是及时专利申请的主体。

基于上述研究可以发现，当今标准制定过程中的专利申请出现了新的动向和行为：

• 一是企业在标准制定过程中，有很强的动机将低技术价值的及时专利纳入标准，追求额外的垄断收益；

• 二是标准会议准备期间，专利申请会突然增加至一个峰值，这种现象对参与标准制定的企业非常明显；

• 三是标准会议前和会议期间申请的专利成为必要专利的可能性很大，然而这些专利的质量相比标准必要专利的平均水平有很大的差距。

及时专利相关现象的出现，一方面降低了标准必要专利的价值含量，另一方面也使得标准的内容更加复杂，进而导致标准实施成本上升、难度增加，降低了相关领域内标准用户的市场进入机会，减少了有效的市场竞争，对相关产业和使用者造成福利的下降。

随着技术创新速度的不断加快和全球化进程的深入推进，技术标准已经成为实现技术进步、产业竞争和国家竞争力的重要组成部分，技术专利化—专利标准化—标准国际化已经成为跨国公司普遍采用的一种标准战略。面对标准必要专利申请行为的新变化，笔者提出以下4个方面的对策建议。

• 第一，对标准制定组织而言，在标准制定和修订过程中应加大对必要专利纳入技术标准的审查力度，对纳入标准的专利设计更为严格和科学的审查机制和流程，以降低标准中低价值及时专利的比重。在这方面，国际互联网工程任务组（IETF）的经验可资借鉴。当相关方在标准制定过程中提出专利技术议案时，技术委员会的主席会启动一个正式程序，要求委员会对现存的不同技术方案进行评估，以寻求能够满足标准目标的非专利技术方案。只有当现存技术中不存在非专利的技术方案时，专利技术才会被纳入标准。通过这种方式，在最大程度上降低了标准中纳入技术水平低下的及时专利的可能性。

  
  

• 第二，当前我国正处于标准化工作改革和知识产权政策法规改革的关键时期，应充分考虑标准必要专利申请行为及其新趋势，做出相应的制度安排。2014年1月，由国家标准化管理委员会、国家知识产权局联合制定的《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》首次对国家标准涉及专利的相关问题作了规范，其中包括专利信息的披露、专利实施许可、强制性国家标准涉及专利的特殊规定等方面的内容。2016年12月，《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》中新增了关于当然许可的条款和标准专利许可的条款，进一步对标准中涉及专利的情况进行了规范。这些政策和法律规范的出台有望促进我国的标准制定和实施工作，然而，我们也注意到这些政策和法律主要着眼于规范标准必要专利形成后的许可机制，并没有对标准形成过程中的专利纳入机制和程序做具体的规定。从当前实践看，由于我国标准和专利结合的工作相对滞后，标准必要专利的案例还主要集中在信息通信行业，所涉及的标准和专利数量也不算庞大。但随着我国标准化战略的全面推进，标准必要专利相关问题将成为标准制定中面临的一个关键问题，及时专利问题也必然会越来越多。政府和标准化相关部门应未雨绸缪，积极加强相关制度建设，完善标准必要专利的审查机制，减少低价值标准必要专利的寻租空间，促进我国标准化工作和专利创造、运用的健康发展。

  
  

• 第三，对于国内企业而言，应熟悉和掌握标准必要专利形成的内在规律，为标准必要专利申请和运用奠定基础。

  （1）从内部能力建设着手，从根本上不断提升企业自主创新能力和标准战略能力，获得高技术含量、高价值含量的专利，并在专利的创造、布局、申请、保护、运营等每个环节实现与企业标准化战略的有机结合，实现创新、知识产权与标准战略的协同发展。

  （2）从对外战略着手，加强对专利创造以及专利申请策略的重视程度，在专利布局时要实时关注标准的制定及修订进展，并适时对专利战略作出调整。从而积极将企业专利纳入标准，巩固自身市场优势地位。

  
  

• 第四，我国企业在积极参与国际标准制定活动的过程中，应做好应对及时专利策略的准备。

  （1）加强国际合作和国际标准化活动的参与度，提升我国专利技术成为国际技术标准的可能性。同时，关注西方跨国公司及时专利申请的新动向，从专利申请、标准提案、标准谈判等方面做好应对措施。

  （2）在具体操作层面上，针对及时专利的特征，我国企业也可以适当吸纳一些战术技巧，提升企业专利在国际标准中的采纳几率。特别是对于华为、中兴等技术能力较高、国际标准化活动参与程度较深的企业而言，可以通过参与国际标准的提案和起草过程，把自己的技术有意识地与所参与制定的标准相结合；结合标准制定周期适当调整企业专利申请进度，从而在最大程度上实现对标准必要专利技术的掌控；根据标准工作的进度及时调整专利布局，通过实时申请“及时专利”的方式扩大自身的技术保护范围和影响力。

本文为浙江省自然科学基金（项目编号：Y14G020097）、国家自然科学基金（项目编号：71572187）和浙江省重点软科学项目（项目编号：2016C25005）阶段性研究成果。

郑素丽：中国计量大学经济与管理学院教授，所长，硕士生导师，研究方向为技术创新、标准化与知识产权管理。

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