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刘国军贾丽晨 | 拟上市企业如何应对上市前夕及过程中被提起的发明专利侵权诉讼？

知产前沿 · 公众号 · · 2024-03-13 14:15

正文

一、拟上市科创企业面对的专利侵权诉讼风险

二、科创企业上市中遭遇专利侵权诉讼的问询节选——聚和股份

三、科创企业应对专利侵权诉讼的普适策略要点

四、从专利侵权诉讼应对角度对科创企业的内部专利管理建议

一

拟上市科创企业面对的专利侵权诉讼风险

因为商业竞争兼技术竞争的缘故，侵害发明专利权纠纷是科创企业涉诉的高频案由之一，且在企业所遭遇的知识产权诉讼中占比最高。

科创板明确提出对企业科创属性的要求，企业的科创实力及核心竞争力往往涉及专利技术，因此专利纠纷容易成为企业上市过程中的常见威胁。 越是技术密集型行业，市场竞争激烈，同行业企业之间就越容易发生专利战，例如锂电池隔膜行业的JL股份，于2022年12月30日申报科创板上市，后撤回上市申请，上海证券交易所于2023年9月18日作出终止上市审核的决定，其折戟科创板IPO的一个重要原因就是上市过程中身陷竞争对手发起的多起专利诉讼并面临高达2.8亿的巨额索赔。

截至2024年2月20日，根据上交所科创板股票发行上市审核信息披露，共有942家企业申报科创板，并有242家企业的审核状态显示为“终止”，其中大部分企业终止上市的原因都与知识产权问题有一定的关联，尤其涉及知识产权诉讼。

知识产权诉讼，特别是发明专利诉讼，通常具有诉讼标的大、持续周期长、技术门槛高的特点，企业应诉需要付出较高的成本，无论诉讼结果如何，都将对企业的商誉和社会形象带来一定的负面影响。

对于科创企业来说，一旦被提起发明专利侵权诉讼，可能面临巨额侵权损害赔偿及侵权技术方案无法继续使用的败诉结果。 一方面高额赔偿金将给企业的财务状况带来不利影响，另一方面如果侵权专利波及到企业的核心技术，可能将破坏企业科创属性，影响企业依靠该技术开展持续生产经营，直接或间接的造成上市阻碍。

当然，并非所有遭遇发明专利侵权诉讼的企业都会因此终止上市，主要还是看专利侵权诉讼的结果及对企业主营业务的影响程度。 根据上交所对发行人涉及专利侵权诉讼的问询问题来看，关注点围绕涉诉专利是否涉及发行人的核心技术，专利纠纷可能给发行人带来的赔偿金额，是否对发行人后续的生产经营产生重大不利影响等方面展开。

二

科创企业上市中遭遇专利侵权诉讼的问询节选——聚和股份

聚和股份被诉侵权的是其主营产品，根据其在招股说明书中的披露，自2019-2021年间，被诉侵权系列产品占主营业务收入的比例分别为71.74%、92.63%及96.54%。因此，一旦聚和股份败诉，相关产品停止制造、销售，其收入预计将锐减九成以上，公司的整体生产经营将受到重大影响。

鉴于聚和股份遭遇的专利侵权诉讼均发生在其提交上市申请之后，且在上市委问询时，案件均未开始审理，因此上市委着重关心如果败诉是否会影响聚和股份的研发生产、财务状况及投资者利益。

发行人及保荐机构关于上市委会议意见落实函的回复（节选）

请发行人说明相关专利侵权诉讼如败诉：（1）是否对发行人进一步研发并形成自有核心技术用于生产及发行人生产经营构成重大不利影响；（2）对发行人财务状况的影响以及相关财务风险的承担机制，以保护投资者的权益。

发行人回复：

（一）是否对发行人进一步研发并形成自有核心技术用于生产及发行人生产经营构成重大不利影响

截至本回复出具日，发行人面临的主要专利侵权诉讼即发行人与江苏索特及其子公司Solar Paste之间的专利侵权诉讼，现对相关专利侵权诉讼逐一分析如下：

1、江苏索特案件对发行人的影响

截至本回复出具日，江苏索特已就专利号为201180032701.8以及201180032359.1的两项发明专利（以下简称为“境内涉诉专利”）分别向江苏省苏州市中级人民法院对公司提起了专利侵权诉讼。

针对上述境内诉讼，发行人认为：即使在江苏索特案件中败诉，该不利结果不会对发行人进一步研发并形成自有核心技术用于生产及发行人生产经营构成重大不利影响，具体分析如下：

（1）发行人已继受三星SDI在《专利许可协议》项下的所有权利及义务

......截至2020年12月31日，根据《资产购买协议》的约定，三星SDI已将专利交叉许可的相关资料交付给发行人并实质性退出光伏浆料行业。同时根据《专利许可协议》的约定，基于发行人作为三星SDI出售其全部或实质性光伏浆料业务及资产的合格继受方且三星SDI已向美国杜邦发出通知，《专利许可协议》项下的权利及义务已全部自三星SDI转让给发行人。

（2）发行人享有境内涉诉专利的使用权，即使败诉对发行人的不利影响整体可控。

上述案件中的涉诉专利均在《专利许可协议》涉及的专利许可范围内，公司有权实施涉诉专利包括制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法直至上述专利权利期限届满。

如前文所述并结合LS律师、JD律师出具的法律意见书，公司基于《专利许可协议》和《资产购买协议》的履行已依法获得涉诉专利的许可，整体败诉可能性较低。同时，江苏索特在起诉状中并未列示其主张2亿赔偿额的具体计算方式，亦未提供相关证据支持该等赔偿额，且JD律师、LS律师谨慎测算的损害赔偿结果亦远低于2亿元。总体而言，即使发行人在相关诉讼案件中败诉，对发行人产生的不利影响整体可控。

（3）发行人体系完备的核心技术、灵活高效的响应体系、稳定资深的核心研发团队能够支持产品持续迭代升级

① 发行人已拥有多项核心技术，并有效运用在产品研发、生产过程中

公司自成立以来，始终聚焦于新材料、新能源领域。经过多年技术积累，已形成覆盖银浆产品多个应用领域及生产工艺的多项核心技术。依靠公司积累的核心技术，公司自主研发、生产的光伏银浆产品能够满足多种类型太阳能电池对银浆的需求并已逐步涉足非光伏领域。

......报告期内，发行人依靠自有的核心技术开展生产经营活动，并通过积极申请专利、建立健全技术保密机制等方式对核心技术进行保护，发行人核心技术能够覆盖发行人现有产品体系。

② 发行人灵活高效的响应体系能够支持核心技术持续更新迭代

发行人搭建了灵活高效的响应体系，配备了客户驻地研发工程师，负责项目技术沟通并提供产品技术支持，通过建立完备的客户档案、客户投诉等管理系统，以及信息快速传递与反馈机制，能够第一时间了解市场动态、客户需求，展开有效研发，持续对公司现有技术进行快速更新迭代，以支持公司持续发展。

③ 发行人稳定、资深的核心研发团队能够支持公司持续研发创新

（4）N型电池成为市场主流技术趋势确定

......由于N型电池成为未来主流电池技术的趋势明确，且公司具备较早的储备了N型电池配套银浆技术并在该领域建立了较强的竞争优势，能够支持公司的持续健康发展。

（5）公司复配银浆技术具备一定的竞争力

（6）如败诉，相关不利结果不会对发行人持续生产经营构成重大不利影响。针对江苏索特诉讼案件，无论案件的最终结果如何，均不会对发行人持续生产经营能力造成重大不利影响，具体分析如下：

首先，发行人系《专利许可协议》的合格继受者，可以依法使用境内涉诉专利直至上述专利权利期限届满。即使发生较小可能导致发行人最终败诉，相关不利结果仅涉及诉讼赔偿，并不会影响发行人在未来使用相关专利。考虑到公司整体经营规模较大且实际控制人已出具相关兜底承诺，潜在败诉赔偿不会对发行人持续生产经营构成重大不利影响。

其次，若法院在判定发行人侵害江苏索特权利的基础上进一步认为发行人无法依据《资产购买协议》的履行成为《专利许可协议》的合格继受者，则涉及对于发行人未来持续生产的产品是否会持续侵犯涉诉专利的判定。由于发行人目前已经完成了对于三星SDI专利、昭荣化学专利等资产的收购，且发行人已经依靠研发生产过程中积累的丰富经验，归纳出了一套涵盖配方设计、材料选取、工艺优化、性能测试等浆料研发生产全流程的技术体系，并申请了多项发明专利，上述各体系专利共同构建了发行人的专利护城河，同时结合发行人在持续研发、生产过程中积累的多项核心技术，已经能够满足发行人持续研发、生产出适配客户需求的高品质正银产品。

再次，根据CPIA数据显示，N型电池成为市场主流技术趋势确定，各大知名太阳能电池厂商均在加快布局N型TOPCon、HJT电池生产线。境内涉诉专利在新型N型电池浆料制作过程中涉及程度较低，且并非N型电池实现高效率的关键要素。光伏行业持续技术迭代要求正银厂商不断开发出全新产品，以实现持续降本增效，为应对行业技术变革趋势，发行人较早储备了N型电池配套银浆技术并在N型电池领域建立了较强的竞争优势，随着N型电池配套浆料市场需求持续增长，能够支持公司的持续健康发展。

最后，在“最坏结果”发生的情况下，公司产品被判侵权且被要求停止生产侵权产品，公司仍然能够通过储备的玻璃粉复配技术（目前已有2项发明专利获得授权、1项发明处于实审状态）完成技术体系转化...... 根据CPIA出具的《证明》，公司2021年全球市场占有率已排名全行业第一，依靠各项竞争优势的充分发挥，公司完成技术体系转化、产品迭代的整体周期较短。

综上所述，由于发行人享有境内涉诉专利的使用权、拥有体系完备的核心技术及稳定资深的研发团队，综合考虑诉讼案件证据材料、外部律师意见、发行人技术积累及专利储备、行业未来发展方向、发行人行业竞争地位等各方面信息，发行人在相关诉讼中败诉的可能性较低，即使发行人在江苏索特案件中败诉，相关不利结果不会对发行人后续形成自有核心技术用于生产及发行人生产经营构成重大不利影响。

2、Solar Paste案件对发行人的影响

截至本回复出具日，江苏索特的全资子公司Solar Paste已向美国联邦特拉华州地区法院提起以公司、东方日升及美国日升为被告的专利侵权诉讼......针对上述境外诉讼，发行人认为：即使在Solar Paste案件中败诉，该不利结果不会对发行人进一步研发并形成自有核心技术用于生产及发行人生产经营构成重大不利影响，具体分析如下：

（1）发行人在美国被认定侵犯Solar Paste专利权利的可能性较低

上述案件中原告Solar Paste所主张的侵权产品系东方日升、美国日升在美国境内销售的由其生产的组件产品......截至本回复出具日，发行人从未在美国制造、销售或许诺销售任何产品，亦未向美国出口任何产品......在案件的现阶段，目前没有依据可以得出Solar Paste可能从东方日升、美国日升或聚和股份处直接或间接获得损害赔偿的结论。

综上所述，发行人在美国被认定侵犯Solar Paste专利权利的可能性较低。

（2）发行人享有境外部分涉诉专利的使用权

如前文所述，三星SDI已将其于《专利许可协议》项下的权利及义务全部转让给发行人。本次境外5项涉诉专利中......发行人享有5项专利中4项专利的使用权且相关专利受《专利许可协议》的保护，保护其免受协议对方以涉案专利主张其专利侵权的威胁，其中包括对于既往专利侵权索赔的放弃，是一项重要的抗辩理由。

（3）发行人体系完备的核心技术、灵活高效的响应体系、稳定资深的核心研发团队能够支持产品持续迭代升级

（4）N型电池成为市场主流技术趋势确定

（5）公司复配银浆技术具备一定的竞争力

综上所述，由于发行人拥有境外5项涉诉专利中4项专利的使用权（剩余1项专利号为US7767254涉诉专利的中国同族专利已被驳回）、拥有体系完备的核心技术及稳定资深的研发团队，即使发行人在Solar Paste案件中败诉，相关不利结果不会对发行人后续形成自有核心技术用于生产及发行人生产经营构成重大不利影响。

（二）对发行人财务状况的影响以及相关财务风险的承担机制，以保护投资者的权益

1、对发行人财务状况的影响

（1）江苏索特案件对发行人财务情况的影响

江苏索特案件中，江苏索特针对每一项专利均主张了9,900万元赔偿额以及100万元合理费用，两个案件共计人民币2亿元。根据“最坏结果”原则，发行人对上述案件的损害赔偿金额对公司财务状况的影响进行了如下分析：

......即使法院全额支持江苏索特两案的诉讼请求共计人民币2亿元（以下简称“最坏结果”），扣除该最高赔偿金额，公司最近两年累计净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）仍符合最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元的上市标准。

同时，为谨慎评估发行人在上述诉讼案件中可能需要承担的损害赔偿金额，发行人分别聘请了JD律师、LS律师进行独立测算......经分析，LS律师、JD律师均认为发行人败诉可能性较低，但基于谨慎性原则，在假设对方诉讼请求获得法院支持的情况下对发行人可能面临的赔偿金额进行了测算，LS律师测算结果为上述两案合计估算赔偿金额在403.40-3,773.10万元之间，JD律师测算结果为上述两案合计估算赔偿金额在797.42-4,196.84万元之间，均远低于原告主张的2亿元赔偿额。

（2）Solar Paste案件对发行人财务情况的影响

......在案件的现阶段，目前没有依据可以得出Solar Paste可能从东方日升、美国日升或聚和股份处直接或间接获得损害赔偿的结论。

（3）发行人经营情况良好、整体规模较大

报告期内，发行人主营业务收入复合增长率达到了138.23%，整体增速较快......经营情况良好且整体规模较大。即使败诉，对发行人财务状况的整体影响亦较为可控。

2、相关财务风险的承担机制

由于上述专利侵权案件均未开庭审理，审理结果存在不确定性，为了保护中小投资者的权益，发行人实际控制人刘海东作出如下承诺：“ 针对前述境内外专利侵权诉讼可能承担的赔偿，本人作为公司的实际控制人承诺：若公司因前述境内外专利侵权诉讼败诉而产生赔偿责任，本人将全额承担相关的损害赔偿责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销。 ”

同时，为保证相关承诺的实施，公司实际控制人刘海东作出承诺如下：“ 如因境内外专利诉讼案件败诉导致本人需要承担赔偿责任，则本人将以自有资金向公司履行偿还义务；如届时本人自有资金不足以偿付上述专利诉讼案件所需承担的赔偿金额，本人承诺本人自聚和股份取得的工资薪金收入、分红收入，以及未来出售聚和股份股票的收入均将优先用以履行相关义务。 ”

三

科创企业应对专利侵权诉讼的普适策略要点

从聚和股份已经注册生效的结果来看，其问询回复一定程度上打消了上市委的疑虑，其采取的应对策略对那些形成主营业务收入的发明专利被诉侵权的企业来说具有一定的参考意义，同时结合其他企业应对发明专利侵权诉讼的问询回复，本文总结出如下应对策略要点：

1. 聚焦抗辩点，积极应对侵权诉讼。 在聚和股份的回复中，其主要的抗辩理由来自专利资产转让方三星SDI与美国杜邦之间签署的《专利许可协议》中约定的专利侵权诉讼豁免权；其次，在境外侵权诉讼中，聚和股份主要以不具有专利侵权行为进行抗辩。除此之外，可供企业选择的专利侵权抗辩思路还包括程序性抗辩、不侵权抗辩、禁止反悔抗辩、现有技术或现有设计抗辩、合法来源抗辩、不视为侵犯专利权抗辩和损害赔偿抗辩等。

2. 委托知名度高的专业机构出具评估报告。

针对侵权诉讼，委托知名度高的律所或代理机构出具评估报告，例如技术比对报告，评估企业侵权可能性，在案件尚未正式作出判决前，多家专业机构同时出具的评估报告一定程度上可以缓解审核机构对于发行人的质疑，避免因等待诉讼结果而导致负面影响持续发酵。

除此之外，企业还应尽快对涉案专利的稳定性进行分析或者委托专业机构进行分析，并在答复问询中详细举证阐明涉案专利不稳定的原因。必要时，可以及时提出专利无效宣告请求，并将该情况及时通报审核机构。

除了前述的可以委托专业机构进行估测之外，企业也可以根据实际情况对可能产生的赔偿金额进行预估，或者委托专利机构进行预估，从被诉侵权产品的实际销量、营业利润、涉案专利的利润贡献率、是否符合惩罚性赔偿的适用要件等角度，尽力证明侵权损害赔偿金额有限，降低审核机构及投资者的负面预期。

3. 说明专利侵权诉讼不会对企业的持续生产经营产生重大不利影响。 由于聚和股份被诉的技术方案已经明显形成主营业务收入，其论述的角度包括专利侵权诉讼不影响企业对涉诉技术方案的使用、企业通过不断更迭的研发创新以维持竞争优势、被诉侵权技术方案在未来对于企业市场竞争的影响较小等。

其他企业还有机会从被诉侵权技术方案在其营收中占比较小或者被诉侵权技术方案与企业在研项目关联性较小，不会对企业后续研发和产品推出造成影响等角度进行答辩。

4. 由企业的实际控制人以其个人名义对企业因专利侵权诉讼败诉可能承担的责任，出具保底承诺。 对于审核机构较为关注的企业财务风险问题，聚和股份的实际控制人对专利诉讼败诉赔偿责任的承担做出承诺，并承诺责任的承担均出自其个人资金。实践中，由拟上市企业的实际控制人对企业各类风险的承担出具个人名义保底承诺函也是一种打消监管机构及投资者疑虑的常见做法。

四

从专利侵权诉讼应对角度对科创企业的内部专利管理建议

对于科创企业来说，为规避专利侵权，应当尽早形成完善可执行的专利内控制度，作到事前有监控，事中有预案。

无论是在产品的立项阶段，研发阶段和上市阶段，亦或是在引进专利、获得专利许可的过程中，每个阶段或过程都有必要进行专利侵权检索，提前避免侵犯他人专利，并对重点专利进行监控，必要时全面检索现有技术，提前做好应对措施，做到心中有数。当企业在接收到专利侵权指控时，由法务部门联合IPR或外部专利团队一起核实侵权指控是否属实，涉案专利是否具有稳定性，并根据具体事实和证据选择应对策略，从容面对专利权人和审核机构的挑战和问询。

最后，拟上市企业或上市企业除了被动防御竞争对手提起的专利侵权诉讼之外，还可以采取主动出击的措施。 除了提起专利无效宣告请求之外，结合专利权人提起诉讼的具体行为，企业还有可能选择发起恶意提起知识产权诉讼损害赔偿之诉、不正当竞争之诉、反垄断诉讼等反制诉讼或者进行刑事报案。诉讼意味着双方都需要付出一定的成本来定分止争，并承担一定的败诉风险，企业发起反制诉讼可以在专利战中为自己争取一定的谈判筹码，还可以向审核机构和投资者传达企业对自身的信心，在一定程度上缓解被诉侵权的舆论压力，破解上市前夕或过程中被迫紧急应诉的被动局面，也对潜在的可能发起专利侵权诉讼的主体起到一定的威慑作用。

刘国军 贾丽晨 | 拟上市企业如何应对上市前夕及过程中被提起的发明专利侵权诉讼？

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