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普华永道：聚焦法务会计之专利许可使用费管理策略探讨！

四大新鲜事儿 · 公众号 · · 2025-01-15 11:17

正文

随着我国的知识产权强国建设， 我国在高精尖领域的技术创新和专利申请量已全球领先，成长为知识产权大国。 中国企业以创新驱动高质量发展，积极探索专利产业化，逐渐从国外专利技术的使用人和被授权方，成长为自主知识产权的所有人和授权人。

专利许可不仅涵盖商业、技术和法律要素，也涉及使用费计算和审计等财务事项。 无论是专利权人还是被授权人，均需面对专利许可授权管理中可能出现的经济利益流失风险，不规范使用专利的合规风险，合作双方之间的信任和声誉风险。本文将从专利使用费审查角度，探讨这一领域的常见挑战和管理策略。

知识产权包含专利权、商标权、著作权等 。 知识产权的许可通常涉及对使用专利的收费 。本文探讨的事项基于专利权人对被许可方按照提成收取专利使用费的商业场景，也适用于特许人向被特许人收取特许经营费用的场景。

专利使用费的常见支付模式

专利使用费的支付方式一般由授权和被授权方通过授权协议约定，通常有以下两种模式：

一次总算（一次总付或分期支付）

提成支付（有时附加预付入门费）

针对 提成支付 的情况，可以按照使用专利的产品（即授权产品）销售额、利润等金额的一定比例提成，也可以按照授权产品销售数量乘以一定费率等方式计算。提成支付的比例可采取固定比例，也常见逐年递增或递减的浮动比例。实务中，提成支付的专利使用费是风险管理关注的重点。

专利权人面临的挑战：

协议条款的布局和应用

授权许可协议的起草和谈判通常由专利权人的法务团队主导。协议生效进入执行层面后，法务团队会主导专利使用费审查、与被授权方就审查结果进行谈判、相关争议解决等。在授权许可协议中，加入条款要求被授权人妥当保存与专利相关的财务和业务记录、保留专利权人的审计权、明确约定专利使用费的计算方式和基础，可以有效保护专利权人的权利，而条理不清晰、甚至存在歧义的条款则会掣肘协议约定的履行。根据经验，常见产生争议的事项可能包括：

提成基数的约定： 专利提成费的计算依据通常可能包括产品类别、相关收入的认定、可从收入中扣减的成本费用等。对这些项目的定义应概括而不必具体，因为协议中不可能穷举所有事项，但太过于广泛的定义又可能反而会削弱专利权人向被许可方收取专利使用费的议价能力。尤其随着经济不断发展、技术不断创新，协议各方对关键条款和定义的理解不尽相同，相关协议条款的时效性更强，可能需要定期更新。

审计条款的布局： 在实践中，企业有时更关注技术和法律层面的专利定义、许可范围、适用法律、争议解决等事项，而忽略了审计条款的提前布局。审计条款是专利权人行使专利使用费审查权力的依据和保障，约定时应考虑对第三方审计的委托授权。对于费率计算公式复杂或涉及财务指标的，还应在约定审计条款时考虑财务专家的意见。

审查结果的落地： 专利使用费审查的目的是确认被授权方的合规性，识别并收回少交的专利使用费。专利权人的内外部审查团队在实施审查程序时，常常会使用基于风险分析的抽样方法，有时还可能会将抽样交易发现的问题推算至未抽样交易。推算方法的应用与落地也是专利权人和被授权方的关注点。

被许可方面临的挑战：

恰当披露专利使用费计算的 基础信息

被许可方作为专利使用费审查的对象，若被审查认定未恰当披露专利使用费的计算依据和相关业财数据，或因未准确理解许可协议要求而使用不恰当的计算方法导致专利权人对其上报的专利使用费数据存疑，可能面临补交高额使用费和滞纳金的局面，不仅影响其与许可权人的商业和技术合作关系，还可能会带来声誉影响，对被许可方自身未来的业务增长和长远发展带来不利影响。

如何充分披露计算专利使用费所依据的各项业务、财务数据，同时避免泄露不必要的企业经营和财务信息， 对被许可方而言挑战重重，同时也是专利权人实施审查的关注重点和难点。 实践中，专利使用费的金额通常需要被许可方的财务部门汇总授权产品的相关数据并计算，但企业没有专职的会计负责专利使用费，财务人员对法律条款的理解有限，相关信息的归集需要研发、销售和产品多个业务部门的配合，企业的业财系统也并非以专利许可权的管理为首要考量。 因此，对被许可方来说，应对审查的常见挑战包括：

销售数据的完整性： 现实中，被许可方可能同时使用多个适用不同费率的专利使用权，也可能会与多个专利权人签署协议。但在日常经营管理中，鲜有企业针对不同的专利权或专利权人在系统中设置对应的专利使用费标签，因此数据提取的过程相对手动，依赖人工判断。此外，当被许可方的经营涉及多个国家和地区，各销售区域的系统和数据可能没有实时衔接，更增加了授权方对相关产品销售数据完整性的顾虑。

提成基数计算的合理性： 当计算专利使用费时需要扣除特定成本，协议往往会约定扣除项目，但这些协议约定的项目内容与实际业务间可能存在差异。例如，协议约定可以扣除运费，但运费可能涉及在不同产品之间的分摊，也可能涉及境内外的分段计算。类似无法通过协议条款明晰的项目往往导致争议。

提成费率的适用性： 当专利使用费依产品技术或规格不同而提成费率不同时，对授权产品技术或规格的认定往往依赖于研发、产品部门提供的信息，财务部门可能不具备判断和审核的专业基础和能力。

专利使用费管理策略探讨

根据普华永道团队在专利授权管理方面的经验，我们建议如下：

专利权人角度

定期审核专利许可协议条款，评估是否需要进行协议条款修订，而不是只在续约、发生争议时才重新查看协议。

统计和分析被许可方提交的专利使用费报告，及时发现潜在风险信号，并与被许可方实时跟进。

以风险和重要性为导向，定期挑选被授权方进行专利使用费审查，并评估是否需要在特定年限内完成对所有被授权方的全量审查。

基于审查结果，要求被授权方改善相关流程，并按照改进后要求上报专利使用费。

被授权方角度

在许可协议谈判阶段关注专利使用费的计算和审查条款，尽量避免协议双方对关键条款的理解和认知存在偏差。

为专利许可合规分配恰当的资源，对相关人员进行定期培训，赋予相关人员协调其他部门资源的权限。

确保计算专利使用费的人员能够准确理解许可协议要求，避免因理解偏差或主观做出的有利于被许可人的解读导致未来经济利益流失。

伴随着“中国制造”向“中国创造”的转变进程，中国企业在授权和管理自有知识产权时，也应当关注专利使用费的管理和策略，推动专利使用费成为企业收入增长的重要一极。与此同时，中国企业在使用国内外其他企业专利时，也应深入理解许可协议要求，合规遵循相关要求，降低可能的经济和声誉损失风险。

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