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“本文将讨论新颖性问题中的化合物的新颖性推定规则和宽限期这两个注意事项。”来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
在上一篇中，我们着重讨论了新颖性问题的答复中的抵触申请、单独对比原则、惯用手段的直接置换这几个重点注意事项。本文将继续讨论新颖性问题中的化合物的新颖性推定规则和宽限期这两个注意事项。化学领域的发明专利存在着一些特殊问题，因此，《专利审查指南》专门用一章（第二部分第十章）来对化学领域的发明专利申请审查做出若干规定。这其中，新颖性的推定规则是化学领域的特殊规定之一。《专利审查指南》第二部分第十章第5.1节规定：“专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件中记载了化合物的化学名称、分子式（或结构式）等结构信息，使所属技术领域的技术人员认为要求保护的化合物已经被公开，则该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。如果依据一份对比文件中记载的结构信息不足以认定要求保护的化合物与对比文件公开的化合物之间的结构异同，但在结合该对比文件记载的其他信息，包括物理化学参数、制备方法和效果实验数据等进行综合考量后，所属技术领域的技术人员有理由推定二者实质相同，则要求保护的化合物不具备新颖性，除非申请人能提供证据证明结构确有差异。”一般将上述规定简称为“化合物新颖性的推定规则”。在该规则中，在满足一定条件的情况下，推定对比文件公开了要保护的化合物。虽然给予了权利人提供证据排除该规则的机会，但实际上排除难度非常大，需要权利人对消极事实进行举证。这样推定是因为，我国审查实践对于对比文件的公开要求实际上低于申请文件的公开要求。对于一件化合物申请，我国不仅要求公开具体的结构式，还要公开合成方法、以及包括表征、效果等数据，只有这样才认为申请人真的在申请时完成了该化合物发明；而对于对比文件，仅需公开结构式，例如用表格罗列各种基团排列组合成的各种化合物结构（俗称表格化合物），基本就推定这些化合物都属于现有技术而被公开。在《专利审查指南》中，还有一种推定不具备新颖性的情况，应注意不要与上述情况混淆，即用物理化学参数或者用制备方法表征的化学产品与对比文件公开的产品比较后无法确定区别时，该化学产品的新颖性也存在特殊的推定规则，可参见《专利审查指南》第二部分第十章第5.3节的规定，本文暂不讨论这种情况。然而，阅读《专利审查指南》的规定之后，专利权人的举证形势往往陷入困境：要如何证明一种化合物在申请日之前是“无法”获得的呢？穷举所有化合物制备方法显然是不可能实现的。对此，我们心里应该时刻有这样的概念，在绝大多数司法和行政程序中，有效举证的标准都是“高度盖然性”，而不要求绝对地排除任何反面可能。专利权人在面临无效请求人使用推定规则评价化合物的新颖性时，需要做的是尽最大可能地举证证明相反事实（例如，申请日前无法获得该化合物），使得裁判者内心确信该相反事实具有“高度盖然性”，此时，至少能够将举证责任转移回对方当事人。【案例一——(2020)最高法知行终97号（最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）摘要第27条）】该案是一件复审驳回后行政诉讼案件，双方当事人为专利申请人和国家知识产权局，虽然不是无效案件，没有无效请求人，但最高院给出的裁判规则是通用的。该案中，最高院认为：“专利申请人主张申请日之前无法获得专利申请要求保护的化合物的，不仅应当证明利用对比文件所载实验方法无法制得该化合物，还应当证明采用所属技术领域的常规实验方法，在根据原料等的不同对常规实验方法作出适应性调整，排除非考察因素可能的影响，充分发挥本领域技术人员的常规技能的情况下，亦无法制得该化合物。如果专利申请人能够证明上述情形下均无法制得该化合物，则可以认定其证成了‘申请日之前无法获得该化合物’，继而可以推翻前述关于对比文件破坏专利申请新颖性的推定。本案中对比文件1提及了本申请的化合物，雅宝公司仅证明对比文件1所载实验方法不能制备本申请化合物，但未就本领域常规实验方法的制备可能性举证，雅宝公司的证据尚不足推翻对比文件1已经破坏了本申请新颖性的推定。而且，雅宝公司因其提交的实验方法并非所属技术领域的常规的具有代表性的制备方法，同时该实验之时并未根据原料不同做了适当变化、排除了非考察因素可能的影响，因此，基于雅宝公司提供的证据尚不能对在本申请的申请日之前获得本申请的化合物产生高度盖然的合理怀疑，此时基于前述论述，就此的举证责任尚未达到要进行举证责任转移的程度，因此，本案就此的举证责任还不用转移至国家知识产权局，国家知识产权局在此情况下还无需就该问题进行举证。”可见，为了推翻化合物的新颖性推定规则，专利权人不仅应当证明利用该现有技术文献所载实验方法无法制得该化合物，还应当证明采用所属技术领域的常规实验方法并充分发挥本领域普通技术人员常规技能，亦无法制得该化合物。这种证明要求确实难度很高，需要与己方技术人员从各方面进行讨论，制定充分、合理的证明方式。《专利法》第二十四条规定：“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（一）在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；（二）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（三）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的。”其中第（一）项“在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的”情况为2020年修改专利法时新增。“第三十条 专利法第二十四条第(一)项所称中国政府承认的国际展览会，是指国际展览会公约规定的在国际展览局注册或者由其认可的国际展览会。专利法第二十四条第(二)项所称学术会议或者技术会议，是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议。申请专利的发明创造有专利法第二十四条第(一)项或者第(二)项所列情形的，申请人应当在提出专利申请时声明，并自申请日起2个月内提交有关国际展览会或者学术会议、技术会议的组织单位出具的有关发明创造已经展出或者发表，以及展出或者发表日期的证明文件。申请专利的发明创造有专利法第二十四条第(三)项所列情形的，国务院专利行政部门认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交证明文件。申请人未依照本条第三款的规定提出声明和提交证明文件的，或者未依照本条第四款的规定在指定期限内提交证明文件的，其申请不适用专利法第二十四条的规定。”上述《专利法实施细则》中的规定尚未针对《专利法》的最新修改而更新，因此不包括“在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的”的情况。对于其他几种情形，更具体的规定和文件提交要求可以参见《专利审查指南》第一部分第一章第6.3节的相关规定，不再赘述。需要强调的是，“在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出”、“在规定的学术会议或者技术会议上首次发表”这两种情况，默认为专利申请人在申请专利时应知晓，因此要求在专利申请时提交相关证明文件，这样在授权过程中已经予以审查，因此在无效程序中，涉及这方面的案件较少见。而对于“他人未经申请人同意而泄露其内容”的情况，专利申请人在申请专利时未必知晓，因此并不要求必须在专利申请时提交证明文件，这就有可能会把该问题留到无效宣告程序中解决。所以这个情形是本节接下来要重点讨论的内容。该案中，黄某从事帮助沅江市企业申报专利的工作，工作中从涉案专利的专利权人处知晓了涉案专利的内容，随即未经涉案专利的专利权人同意将其技术内容用于给另一个公司双雁公司申报专利。无效决定认为，黄某作为从事帮助企业申报专利的工作人员，其应当知晓在专利申请公布之前附有保密义务，因此应负有默示的保密义务，即其行为违背了申请人意愿。而双雁公司利用黄某提供的技术内容申请的专利的公开后，该发明创造处于公众想得知就能够得知的状态，即完成了“泄露”。而双雁公司申请的专利的公开日即为泄露日，应以此推算6个月的宽限期。该案中，专利权人丰业达公司的员工高某将本应保密的设计发布到了天涯社区和百度贴吧，但是由于该专利权人并非申请人，而是在专利授权后从当初的申请人胡某（系丰业达公司的股东）处受让得到，而高某与胡某之间并无明示或默示的保密关系，因此高某在互联网上发布相关设计的行为不属于“他人未经申请人同意而泄露其内容”的情形。该案中，专利权人主张其公司员工违反密级文件存档相关管理制度而在互联网上发布了视频，泄露了其外观设计申请的内容。但是无效决定认为，专利权人提供的员工手册、管理规定等均由专利权人所在公司单方出具，其制作过程具有较强的随意性，在请求人不认可该证据真实性的前提下，合议组对上述证据不予采信。并且，由于视频发布于2017年，而专利权人提供的员工手册为2019年修订版，因此也不能证明相关事实。由以上案例可见，在无效程序的实践中，“他人未经申请人同意而泄露其内容”应理解为，他人和申请人之间应存在明示或默示的保密关系，而非字面地理解为只要他人没有拿到申请人的同意书之类的，因为如果这样理解的话，实际生产生活中大概不会有申请人出具这样的同意证明。此外，根据《专利审查指南》的相关规定，对于“他人未经申请人同意而泄露其内容”的情况，若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。如果申请人或者专利权人未能及时提出声明，则不能享有宽限期。该案中，虽然他人未经申请人同意而发表了学术论文从而泄露了涉案专利的内容，但关于专利权人获悉后是否在两个月内及时声明，请求人提交了相关证据证明了专利权人使用该学术论文作为申报奖项的材料之一，说明专利权人那时已经知悉该学术论文的存在；专利权人主张虽然其知悉该学术论文的存在，但并不知晓该学术论文会破坏其专利的新颖性，因此不属于《专利审查指南》中规定的“得知情况”。无效决定并未采纳该专利权人的主张，认为这里的“应当在得知情况后”，不需要严苛到得出涉案专利的新颖性或创造性被破坏的法律结论，因此最终认定涉案专利不享有宽限期。【案例六——（2020）最高法知行终588号（最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2022）第7条）】该案中涉及一款软件的图形用户界面的外观设计专利。在专利申请日之前，发帖人将带有本专利图形用户界面设计的软件公开在卡饭论坛上，但其安装界面提示的是“仅供试用”并要求输入体验码，仅有部分能够获得体验资格的用户可以试用该软件。其后，获得优先体验资格的用户在跟帖中进一步披露了所述软件内容。该案判决中认为，发帖人由于采取了输入体验码的保密措施，符合软件内测的商业惯例，也无主观泄露的意思表示，因此其行为不属于“他人未经申请人同意而泄漏其内容”的情形；而跟帖人应当明知或者应知发帖人或者软件权利人有保密的意思和行为，并因此负有默示保密义务。但是，跟帖人违背了基于社会观念及商业惯例所承担的默示保密义务，披露了所述软件的非正常打开方式并向社会公众呈现出软件中的图形用户界面，违背专利申请人的意愿，应当属于专利法第二十四条第三项规定的“他人未经申请人同意而泄漏其内容”的情形。还有一点值得注意的是，宽限期和优先权的效力是不同的。宽限期仅仅是某些特殊的公开进行特殊处理，不令其损害专利或专利申请的新颖性，并不是把这种特殊公开的公开日视为专利申请的申请日或优先权日。试想一下，如果在宽限期期间，有不知情的第三人独立地做出了同样的发明创造并提出专利申请，那么根据先申请原则，在后申请人即使提交了宽限期的合格证明，还是不能取得专利权。再进一步，独立作出同样的发明创造的第三人能否取得专利权呢？答案也是否定的，因为不丧失新颖性的公开只对特定申请人有效，并非对所有人有效，因此该第三人申请的专利将丧失新颖性，也无法取得专利权。所以，作为宽限期的“六个月”，其实充满了不确定性，完全不能等价于优先权来使用。作为创新主体，一旦发现了要申请专利的技术方案被他人擅自公开，一定要尽快申请专利，不要因怠于行使权利而坐等六个月再提交专利申请，那样风险非常大，很可能使得专利无法被授权，即使侥幸通过实审程序得到授权，在“掘地三尺”的无效程序中也很可能经受不住考验。本次就无效宣告程序中专利权人对新颖性问题的答复中的化合物的新颖性推定规则、宽限期两个问题做了若干讨论，并给出了一些示例案例作为参考。对于新颖性判断的一般性问题，我们不在本系列中介绍，而是仅摘取几个难点或者说在实践中容易被忽视的重点方面进行讨论。特意强调这些问题的原因在于，行业内一直存在着一种误解或偏见，认为新颖性判断是一件非常容易甚至一目了然的事情，但通过本章和上一章的介绍，可以管中窥豹地看出事实并非如此。而且，在无效决定中，以缺乏新颖性理由作为权利要求的无效理由的情况，虽然不像以缺乏创造性理由作为无效理由的情况那样比比皆是，但也并不稀少，不能被忽视，真正实践起来就会知道，缺乏新颖性的无效理由其实并不是一个如很多人想象中那样容易应对的无效理由。
到目前为止，对于缺乏新颖性无效理由的应对，已经通过本章和上一章中的介绍而暂告一段落。如果本系列还有后续篇章的话，将开始讨论创造性问题的具体答复策略。由于创造性问题涉及的方方面面较为庞杂，因此将会分成多次来讨论。
（原标题：专利无效宣告程序中专利权人应对篇——新颖性问题的答复）来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：袁玥 中国贸促会专利商标事务所
编辑：IPRdaily辛夷 校对：IPRdaily纵横君
