作者 | Ryan McCarthy 彭雍 马晓初
美国斐锐律师事务所
在美国，专利侵权诉讼可能让人觉得费解，尤其是对那些诉讼经验有限的外国企业而言。而更令人困惑的是，在通过质疑涉案专利的有效性来应对专利侵权诉讼时，会涉及各式各样的应诉方案和审判地点。其中一种方案是向专利审判与上诉委员会 (PTAB) 提请授权后复审程序，而多方复审 (IPR) 则是专利侵权诉讼被告的普遍选择。然而，外国企业或其他不熟悉美国专利诉讼的人士在考虑提请 IPR 时往往会过于想当然。
下面介绍了外国企业在考虑提请 IPR 时需牢记的三个首要问题，这尤其有助于它们避免做出那些长远看来可能会导致高昂代价的错误假设。
外国企业可能不愿在地区法院以外增加新的诉讼地点，这通常是因为他们错误地认为需要为此重复耗费额外成本，或者这项工作可以延后进行。尽管向 PTAB 主张专利无效性的努力似乎与地区法院诉讼重叠，但 IPR 在质疑专利有效性方面通常更具成本效益，也更有可能达成涉案专利不具可专利性的裁决。
针对诉讼所涉专利提交 IPR 请愿的做法，可以更快地在平行诉讼的早期阶段达成和解。同样地，IPR 程序也可能会促使诉讼中止，甚至可能早早结束整个争议，无需双方大费周章地进入陪审团审判阶段——尤其是，IPR 程序的周期约为 19 个月，而在地区法院进入庭审阶段可能需要至少两年（而且实际上可能更长）。
与陪审团和大多数地区法院法官不同的是，PTAB 的行政专利法官 (APJ) 既接受过技术和法律培训，也具备多年的专利诉讼和/或申请经验。因此，行政专利法官可以更得心应手地理解相关技术，并更快地作出现有技术相关裁定。比起陪审团审判，IPR 程序的当事方可以向 PTAB 提出更进一步的技术论据。
专利挑战者在 PTAB 程序中的举证责任，远没有他们在地区法院专利诉讼中的举证责任繁重。地区法院实行法定有效性推定，专利挑战者要想证明专利权利要求无效，必须提供“确凿且令人信服的”证据。PTAB 则不存在有效性推定，请愿人仅需提供“优势证据”即可证明相关权利要求不具可专利性，而“优势证据”的严格程度比“确凿且令人信服的”证据低很多。
身陷美国专利诉讼的外国企业常常需要双管齐下，同时通过地区法院专利诉讼和 PTAB 程序来实现其目标，即获得和解优势、提前结束或中止诉讼、提高自身在评估现有技术方面的技术娴熟度等等。
即使外国企业已经意识到 IPR 程序的必要性，但如果想当然地认为可以延后提交 IPR 请愿，也还是会铸成错误。这种想法不仅会产生额外成本，更糟糕的是，还可能降低在 IPR 程序中获得胜诉的机会。
尽管《美国法典》第 35 编第 315(b) 条规定，被告可在地区法院送达诉状之后一年内提交其 IPR 请愿，但其他因素会大大缩短这一时限：
将 IPR 请愿的提交时间延后至诉状送达之后数月，可能会增加 PTAB 依照 Fintiv 案先例酌情拒绝请愿的概率。此外，尽早（例如，在诉状送达之后三到四个月内）提交 IPR 请愿可以减少在 Fintiv 案因素相关问题上使用大量篇幅（ IPR 请愿书限制字数在 14,000 字以内）的需要。尽早提交 IPR 请愿还可以将更多的篇幅用于陈述现有技术相关依据，从而为无效性论据增加更多细节和深度。
就某些地区法院而言，在诉讼程序中尽早提交 IPR 请愿可以提高成功获得诉讼中止的几率。IPR 程序的成功立案可能需要大约 7 个月的时间，但如果能够在当事双方进入花费不菲的证据开示和权利要求解释阶段之前就成功立案，将使得一些地区法院更有可能作出全面中止诉讼的裁定，从而节省了资源，也避免了在不同审判地点上进行重复工作。
外国企业若想当然地认为 IPR 请愿的起草流程可以推迟或延后至诉状送达之后数月，从长远来看，这样的主动失误可能会让它们付出高昂的代价。
作为一个审判机构，PTAB 拥有复杂而精妙的运作体系，要想在这里获得胜诉，需要一套不同于地区法院诉讼和专利申请的技能。专利诉讼律师或专利律师并非人人都是 IPR 专家，专利律师事务所也并非都拥有在 PTAB 执业的丰富经验。令人遗憾的是，许多外国企业以及不熟悉美国专利诉讼的人士都没有意识到这个细微的差别，这可能导致其所选择的律师缺乏相关经验。
对于 PTAB 程序的当事方来说，聘请专门从事此类业务的律师（通常被称为“IPR 专家”）是非常重要的。IPR 专家拥有丰富的相关经验，有能力处理技术性很高的 PTAB 程序及其迅速变化的实务规则，也通常能够以高效的方式完成这些工作，而不会影响地区法院诉讼中正在开展的并行工作。再者，IPR 专家通常具备与各类专利诉讼律师（包括来自其他事务所的律师）合作的经验，了解在起草 IPR 请愿时考虑无效性、非侵权、权利要求解释等相关问题的重要性。
不熟悉 PTAB 业务的新手常常犯下的另一个错误是，认为自己可以完成 IPR 请愿所需的现有技术检索，而不需要聘请 IPR 律师。在地区法院诉讼早期阶段提出的无效性主张所确定的现有技术类型，未必与 IPR 请愿所应采用的现有技术类型相同，因为前者不一定会将重点放在附属权利要求或现有技术动机的所有细微之处。尽管使用内部资源来检索 IPR 请愿所使用的现有技术听起来很诱人，但通常而言更加经济的做法是，尽早聘请 IPR 律师来审查、监督现有技术出版物的评估工作。这些 IPR 专家拥有丰富经验，可以找出一整套相关出版物来为独立和附属权利要求提供最具说服力的 IPR 理由。
单凭诉讼能力不一定能够在 PTAB 如鱼得水，因此，在开展并行诉讼时，可以考虑为您的诉讼团队搭配若干名 IPR 专家。
所述意见为作者截至上列日期的观点，不一定代表斐锐律师事务所及其任何其他律师、委托人或各自任何关联方的观点。本文仅提供一般信息，不用作且不应视为法律建议；并且不构成任何律师-当事人关系。
*中文翻译仅供读者参考，点击阅读原文可查看英文原文。
来源：
美国斐锐律师事务所
编辑：Sharon
