“参数专利”俨然已经成为中国知识产权领域非常热的一个话题了。
在“
格力 v 奥克斯
”案中,因为奥克斯从东芝购买的一件压缩机专利,其关键发明点使用了参数特征限定,导致对这一问题的全行业争论一直持续不断。
一种观点认为
这是权利人滥用了专利制度,试图用参数限定结构的方式垄断行业通用技术,容易引发基于“编参数”的假专利、假创新;
另一种观点则认为
,不应该忽视参数的限定作用,尤其是在其有充足的实验数据且拥有意料不到的技术效果情况下。
最终,本案在最高人民法院的二审行政判决中,
以“推定新颖性”的标准
来进行认定。结果是,不仅没有解决之前争议的焦点问题,而且还引入了一个新的争议焦点。
不过,从总的趋势来看,对于参数特征的专利要求是越来越严格的。而相关的案例也在不断涌现,今天就发现了一个可以称之为
“
格力 v 奥克斯
”案翻版的典型案例,但是本案的结果和争议却大有不同。
2024年9月4日,国家知识产权局公告了
九阳股份有限公司
的一件“一种加热式料理机”专利ZL201620610437.1的无效决定,经合议组审理后,认为该专利部分权利要求不具备创造性,因此宣告专利权
部分无效
。无效请求人有两个:
中山市奔迈电器有限公司、广州安家乐电器制造有限公司
。
这件专利之所以被关注,就是因为“参数特征”成为本案无效中的一个关键争议点。
根据合议组确定的本专利与
最接近的证据区别有两点
,第一点显而易见,主要焦点集中在第二点:认为本专利的“金属套到发热盘的中心距离为
D
,发热盘的半径为
R
,
0.2R≤D≤0.8R
”、以及“所述检测装置的顶端到发热盘内底面的距离为
H1
,粉碎刀的下端到发热盘内底面的距离为
H2,H2>H1
”,这是现有证据中没有公开的参数。
其实看下面两个说明书附图就能很容易的了解,该限定的位置关系,实际上就是料理机中涉及内部最关键部件的位置和空间关系。
而使用这两个参数起到的技术效果是怎样?说明书中也提到了。
A部分
——对于
0.2R≤D≤0.8R:
“……这样既增强了扰流效果,从而提升了粉碎效果和粉碎效率,同时金属套离搅拌杯侧壁的距离合适,便于金属套和搅拌杯侧壁的清洗。当D小于0.2R时,不能起到很好的扰流作用,使得粉碎效果不好;当D大于0.8R时,金属套离搅拌杯侧壁太近,不便于金属套及搅拌杯侧壁的清洗。”
B部分
——
对于
H2>H1
:
“…… 这样既保证良好的粉碎效果和粉碎效率,同时避免检测装置与粉碎刀之间干涉,保证工作时的安全性。”
不过,对于这样的参数特征限定,合议组在审理后,最终给出的结论是:上述
参数范围的选择
可以由本领域技术人员通过常规手段得到
并且本专利说明书的记载不能体现其具有预料不到的技术效果,因此不具备创造性。
乍一看,
也就是说本案中无论参数如何设定,这对于本领域技术人员来说,都是“公知常识”
。
可能很多人会认为合议组又在滥用公知常识,明明有具体的参数值限定,为何成了“公知常识”?
其实看到这,熟悉
“格力 v 奥克斯”
的压缩机案情的,应该能体会到,这两个案件有很多相似之处。都是参数限定的结构关系,
共性之处就是
参数值的大小其实都不予考虑了,或是没有具体限定作用了。
不同的则是最高院二审中使用的是“推定
新颖性
”,本案则是“公知常识”
创造
性
。
然而,本案如果结合合议组在做出结论前给出的具体理由来看,就会发现与
“格力 v 奥克斯”
案却有着本质的不同,这种创造性的评述,是完全合理的,对其争议可能要远远小于“推定新颖性”的标准。
为什么这么说?
那就要从合议组分析的角度入手。
首先,找到的这个最接近的证据,公开了与本案除了参数特征外的所有结构特征,因此合议组认为本案权利要求1中只是用参数特征
0.2R≤D≤0.8R和
H2>H1
选择了一个相对小的范围。
因此认定权利要求1属于一种
选择发明
,
对其创造性的判断在与选择是否带来预料不到的技术效果
。
这一点非常重要,在《专利审查指南》第二部分第四章4.3节中专门规定了“选择发明”,就是有目的的选择现有技术中未提到的窄范围或者个体的发明。这一点与本案完全一致。因此规定了在判断创造性时,就看是否带来预料不到的技术效果了。
因此,本案的焦点就转到,目前专利文本中是否记载了这种预料不到的技术效果。
合议组认为目前说明书记载的两个参数能达到的效果(如上文
A部分
和
B部分
),都是本领域技术人员的常规认知,并且引用证据12来说明这一点,因此目前专利文件中记载的该参数特征,并未体现出预料不到的技术效果。
对于专利权人在无效审理程序中,提交的补充实验数据,显示当
0.2R≤D≤0.8R和
H2>H1
时,出差率有明显改善。
合议组认为该补数据本身确实能够证明参数设置的选择具有预料不到的技术效果
。
然而,合议组认为补充数据能够被接受的标准应当是补交实验数据所证明的技术效果应当是本领域技术人员能够从专利申请公开的内容得到的,也就是本领域技术人员能够基于专利申请文件公开的内容合理预期的。因此合议组认为本领域技术人员不能从专利申请文件中得到实验数据所证实的技术效果。所以该补充实验数据不能被接受。
简单来说,就是因为专利权人在申请专利时,未能将证明本发明预料不到的技术效果的实验数据等相关内容记录在申请文件中,因此后面想要补缴数据,就超范围了。
所以,合议组在本案中的审理没有任何问题。本案的问题主要出在申请人在专利撰写环节,未能充分披露体现技术效果的内容。
回顾这件专利的扉页,可以看到九阳股份似乎没有请专利代理机构参与专利的申请,或许是企业在内部处理了专利的撰写。
本案其实是一个让整个行业回归到专利专业技能研究的很好案例。《专利审查指南》中输入“参数”,有153处记录,其实蕴含了大量的处理“参数”问题的指导和规定,但是专利代理人或专利律师中,到底能有多少能够做到了熟于胸的?
其实参数特征的应用最早都是从化合物专利逐步被机械和其它领域所使用的。