作者 | Joshua Pritchett 美国皓咸律师事务所合伙人、前美国专利局审查员、从业 15 年
翻译 | 黄文丽
7 月 26 号晚 8:00，美国皓咸律师事务所合伙人、前美国专利局审查员、从业 15 年的 Joshua Pritchett 做客智慧芽学院，带来电学领域美国专利撰写的主题分享。课后问答环节精彩无限，干货满满，我们征集了热心的志愿者为大家将精彩问答翻译出来，希望对大家有帮助呢~
Q1：我很少撰写和分析电学权要。当我们进行电子电路相关的专利检索时，我们是否应该多从功能性模块开始检索，以获得更准确和全面的检索结果？
A1：在进行电学相关专利检索时，我做审查员时的习惯是先着眼于具体的特征，然后再进行扩展。故建议聚焦电路的结构，因为当检索到的电路的结构相同时，电路所对应的功能一定是相同的，之后再进行扩展，从而完成专利检索。
Q2：如果不用确定“需求”，可以用什么表述方式代替呢？
A2：我想这个问题是关于之前我们谈到的：说明书的背景技术部分建议不要定义“需求”，也就是该专利要解决的基本问题。之所以建议不写出这样的内容，是因为如果我们自己定义了我们专利要解决的问题，那侵权产品则一定要能解决这个问题，可是若竞争对手的产品没有解决这个问题，那法院在判侵权时就会判定为竞争对手的产品没有侵犯我们的专利权。
在撰写US专利的背景技术部分时，建议只介绍现有技术是怎样的（现有产品/现有方法是怎样的），而不需要（美国专利不需要）写出需要解决什么问题。
Q3：如果这里描述了发明的目的和有益效果，会有什么不利之处吗？不用确定需求是什么意思？只说明有问题，而不指出具体的问题？
A3：我并不是说我们不应该写出该专利的发明目的和有益效果，而是说，这些内容不要写在summary部分（即发明内容部分），而是建议写在具体实施例中。因为发明目的或有益效果写在summary部分可能会有两个不利之处：
可能会对专利的权要保护范围造成不必要的限制。一个典型的案例是Gentry Gallery一案，在该案的summary部分写了该发明的发明目的是提供A结果，而被诉产品却没有提供A结果，法院因此判定被诉产品不侵权，理由是产品没有满足专利的发明目的。
可能会降低该专利作为prior art（现有技术）攻击竞争者的专利的强度。我们申请专利的目的一是获得授权专利，二是我们申请的专利能作为强有力的对比文件用来攻击竞争者的专利的创新性。若是我们的专利被作为影响竞争者的专利的创造性（inventive step or obviousness）的对比文件，如果我们的专利在summary部分写了本发明的发明目的，则竞争者有一个答复策略是：论述我们的专利在结合其他对比文件进行方案修改后，会导致实现不了我们的专利的发明目的。从而竞争者的专利不需要对权要进行任何修改，就可以很容易就克服创造性问题。这样，竞争者获得了很大的权要保护范围，而这对我们是不利的。
Q4：如果没有写明有益效果，在答复审查意见时不是对自己很不利吗？美国专利和中国专利在答复审意见时有什么区别呢？
A4：美国审查员更关注是什么(what)，而对为什么(why)没兴趣。在答复美国专利审查意见时，争辩该专利的权要中哪些特征是区别技术特征(what)，会比争辩该专利的发明目的和有益效果(why)，更能说服美国审查员。我强烈建议，在答复美国审查意见时，尽量不要拿你的专利的整个说明书来和对比文件对比分析，而是拿你的专利的权要和对比文件的整个说明书进行对比分析。
Q5：方法权利要求为什么可以增加捕获侵权的机会？
A5：因为方法权利要求并没有限定具体的产品的结构，所以理论上，不管竞争者的产品具体结构是怎样的，但只要竞争者的产品实施了你的专利的方法权要的这些步骤，即使竞争者的产品采用了你的专利说明书里没有揭示的另一种产品结构，即使这种结构比你的专利所提供的产品结构的效率要高，效果更好，你都可以告竞争者的产品侵犯你的方法权要的专利权。
Q6：美国的独立权利要求越靠后面的范围越大吗？有个这撰写习惯吗？
A6：这种撰写方式不常见，但也没有限制不能这样做。通常的情况是，在一个US申请中，独权1的保护范围是最大的，后面的独权的保护范围会越来越小，但这样撰写并不是必须的，并不会实质改变你的专利的审查流程。
Q7：在优先权期限内，利用在先中国申请进入美国，涉及到的申请文件翻译，有什么特别需要注意的问题？
A7：我会尽量避免用invention（本发明）字眼，而更多地使用“在本发明至少一个实施例中（at least one embodiment of the invention）”这样的描述。
很多中国公司不太希望后续收到单一性问题的审通，所以我会注意看下附图说明部分，并在这一部分避免使用“实施例一”、“实施例二”等字眼将各附图限定为对应具体的某个实施例。
建议： 尽量避免使用会造成过度限定的表述绝对的词，例如：必要的（essential）、关键的（critical）、必须（must）等等。 可以将一些发明目的和有益效果移到具体实施例部分，这不会造成new matter问题，因为这些信息本来就在说明书里，只是换了一种呈现方式。
Q8：中国专利一般 10 个权利要求以内，美国的可以有 20 个，中国专利 PCT 后，进入美国，在中国权利要求上要做好不超出记载范围的扩展权利要求数量，扩大权利保护范围，请问老师有什么建议？或者有什么需要注意的？
A8：首先我会看现有的权要是否已经保护住了说明书的所有实施例，如果是，则会考虑还可以加哪些方法权要，比如产品的使用方法或产品的制造方法，进一步地，我会看是否有不同的表达方式来描述同一个附图，以此来扩大权要的数量和范围。这样，可以给审查员更多选择，更有可能满足不同审查员的不同偏好，提高专利被授权的可能性。
Q9：Is best mode required to be disclosed by law?
A9：是的。但是，这一点比较难证明，因为这样的best mode（最佳实施例）是专利申请人在递交申请时所认定的最佳实施例，但递交申请后，申请人对这一问题的观点有可能发生改变，甚至，申请人的观点本身是错的，但这并不影响该专利是满足best mode要求的。best mode虽然是法条规定需要的，但并不是诉讼中攻击专利的一个无效理由。
Q10：什么是非操作状态下的设备？
Q11：讲解中多次提到 non-operational state 非操作状态，具体指什么？不太明白这个词的含义。
what is an apparatus in non-operational state?
A10&11：非操作状态（non-operational state）下的设备是指设备在未通电或没有信号的情况下的状态。比如，你用来看电影的蓝光播放器，起初在商店当商家卖给你这个蓝光播放器时，当时它里面的光源并没有发出蓝光，只是在你使用它时，它才发出蓝光。所以，蓝光播放器发出蓝光这个特征对于商家或生产商而言，他们并不是直接侵权者。如果我们的权要里采用诸如“被配置为发射蓝光的播放器”或者是“用于发射蓝光的播放器”这样的描述，则我们可以告商家和生产商为直接侵权者，因为他们销售或制造的产品虽然在销售时或出厂时并没有做这样的动作（发射蓝光），但却具有做这样的动作的能力，符合我们权要里的描述。
故建议权要中描述一个产品时，尽量描述该产品在non-operational state下的特征；如果一定要描述其在操作状态下的特征，则建议采用configured to或者for这样的语言来描述。
Q12：If non-operational state means don’t include any steps operated by human being？
A12：对权要从non-operational state角度来描述，也要求最好少出现人或人机交互的特征。如果权要的特征是由人可以全部完成的，则会不满足美国专利法101法条。
Q13: 美国专利在什么情况下被要求分案？不具备单一性吗？还是？
A13：美国专利在不满足单一性时，审查员会发出Restriction审通，要求申请人分案（Divisional application）。
美国除了有Divisional application，还有另一种类似的申请–CA（Continuation application，连续案），申请人可以在需要的时候自己提出CA申请，而不需要在审查员提出要求的情况下。在有一个申请US01的情况下，通过再提交一个CA申请US02，申请人可以通过CA申请来保护US01的权要没有保护住的实施例方案，或者是保护比US01的权要的保护范围更宽的权要。
Q14：写设备信号传输时，课件上列了一个问题：不直接被制造商侵权？ 我想再听下分析过程。
A14：这个问题和前面提到的non-operational state相关。还是举刚才的蓝光播放器( blue-ray disc player)为例，如果专利权要写的是“a disc reader comprising a light source emitting light and it’s for a blue-ray disc player”,那么当消费者把这样一个产品买回家后，按下电源开关按钮，并放入一张光碟开始播放，这个时候，产品里的光源就在发出蓝光了。所以针对这样的权要，这个产品的侵权主体包括了生产这个产品的生产商以及运行这个产品的消费者。直接侵权一般是指单个生产商或个人或公司单独实施了专利权要的全部特征，而间接侵权则是涉及多个侵权主体。所以，权要中若描述了处于操作状态下的产品的特征（特别是电学领域的产品，通常出售的时候是不上电的，卖到消费者手上后，由消费者将产品上电使产品处于操作状态），则会面临抓侵权时涉及多个侵权主体的风险。
Q15：如何 rejoin?在什么阶段提出 rejoin 呢？
A15：Rejoin通常和Restriction审通有关。申请人可以在任何时候提出rejoin请求。举例说，独权1保护了一种液晶材料，从属权利要求2说该液晶材料具有特性A，从属权利要求3说该液晶材料具有特性B。然后审查员让申请人从从属权利要求2和从属权利要求3中选择一个来保护（审查员认为独权1没法授权），申请人选择了从属权利要求2，放弃了从属权利要求3，但后来申请人又说服了审查员，认为独权1可以被授权，那这种情况下，申请人可以向审查员提出rejoin请求，理由是既然独权1可授权，那之前被放弃的从属权利要求3因为比独权1范围更小，从属权利要求3理应也获得授权。
Q16：定义信号优选作为从属权利要求，是什么意思？
A16：对信号的定义最好放在从权。这个问题其实和前面提到的产品处于操作状态下的特征有关，信号是在产品处于操作状态下才会有的。所以在独权中，建议不要写产品处于操作状态下的特征（如，信号），如果你觉得为了能克服对比文件，还是有必要写产品位于操作状态下的特征，那么建议最好写在从权中。
Q17：To have 20 claims, can we have different claims based on a Chinese priority. Like you talked, maybe we can write a method instead of the previous Chinese product claims. Is that allowed？
A17：你可以在美国申请文件中增加新的权要，我推荐大家这样做。在中国，对主动修改的时间是有限制的，但在美国会自由得多，在第一次审通（一通）发出前，申请人都可以对申请进行主动修改，甚至即使审查员发出了一通，你都可以新增权要。
在美国，不超过20个权要数就不需要交权要超项费。审通答复时，申请人可能将一些从权合并入独权了，比如将从权2并入了独权1，删除了从权2，则申请人可以新增权要21而不用交权要超项费，因为权要总数还是20个。cancelled的权要不计入权要项数，而withdrawn的权要是会计入权要项数的。
Q18：美国专利申请文件中，信号走向在权利要求书中的撰写方式通常是独权还是从权？
A18：我会尽量避免在权要中写信号走向，如果你还是想写，那建议写在从权。
Q19、方法权利要求，很难取证。举证责任是如何分配的？
A19：在美国，获取侵权证据可以通过discovery程序进行全面的信息搜集，这一点是其他国家都比不上的，中国现在也在往美国这种方式渐渐靠拢，但没有美国的程序全面。所以在美国获取侵权证据是相对更容易些的。在美国，要证明电学领域的产品侵犯你的产品使用方法的权要的专利权，通常做法是你可以先买一个产品，然后对产品进行测试，测试信号在该产品上的运行方式和你的产品使用方法的权要一致，则可证明该产品侵权。
Q20：As for signal/signals, should we use the singular form or plural form?
A20：如果只有单个输入信号，通常我建议写成单数形式，如果有多个输入信号，比如有两个输入信号，彼此的特性不一样，我会建议写成例如a first input signal和a second input signal来区分彼此。
Q21：实质上是一个技术方案，用不同的表达方式表达的多个独权，在美国也是可以吗？
A21：这样是可以的，我强烈推荐这样做。因为对同样的技术方案采用多种不同的描述方式来用不同的权要保护，可以有更大的可能性满足不同的审查员的不同偏好，提高专利被授权的可能性。
Q22：When we rejoining claims, the withdrawn claims should be written in dependent form?
A22：作为申请人，我们不能rejoin claims，这是审查员来做的事。如果你希望权要被rejoin，你可以把这样的权要放在从权，这样做可能有用，但不保证一定有用。
Q23：在美国专利中, 某一个涉及的名称可能会出现多种不同的表达方式, 但是在中国专利中某一名称在全文中必须一致，否则审查员会下补正通知书，面对这种情况专利在中进美国或者美国进入中国的译文件中，需要注意什么，还是要以直译为准，之后根据不同国家的需求再做修改呢？
A23：在new matter问题上，美国比中国要宽松的多。在美国，你可以对权要甚至是说明书进行修改，并且美国对修改的支持并不要求说明书有明确的字面支持，所以你可以在美国申请时进行比较宽松的修改。
Q24: How to avoid the 101 rejection when drafting the claims?
A24：我会建议在权要中尽量写出一些硬件特征。这个问题涉及的问题需要非常细节的讨论，后续有机会再专门和大家讲讲这个问题。
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