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最高院再出商业秘密改判重大裁判,重点厘清专利无效与秘点要件关系

企业专利观察  · 公众号  ·  · 2024-10-09 23:59

正文

作者:黄莺



评判特定技术信息是否具备秘密性的标准与评判专利新颖性、创造性的标准不同 ,即便该专利技术方案在申请日(或者优先权日)相对于现有技术缺乏新颖性或创造性,也 不必然意味着该技术方案所体现的技术信息在被诉侵权行为发生时已为本领域技术人员普遍知悉或容易获得 ”。


2024年9月,最高人民法院在一起商业秘密侵权案中,撤销了一审法院认定原告主张的技术信息不构成商业秘密的判决 改判原告商业秘密主张成立,被告侵犯该商业秘密,判决被告赔偿原告经济损失及合理开支共计170万元。
本案最高人民法院二审判决书, (2022)最高法知民终2501号 以及一审苏州市中级人民法院判决书, (2021)苏05 民初66号 可点击链接获取。
这起案件中企业所经历的知识产权困境,可以说在现实经营中大量存在。
究其原因,就是目前存在大量原单位技术人员离职后加入新公司,带走了原公司所谓的技术秘密,并以新公司名义申请了专利,导致原公司认为其技术秘密被不当公开,而引发的一系列与反不正当竞争有关的商业秘密和专利权权属纠纷。
那么这种情况下,到底如何维权,以及维权中将会遇到怎样的困境。在这起案件中,可以说基本都完美的展现出来了。而最高人民法院在二审中的一锤定音,也再次彰显了国家对于商业秘密等知识产权严格保护的决心。
本案的原告是 浙江春风动力股份有限公司 (简称“春风动力”),被告是 赛格威科技有限公司 、徐某和李某 (统称“赛格威 ”) ,以及第三人 纳恩博(常州)科技有限公司
根据判决书披露,涉案争议的产品是一种全地形车产品,其商业秘密点和后来争议专利的发明点就在于将发动机缸头后置。

来源:二审判决书
徐某和李某原为春风动力的整车工程师,后在2018年8月离职,后加入赛格威公司,2018年12月,赛格威成立,并于2019年3月启动了全地形车项目。赛格威在2019年1月申请了涉案的名为“ 行驶设备 ”的实用新型专利 ZL201920062017.8 ,2019年11月获得授权。
直到这件实用新型专利授权公开后,春风动力才发现这一情况,并认为该专利的技术方案与春风动力的技术秘密构成相同或实质相似。
实际上,这只是两家公司离职人员在不到一年时间申请专利引发的纠纷一隅。
除了上述这件专利之外,双方还有多达20件专利的权属纠纷,共涉及到10余名离职春风动力的人员在加入赛格威一年内做出的发明创造。
而这起案件之所以会引发关注的另一个原因就是,正在两家公司为此时对簿公堂之时。突然出现一个案外的自然人,对赛格威的这件实用新型专利提出了无效请求,在2021年9月,国家知识产权局宣告该实用新型专利无效,理由是权利要求1-2不具备新颖性,其它权利要求不具备创造性。
这么一来,看似赛格威的专利被无效掉了,本应是不利者,但结果恰恰相反,赛格威反倒成为最直接的受益者了,因为专利宣告无效,也就意味着春风动力所主张的技术秘密的理由,在不为公众所知的条件认定上,就可以争议这是公知技术了。
而在一审判决中,也恰恰是运用了这一理由。
因此,案外人无效赛格威这件专利的举动,毫无疑问达到了“围魏救赵”的目的,国人的聪明才智都用在这上面了。
此时春风动力就面临被动的境地,因为专利权属的官司正在打,自己只能作为第三人来旁观案外人无效赛格威的专利。尤其是在被无效后,春风动力又不能以利害关系人提出行政诉讼,来试图恢复这件专利的有效性。
所以,就会导致在苏州中院审理权属纠纷时,苏州中院以“诉争的专利权被宣告无效的情况下,当事人对争议标的不再具有利害关系,所以提起的权属纠纷诉讼不符合民事诉讼受理条件”为由,驳回了春风动力的起诉, 也就是只有先确认专利权是有效的才能继续该案
但是,专利权是否有效需要向北京知识产权法院对国家知识产权局的无效决定提起行政诉讼。所以当春风动力以利害关系人向北京知识产权法院提起专利无效行政诉讼后,北京知识产权法院认为,春风动力是否就涉案专利享有权利,仍待另案确认,而另案诉讼结果本身具有不确定性,故在案证据不足以证明传疯动力与被诉决定具有法律上的利害关系,因此不能以利害关系人提起诉讼,也驳回了春风动力的起诉,换句话说, 这里 又需要专利权的权属要先 属于春风动力才行
这就陷入了死循环,维权出现了断头路。
对此,春风动力对两案一起提起上诉。最高人民法院在审理这一问题时,做出了明确的指导,并且该案裁决也入选了《 最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要(2023) 》的96个案件之一,位列第27号案例。
因此,该案的裁判要旨是:

“专利行政部门宣告专利权利要求全部或者部分无效后,专利权属纠纷案件中主张权利的当事人提起专利确权行政诉讼的,可以认定其构成被诉无效宣告请求审查决定潜在的利害关系人,不宜简单以原告主体不适格为由径行裁定驳回起诉;当事人是否构成适格专利确权行政诉讼原告取决于专利权属纠纷案件的审理结果,专利权属纠纷尚未实质解决的,可视情中止专利确权行政诉讼的审理。”

实际上,对于双方之间的有关 专利诉讼 的情况,我们在之前的文章《 最高院对职务发明中“有关的发明创造”的判断做出最新裁决:适度把握“相关性” 》有过部分介绍。
所以,在解决完上述专利权属和有效性的争议之后,剩下就是商业秘密案中,到底应该如何基于已经被无效掉的专利,来认定主张的商业秘密与公众认知的关系问题,这将决定是否构成商业秘密的要件。
苏州中院在一审判决 中,审理了春风动力主张的五个技术秘密点,与专利无效中有关创造性评述理由之间的对应性。从结果来看,简单来说,就是将专利创造性认定思路直接对应到对技术秘密是否为公知的认定,结果就得出了春风动力主张的五个秘密点均不符合商业秘密的认定要求,认为在形成之前已经为公共领域的技术所披露,容易从公开渠道获得,不符合不为公众所知悉的要件,因此不构成商业秘密。
对于这一点,最高院在二审中,抽丝剥茧,逐层递进,非常全面的审理了本案的技术秘密认定问题。
例如提到在审理技术秘密纠纷案件中,一般应当依次审理 标的、行为、责任 三个层面的问题。其中对标的(即涉案技术信息)的审理又需要审理 权属、范围、特性 三方面的问题,具体涉及涉案技术信息是否属于主张权利的一方当事人合法掌控的技术信息、该当事人所称技术信息是否明确或者具体、涉案技术信息是否具备商业秘密的法定性质( 秘密性、价值性、保密性 )。






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