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30年的游戏规则被改变:美国最高法院公布TC Heartland案最终判决

Global一IP一Update  · 公众号  ·  · 2017-05-23 15:11

正文

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Global IP Update    文|Global君


昨日,美国最高法院做出关于TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC案的判决,再次反转了联邦巡回上诉法院CAFC的先前判决,也改变了美国专利诉讼长达30年的“forum shopping(择地刑诉)”的游戏规则,本案将对美国专利诉讼特别是“专利流氓”之诉产生重大影响。


案件背景


本案源于美国饮料公司Kraft Foods Group Brands LLC(下称Kraft公司)在2014年在特拉华州地院对TC Heartland LLC(下称TC Heartland公司)的专利侵权诉讼,然而TC Heartland公司的注册地并不在特拉华州,在该州也没有任何长期的固定营业场所(place of business,因此被告要求将本案移送到印第安纳州南区地院审理,但是特拉华州地院认为TC Heartland公司的产品还是有在该州销售,也即侵权活动发生在该州,法院对其具有属人管辖权(specific personal jurisdiction,因此拒绝了转案请求TC Heartland表示不服,遂上诉到联邦巡回上诉法院CAFC


争议焦点和CAFC判决


其实,本案争议的焦点很简单。


关于美国专利诉讼案管辖问题,美国国会在1948年的时候将相关规定写入美国法典28 U.S.C. §1400(b),具体为「Anycivil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business」,简单说,专利权人只能在(1)被告所在地(1948年之前用的是‘inhabits(居住地)’,1948年编撰§1400(b)改为‘resides(所在地)’并沿用至今),或(2)侵权行为发生地且被告在此地有长期固定的营业场所起诉侵权人

 

除此之外,美国法典的28 U.S.C. §1391(c)还规定了“一般管辖条款”(Generalvenue statute)。


但是,美国最高法院在1957年的Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp案(下称Fourco案)中明确了§1400(b)是适用专利诉讼管辖问题的唯一条款,§1391(c)规定的一般管辖条款不能用以补充或者修正§ 1400(b),具体为「“the exclusive provision controlling venue in patent infringement proceedings” and thus was not supplemented or modified by the general venue provisions」。此外,在Fourco案中,美国最高法院还确定对于美国国内公司而言,被告所在地仅仅意指公司注册州(地):「the word “reside[nce]” in §1400(b), as applied to domestic corporations, refers only to the State of incorporation」。

 

不过,情况在1988年发生了变化,原因是美国国会对28 U.S.C. § 1391(c)进行了较大的修改,而联邦巡回上诉法院CAFC在后续的案例中认定修改后的§1391(c)可以用于补充§ 1400(b)。也就是说,关于专利诉讼的管辖问题,CAFC认为(既然国会的意图有所改变)不需要再遵循1957年的Fourco案的先例(为昨天被最高法院扇耳光埋下了长达30年的伏笔,真可怜)。


1988年修改后的28 U.S.C. §1391(c)具体为:「for purposes of venue under this chapter, a defendant that is a corporation shall be deemed to reside in any judicial district in which it is subject to personal jurisdiction at the time the action is commenced」。简单说,只要受理专利诉讼案的地区法院对被告有属人管辖权就可,这也意味着专利权人可以在任何一个(侵权)产品销售地发起诉讼,CAFC在1990年的VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.(下称VE Holding案)中正式确定了修改后的§ 1391(c)条款可以用于补充解释§ 1400(b)关于“被告所在地”的定义,也因此让诸多的非执业实体(NPE)们受惠。

 

在此后长达近30年的时间内,NPE们凭借着这一“forum shopping(择地刑诉)”的游戏规则,在明显偏向专利权人的地院大肆起诉,也成就了德州东区地院(E.D.Texas)“专利流氓天堂”的美名(好吧,也许并不美)。

 

回到本案(TC Heartland案),在VE Holding案的指导下,CAFC自然是维持地院的判决,同样拒绝了TC Heartland公司的转案请求,TC Heartland公司最终将本案带到了最高法院。



最高法院判决


最高法院习惯性的再次给了CAFC一记狠狠的耳光,嗯,习惯性的。最高法院最终反转了CAFC在VE Holding中给出的观点,8:0的全票通过以及短短10页的判决无不表明了最高法院的不屑:持续了近30年的游戏规则又如何?只不过是因为这30年来,我们没空搭理此类案子而已。


最高法院将争议的焦点简化为:美国国会修改§1391时到底是不是有修改§1400(b)含义的意图「the only question here is whether Congress changed §1400(b)’s meaning when it amended §1391」。最高法院认为答案是否定的,因为§1400(b)是一个独立的条款(a standalone venue)而国会在1957年的Fourco案之后从来没有修改过§1400(b),还因为如果美国国会修改§1391谁为了修改§1400(b)的含义,将会有明显的迹象。但是,并没有「current version of §1391 does not contain any indication that Congress intended to alter the meaning of §1400(b) as interpreted in Fourco」。


此外,最高法院还注意到2011年国会对§1391的最新修改中,明确加了一句保留条款:除非法律另有规定(otherwise provided by law)而§1400(b)就是所谓的“另有规定”。虽然CAFC在本案中顽抗到底,坚持认为2011年修改后§1391并没有实质的变化。


总之,最高法院在判决中再次明确了对于美国国内公司,§ 1400(b)是使用专利诉讼管辖问题的唯一条款,§ 1391(c)规定的一般管辖条款不能用以补充或者修正§ 1400(b),而所谓的被告所在地仅仅意指公司注册州(地)。


本案影响


美国专利钟摆再次摆向Anti-patent,美国专利价值(包括交易价值)短期内将有所下降;


一定程度上打击了NPE和专利流氓之诉,德州东区法院的专利诉讼案件将大幅下降(很多被告在德州并不满足§ 1400(b)的两个条件);


作为全美注册公司最多的特拉华州,专利诉讼案件可预见的将引来大幅增长,希望特拉华州地院的法官们保重身体;


对于中国公司来说,如果在美国有分公司的,需要担心的是在分公司注册地被起诉的问题;如果没有分公司,则根据1972年美国最高法院在BrunetteMachine Works v. Kockum Indus案的结论,将不适用§1400(b),所以也就没啥影响。




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