判断法律、法规是否限定了请求人以外观设计专利权与他人在先取得的合法权利相冲突为由提起无效宣告请求时,该请求人主体资格应当受到限制,可以从相关规定的立法目的、专利法法律体系的相关解释以及对可能因认定结论所带来法律实施及社会影响的后果来分析。
一、外观设计与他人的在先权利相冲突时,实质上是对特定主体合法民事权益的损害,并非对不特定社会公众利益的损害,也不应以“公共利益”为视角进行价值得失的判定,允许任何单位或个人针对外观设计专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求,可能会违背在先权利人的意志。
二、2002年《专利法实施细则》中规定请求人负有提交权利存在冲突的举证责任,若请求人并非在先权利的权利人或利害关系人,其又如何举证证明涉案外观设计专利权与在先权利存在冲突,因权利冲突是以违背权利主体意志为前提的,故此该法规实则已经对请求人的主体资格予以了限制。
三、外观设计专利权对生产、经营领域中影响其他不特定社会主体的效用显然与发明专利权、实用新型专利权存在差异,而且私权的属性就是权利主体在不损害社会公共利益的情况下,具有任意的处分权,甚至是对他人侵害其权利的默示放任,也就是消极的对侵权行为不予制止,此时非权利人或利害关系人以外的主体并不能代替行使权利的救济,故此当请求人以外观设计专利权与他人在先取得的合法权利相冲突为由,提起无效宣告请求时,该请求人主体资格限定为权利人或利害关系人,并不存在明显不合理或损害社会公共利益的情形。
一审案号
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(2013)一中知行初字第3306号
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二审案号
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(2016)京行终2901号
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案由
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外观设计专利权无效行政纠纷
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合议庭
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谢甄珂、陶 钧、王晓颖
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书记员
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张梦娇
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当事人
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上诉人(原审第三人)斯特普尔斯公司
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被上诉人(原审原告)罗世凯,茂新五金制品(深圳)有限公司总经理
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原审被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会
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裁判日期
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2017年5月15日
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一审裁判结果
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一、撤销专利复审委员会作出的第20813号决定;
二、专利复审委员会重新作出审查决定。
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二审裁判结果
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驳回上诉,维持原判
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涉案法条
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《专利法》(2000)第二十三条、第四十五条
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中华人民共和国
北京市高级人民法院
行政判决书
(2016)京行终2901号
上诉人(原审第三人)斯特普尔斯公司,住所地XXXX。
法定代表人Mr.Erich G.Rhynhart,Senior Company Counsel。
委托代理人刘军,广东君之泉律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)罗世凯,茂新五金制品(深圳)有限公司总经理,住中华人民共和国台湾地区台北县。
委托代理人张柳坚,北京市金杜(深圳)律师事务所律师。
委托代理人孙喜,北京市立方律师事务所律师。
原审被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会,住所地XXXX。
法定代表人葛树,副主任。
委托代理人杨凤云,中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。
委托代理人朱海娇,中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。
上诉人斯特普尔斯公司因外观设计专利权无效行政纠纷一案,不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院(简称北京市第一中级人民法院)(2013)一中知行初字第3306号行政判决,向本院提起上诉。本院于2016年5月19日受理后,依法组成合议庭,于2016年7月21日公开开庭进行了审理。上诉人斯特普尔斯公司的委托代理人刘军,被上诉人罗世凯及其委托代理人张柳坚、孙喜,原审被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)的委托代理人杨凤云、朱海娇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
北京市第一中级人民法院查明:本案涉及申请日为2008年2月22日,授权公告日为2009年8月5日,专利号为200830102005.0、名称为“碎纸机(HC0802)”的外观设计专利(简称本专利),该专利权人为罗世凯。
针对上述专利,斯特普尔斯公司于2012年5月25日向专利复审委员会提出了无效宣告请求,理由是本专利与他人在先权利冲突,不符合2000年修正的《中华人民共和国专利法》(简称2000年专利法)第二十三条的规定。斯特普尔斯公司向专利复审委员会提交了如下证据:
1、盖有中华人民共和国香港特别行政区高等法院(简称香港高等法院)印章的第16845/2011号认证文本复印件及其中文译文,该证据涉及创科实业有限公司(简称创科公司)、南亚太有限公司(简称南亚太公司)向斯特普尔斯公司转让C2型号及8片碎纸机设计作品的知识产权转让合同进行的公证认证,共6页;
2、盖有香港高等法院印章的15380/2011号认证文本复印件及其中文译文;
3、盖有香港高等法院印章的16484/2011号认证文本复印件及其中文译文;
4、盖有香港高等法院印章的17239/2011号认证文本复印件及其中文译文,该证据就创科公司的设计师刘起荣、林国勋作出的声明书进行的公证认证,二人称于2007年12月14日设计了碎纸机C2型号,于该日将C2碎纸机最后修定电脑辅助图纸通过E-mail发送给南亚太公司,其中附件为所述最后修定电脑辅助图纸的渲染图;
5、盖有香港高等法院印章的6315/2012号认证文本复印件及其中文译文,该证据就创科公司的设计师刘起荣、林国勋作出的声明书进行的公证认证,二人称于2007年12月14日设计了碎纸机C2型号,于该日将C2碎纸机的电脑辅助图纸通过E-mail发送给南亚太公司,其中附件为所述电脑辅助图纸的线条图;
6、中华人民共和国广东省深圳市深圳公证处(简称深圳公证处)作出的(2012)深证字第54171号公证书复印件;
7、盖有香港高等法院印章的15382/2011号认证文本复印件及其中文译文;
8、由中国法律服务(香港)有限公司的律师出具的深办第50004号公证文书的复印件以及所附附件的部分中文译文,公证日期为2010年9月15日,公证文书对南亚太公司于2010年9月13日举行的公司董事会决议的证明书及其附件进行了公证,公证文书的附件包括十份附件,其中:附件5为2007年12月14日电子邮件复印本及其译文(由刘起荣发送C2型号碎纸机的电脑辅助图纸给李启昌的邮件)、附件6为2007年12月14日电子邮件复印本(由李启昌发送给Liu Theresa的邮件)、附件7为2007年11月2日电子邮件复印本及其译文(由Hermann Holst发送给Liu Theresa的邮件,关于C2型号设计建议)、附件8为2007年11月2日及2008年1月23日电子通讯复印本及其译文、附件9为2008年4月15日及2008年4月17日电子通讯复印本及其译文、附件10为2008年7月10日的采购单复印本及其译文;
9、由中国法律服务(香港)有限公司的律师出具的深办第50280号公证文书的复印件以及所附附件的部分中文译文,公证日期为2010年9月20日,公证文书对南亚太公司于2010年9月17日举行的公司董事会决议的证明书及其附件进行了公证,公证文书的附件5为南亚太公司与SUNRISE公司于2007年11月2日签订的保密协议;
10、盖有香港高等法院印章的16039/2011号认证文本复印件及其中文译文;
11、盖有香港高等法院印章的16040/2011号认证文本复印件及其中文译文;
12、盖有香港高等法院印章的16483/2011号认证文本复印件及其中文译文;
13、盖有香港高等法院印章的6316/2012号认证文本复印件及其中文译文,该证据是就南亚太公司雇员李启昌的声明书所作的公证认证,李启昌称其于2007年12月14日收到创科公司刘起荣发送过来的C2型号的CAD电脑辅助图纸,又在该日将前述图纸发送给SUNRISE公司的雇员Liu Theresa;
14、深圳公证处作出的(2012)深证字第54237号公证书(简称第54237号公证书)复印件及其中邮件的中文译文,公证内容为在李启昌电子邮箱的收件箱内找到2007年11月2日、2008年1月23日以及2008年4月17日收到的5封邮件,在寄件箱内找到分别于2007年12月14日、2008年4月17日发送的2封邮件;
15、盖有香港高等法院印章的16482/2011号认证文本复印件及其中文译文;
16、C2碎纸机设计演进的文档打印件;
17、斯特普尔斯公司的商业登记公证认证文本复印件及其中文译文;
18、斯特普尔斯公司的副董事长授权其职员处理知识产权事宜的证明;
19、深圳公证处作出的(2012)深证字第31475号公证书复印件;
20、广东省公证协会粤司公协[2010]1714号文件;
21、深圳公证处作出的(2012)深证字第31474号公证书复印件;
22、何明辉、罗世凯、EmilyLo的名片复印件;
23、SUNRISE公司的产品手册复印件及其中文译文;
24、本专利的授权公告文本复印件;
25、专利号为200520127129.5、专利权人为罗贤俐、发明名称为“碎纸机的刀片结构”的中国实用新型专利授权公告文本复印件;
26、关于罗世凯、唐荣电器(深圳)有限公司就本专利对东莞市铁志电子有限公司(简称铁志公司)等提起的外观专利侵权诉讼的诉讼材料;
27、关于罗贤俐就实用新型专利对铁志公司等被告提起的专利侵权诉讼的诉讼材料。
基于上述证据,斯特普尔斯公司认为,其因接受创科公司的著作权转让,从而合法有效的对代号为C2的CAD产品设计图以及手板的模型作品享有著作权。证据1-18显示斯特普尔斯公司对C2型号碎纸机拥有包括著作权在内的知识产权。C2型号碎纸机的外观与本专利相同。证据19-27显示了罗世凯与SUNRISE公司及罗贤俐、何明辉之间的关系。因此,本专利与斯特普尔斯公司的在先著作权相冲突。
罗世凯针对上述无效宣告请求于2012年7月31日提交了意见陈述书,认为斯特普尔斯公司提交的证据都是后补或追认的,且都出自其利益关系人,无真实性可言,不能证明在先权利的存在。据此,罗世凯请求专利复审委员会驳回斯特普尔斯公司的无效宣告请求。
专利复审委员会于2012年12月20日举行了口头审理。
2013年4月2日,专利复审委员会作出第20813号无效宣告请求审查决定(简称第20813号决定),认定:由于本专利使用了与在本专利申请日前享有著作权的C2设计图实质相同的设计,但是罗世凯既未获得上述著作权转让前权利人的授权许可使用,也未获得上述著作权转让后的著作权人斯特普尔斯公司的授权许可使用,因此本专利的实施会损害斯特普尔斯公司对其作品应享有的权利,故本专利与斯特普尔斯公司取得的合法有效的在先著作权相冲突,不符合2000年专利法第二十三条的规定。
综上,专利复审委员会认定斯特普尔斯公司提出的无效理由能够成立,并决定宣告本专利全部无效。
斯特普尔斯公司不服,在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。
在原审诉讼中,罗世凯补充提交了七组证据,分别为:1、罗世凯提起原审诉讼的诉讼材料;2、二十二份专利证书,用以证明罗世凯具有碎纸机领域的技术研发能力;3、HC0802机型的原始创意文件和图纸、CAD设计图纸、智慧财产权确认书、模具承认书及照片等,用以证明本专利的原始来源、研发过程及成果;4、诉讼材料、民事调解书、证据目录等,用以证明斯特普尔斯公司只是名义上的无效请求人,其幕后主使为铁志公司;5、第18954号无效宣告请求审查决定(简称第18954号决定)、第18901号无效宣告请求审查决定,用以证明除无效证据5、6、13、14之外,其他无效证据在前四次无效案件中已提出,且前四次无效请求均被驳回;6、无效证据4、5、8、13,用以证明斯特普尔斯公司提供的证据5、13与前四次无效案件提交的证据相互矛盾;7、无效证据6、14,用以证明斯特普尔斯公司提交的证据6、14明显为虚假证据。
在原审诉讼中,斯特普尔斯公司补充提交了法院民事裁定书、调解书,用以证明罗世凯、罗贤俐滥用诉权。
根据各方当事人在无效程序及原审诉讼过程中提交的证据,原审法院另查明如下事实:
在无效程序中,斯特普尔斯公司为证明创科公司、南亚太公司在先创作出了C2碎纸机的设计图并发送给了SUNRISE公司的主要证据为证据6、证据14的两份经公证的电子邮件,其中,证据6显示:林国勋邮箱的收件箱中,2007年12月14日刘起荣Steven Lau Hee Wing(HKIDD)将C2碎纸机的设计图发给李启昌Terence Lee-SAP的邮件,同时抄送给了林国勋Frankie Lam Kwok Fan(HKCCA)。证据14显示:李启昌邮箱的寄件箱中,2007年12月14日李启昌Terence Lee-SAP将C2碎纸机的设计图发送给Liu Theresa[[email protected]]的邮件,该证据附件七第10页显示“Hermann Holst -SAP于2007年11月2日发邮件给[email protected],要求检视所附的八张碎纸机的设计图,并针对类似外壳进行估价,规格维持与C0805型碎纸机相同,希望对价格达成共识”。