审查员的这种套路千万别中招

知产团 · 公众号 · 知识产权 · 2018-01-16 11:30

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审查员的这种套路千万别中招

前言

对于从事实验科学领域的专利代理人来说，经常会被一些审查员“套路”驳回专利申请：比如“技术效果是可预料到的”、“容易想到的”、“本领域技术人员是显而易见的”等等话述。这些话述均是以没有创造性为由，驳回申请人的申请。当遇到这种情况，如果申请人被吓退，那可能就错失一份发明专利，错失法律对其的保护。这份发明专利申请是否能够获得授权除了视乎这个发明申请本身是否具有创造性，还考验着专利代理人对本发明的创造性进行再次答审阐述能否说服审查员。

案情回顾

三祥新材股份有限公司于2014年12月05日向国家知识产权局递交名为“一种单晶刚玉的生产方法”的专利申请，在发明专利的实质审查阶段，审查员相继于2016年08月03日和2016年12月08日发出了第一次审查意见通知书和第二次审查意见通知书，指出申请中的全部权利要求均不符合专利法规定的创造性，经过两次审查意见的答复后，上述申请目前已被授权。

本案例中第一次审查意见通知时中就出现“技术效果是可预料到的”、“容易想到的”、“本领域技术人员是显而易见的”等等话述，但是专利代理人从发明目的不同、成分不同来阐述本发明的创造性。

第一次审查意见书

2016年08月03日，专利局发出第一次审查意见通知书，通知书显示审查员首次检索结果：

审查员指出在对比文件1的基础上结合本领域的常规技术手段得到权利要求1的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的，以及权利要求2-6中的技术效果是可以预料得到的来驳回发明申请。我司专利代理人在答复第一次审查意见通知书时，因申请与审查员发出的对比文件的差别较大，故没有修改权利要求，直接进行意见论述：

我们的答辩意见主要为：

1、本发明旨在获得自然结晶粒度大小可控制的单晶刚玉，对比文件则旨在工艺过程中不生产有害气体、利于环境、抗压强度高和能耗少。

2、本发明以α-氧化铝粉为主相粉末、抑制剂为第二相粉末，利用二者在熔炼时形成具有液相阻力的集合体，从而阻止氧化铝晶型生长，达到控制晶体粒度大小的目的。

3、一方面，包括（质量百分比）氧化钛1-3%、氧化铁0-2%和硫磺3-7%的组分的抑制剂与对比文件1的抑制剂的组分截然不同。

另一方面，上述α-氧化铝粉与抑制剂的配合作用没有被对比文件1和现有技术公开，它们的技术效果也不是可以预测获得的。

4、本发明的1-5μα-氧化铝粉粒度的控制，是为了使其在熔炼条件下的粉体粒度趋于集中、均匀分布，以便于形成集合体。

5、所述α-氧化铝粉与抑制剂的质量比为6-25：1，通过α-氧化铝粉与抑制剂(第二相粉末)配入量的控制及冷却温度的控制，使生成的单晶刚玉晶粒大小得到进一步控制。该比例设计所具有的技术效果也是不能通过理论预测得知。

第二次审查意见书

然而审查员仍坚持该申请的全部权利要求均不符合专利法规定的创造性的观点。审查员依然认为这个发明是“容易想到的”：本申请仅是在对比文件的基础上进行了粒度调节，且为了调控刚玉单晶中晶粒大小而调控原料粉末的尺寸是容易想到的。对比文件也加入了氧化钛和氧化铁，本领域技术人员可以根据实际情况加入一定量的含硫物质。对于抑制剂的比例范围，本领域技术人员可以通过常规实验和正交试验获得，不需要付出创造性劳动。并且，审查员提出了对抑制剂的突出效果的举证要求。

根据审查员提出的第二次审查意见，我们在第二次答复时，就“创造性”对权利要求进行了修改，将从属权利要求6的附加技术特征（熔炼时间、温度和熔炼后的静置时间）加入独立权利要求中。

我们的答辩意见主要为：

1、对答复第一次审查意见时的观点进行了补强说明。即：对比文件并没有公开了在原料粉末中加入氧化铁。对比文件并没有公开氧化钛、氧化铁和含硫物质三者可以联合作为抑制剂使用。上述氧化钛、氧化铁和硫磺的具体配比也没有被对比文件1公开。

2、我们增加了对从属权利要求6的附加技术特征具备创造性的论述。即：本发明的熔炼温度、熔炼时间以及熔炼后的静置时间均与对比文件实质不同。

3、对于抑制剂的突出效果的举证要求，具体举证说明如下：

第一，本申请与对比文件1相比，具有上述区别技术特征（1）-（3），即二者的技术方案客观上存在实质区别。即具有突出的实质性特点。

第二，本发明实施例四和实施例五公开了各自制备获得的单晶刚玉的自然结晶粒度分布情况。据此可知，本发明所得单晶刚玉大部分集中在目前市场上有效粒度F46-F150，波峰在100 目，或者有效粒度F46-F120，波峰在80 目；有效降低需要重新熔炼过粗粒度及过细粒度百分比。

结果

最终，审查员接受了我们的答辩意见，并于2017年03月16日发出了授予发明专利权通知书。专利号为：201410738360.1，专利名称为：一种单晶刚玉的生产方法。

建议

对于实验科学技术领域，大多数的发明创造为改进型发明，例如对工艺条件参数的改进等。因而在答复审查意见期间，审查员大多会以“容易想到”、“多次试验可以获得参数范围”的观点来驳该申请的创造性。这种情况下，只要技术方案本身存在区别，均可据理力争，以帮助授权。

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