切忌未经保密审查向外国申请专利，一旦追责伤不起！

王宏

超凡知识产权服务股份有限公司

思（上海）

近日，专利复审委员会公开审理的一件宣告发明专利无效案件引起了业内人士的广泛关注。该案件涉及专利号为201110089122.9，发明名称为“电动独轮车”的发明专利。经了解，针对上述专利，不同请求人曾先后八次提出无效宣告请求，与该专利相关的专利侵权纠纷波及国内大部分电动平衡车生产厂家。

除了该专利在所属技术领域具有较大的经济利益外，此次专利复审委员会公开审理受到关注的另外一个原因是：本次无效宣告请求中，请求人提出了一项非常“新颖”的无效理由，即涉案专利未经保密审查就向外国提交了专利申请，不符合《专利法》第二十条第一款有关保密审查的规定。据悉，这是我国《专利法》设立该条款以来，第一次在无效宣告请求中使用该理由。

由此，在业内引发了该条款法律内涵、适用范围、要素认定、法律责任、救济途径等诸多方面的讨论。本文试当事人权利义务、法律责任承担等角度对未经保密审查就向外国申请专利的法律后果，当事人应当承担的法律责任进行辨析。

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称《保守国家秘密法》）第三条1的规定，任何公民都有保守国家秘密的义务。基于该规定，如果专利申请的某些事项涉及国家秘密，需要按照《保守国家秘密法》来执行。

具体而言，《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第二十条第一款2对在我国完成的发明创造向外国申请专利时需要经过保密审查进行了规定，该规定与《专利法》第四条3一起形成了我国《专利法》中对于需要保密处理的专利申请的法律规定。其中《专利法》第四条强调的是涉及国家安全或者重大利益的发明创造向国内申请专利时需要进行保密处理的规定，而《专利法》第二十条第一款强调的是发明创造向外国申请专利时是否需要进行保密处理以及如何进行保密处理。

该条款的立法目的是为了防止涉及国家安全或者重大利益的发明创造因向外国申请专利而公开，从而维护国家安全或者重大利益。根据该条款的规定，凡是在我国境内完成的发明创造，在向外国申请专利之前都需要经过国务院专利行政部门的审查，确定其申请的技术内容不涉及国家安全或者重大利益，才能向外国申请专利。

那么，如果当事人没有依照《专利法》前述条款的规定，就在中国境内完成的发明创造向外国申请了专利而没有向国务院专利行政部门提出保密审查请求，该承担何种法律后果呢？

《专利法》第二十条第四款4对此进行了规定。即任何单位或者个人如果将在中国完成的发明创造向外国申请专利而没有向国务院专利行政部门提出保密审查请求的，该项发明创造在中国提出的专利申请将不能被授予专利权。这应当是我国《专利法》中对违反保密审查规定向外国申请专利的当事人应当承担的法律责任给出的最直接也是最明确的法律规定。

此外，《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）第六十五条规定，违反《专利法》第二十条第一款的规定是请求宣告专利权无效的理由之一。如果申请人就某项发明创造向外国申请了专利，且因某种原因未被国务院专利行政部门知晓，并对其中国专利申请做出了授权决定，那么自该专利权授予之日起，任何人均可以依《专利法》第四十五条及《专利法实施细则》第六十五条的规定，请求宣告该项专利权无效。

再有，《保守国家秘密法》第三条规定，任何危害国家秘密安全的行为，都必须受到法律追究。因此，如果涉案专利涉及国家安全或者重大利益，需要保密而未保密的，还可能要承担保守国家秘密法规定的相关法律责任。

《专利法》第二十条第四款是对违反保密审查的规定直接向外国申请专利行为进行约束的条款，即相应的“法律责任”条款。也就是说，当申请人不主动地就在我国境内完成的发明创造向外国申请专利时提出保密审查请求，就应当承担相应的不利法律后果。具体来说，如果申请人向外国提交了专利申请但并未经过国务院专利行政部门的保密审查，那么其中国专利申请不能被授予专利权，而无论该发明创造是否满足授予专利权的其他条件。

另外，仔细研读《专利法》第二十条第四款不难发现，该条款所称的《专利法》第二十条第一款中并未就提出中国专利申请和外国专利申请的时间顺序进行规定。也就是说，无论提出中国专利申请的时间在前，还是提出外国专利申请的时间在前，都不影响中国专利申请因“在向外国提交专利申请时未经保密审查”而不能被授予专利权的法律后果。

相对于国内申请不能被授权的法律后果而言，申请人提出保密审查请求的行为应当简单得多。实际上，在我国境内完成的绝大多数发明创造都不涉及国家安全或者重大利益，保密审查将发明创造内容确定为确需保密的可能性非常小。如果申请人采取不经保密审查就直接向外国申请专利的方式，一旦查实，只会给其带来严厉的法律后果，可谓得不偿失。

此外，《专利法实施细则》第六十五条将违反《专利法》第二十条第一款作为请求宣告专利权无效的理由之一。这实际上是把“向外国申请专利应当经过保密审查”的规定置于全民监督之下。众所周知，一项专利权自其被授予专利权并公告之日起，任何单位和个人认为该专利权的授予不符合《专利法》相关规定的，都可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。通过设立该条款，使公告授权的专利权处于一种相对不稳定的状态。

《专利法实施细则》第六十五条将违反保密审查规定纳入可宣告专利权无效的理由之一，就是为了弥补在专利确权过程中，国务院专利行政部门无法一一获取向外国申请专利的发明创造是否进行了保密审查的缺陷。因为如果一旦有人以此为由向专利复审委员会请求宣告专利权无效，那么无论该发明创造的内容是否涉及国家安全或者重大利益，是否需要保密，只要没有经过保密审查，专利复审委员会都会做出宣告涉案专利权无效的决定。

在审查实践中，如果申请人就在我国境内完成的某项发明创造向外国申请了专利而不提出保密审查请求，国务院专利行政部门实际上并不能获知该项发明创造已向外国提交专利申请的事实。既然缺少相关的监督机制，为什么《专利法》上还要这么规定呢？这主要是出于保密义务的原因。此处的保密义务来源于《保守国家秘密法》。《保守国家秘密法》第九条规定了国家秘密的种类，其中包括“科学技术活动中的秘密事项”。

显然，发明创造属于科学技术活动，所以特定的发明创造内容也属于国家秘密，基于该发明创造形成的专利申请也属于国家秘密，其完成者有保守国家秘密的义务。根据《保守国家秘密法》的相关规定，应当进行保密处理。当发明创造的内容涉及了国家的安全或者重大利益，能够按照《保守国家秘密法》对其密级进行认定时，发明创造的内容必然属于《保守国家秘密法》规定的国家秘密的范畴，应当根据相关规定进行保密处理。

如果某项向外国申请的专利涉及国家安全或者重大利益，需要根据《专利法》第二十条的规定进行保密审查而未请求的，实际上是相关人员违反了保密义务的相关规定，理应承担相应的法律责任。《保守国家秘密法》第三条规定，任何危害国家秘密安全的行为，都必须受到法律追究。《保守国家秘密法》第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条分别对违反该法规定的情形应当承担的法律责任进行了规定。

我国《专利法》之所以对科学技术中的秘密事项申请专利时的处理方式进行规定，实际上是为了满足《保守国家秘密法》的相关规定，同时又满足了专利法乃至专利制度中“公开换保护”的一般要求。

仔细分析前述各种法律责任条款不难发现，现行的各个法律条款以及不同的法律之间在衔接上还存在一定问题。对于违反保密规定而向外国申请专利的情形，尚不能全面实施相应的法律制裁。例如，如果申请人就一项在我国境内完成的发明创造向外国申请专利，而并不向我国提交相应的专利申请。那么国务院专利行政部门很难发现这样的行为，更不上对其进行处罚，《专利法》也没有赋予国务院专利行政部门相应的权利。

另外，《专利法》或者其他相关法律也没有提供相应的监督机制，能够将此种行为纳入监管者的视野。《保守国家秘密法》虽然规定了违反该项法律的情况，但其中并不涉及因向外国申请专利而导致的国家秘密被公开的情形，操作起来难免有法律条款适用不准确的嫌疑。

为了克服现有法律制度方面的不足，可在适当的时候对相关法律法规进行修改。例如，可在专利法相关章节中增加以下内容，“中国公民就在中国境内完成的发明创造向外国申请专利的，无论是否提交相应的中国专利申请，均应向国务院专利行政部门提出保密审查请求并由国务院专利行政部门就简单事项进行公告”。通过公告，使广大公众得知相关内容，从而发挥社会公众的群体监督力量。同时，对专利法中的相关条款进行完善，明确此种仅向外国提交专利申请违反保密审查规定的情形应当承担的法律责任。

长期以来，我国的《专利法》第二十条第一款的相关内容不为公众所熟知，甚至存在为公众所忽视的情况。同时，相关的法律制度也很不完善，实践中更缺少相应的案例指导。本文作者希望能够抛砖引玉，引起立法者和社会公众的重视和关注，促进我国相关法律制度的不断完善，全面实现专利法的立法宗旨。

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