重新审视专利授权门槛标准的高低

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：赵永辉  华进知识产权 合伙人 专利代理人 知识产权管理标准IPMS审核员

原标题：专利是沙子还是金子？重新审视专利授权门槛标准的高低

创造性的审查一直是业内公认的焦点和难点，其审查主观性强，难以完全做到客观和执行一致。美国的Hand法官曾直言：创造性是“现有专利法概念中易变、不能感知、不确定和模糊的幽灵”。创造性审查主观的特性还体现在很难避免“事后诸葛亮”的错误。虽然创造性审查很难做到绝对客观化，但为了与现代科技创新活动发展相适应，却又必须做到使其尽可能的客观化，这是专利制度体系的内在要求。

为此，各国都建立了自己的审查判断方式，我国的“三步法”就是中国专利审查员主要的审查判断方法。“三步法”中最关键的是第三步：何种情形下存在技术启示？对此，《专利审查指南》给出了三种存在技术启示的情形，《审查操作规程》给出了另外两种存在技术启示的情形，这无疑丰富了审查员的判断方式以应对更多不同的情形。但现实操作中仍面临着判断手段单一和面对复杂局面不适用的情况。

他山之石可以攻玉，在考虑判断方式和技术启示来源时，我们不妨看看美国专利商标局和欧洲专利局在这方面的经验及最新的一些变化。美国专利商标局藉由KSR案判决及随后的“显而易见性指南”拓展了技术启示的来源，欧洲专利局在2010年公布的《审查指南》中加强了本领域技术人员的定义，补充了“知晓本领域的持续发展方向”。透过这些或显著或微小的变化，我们可以体会到两局变化的一个共同点是在判断创造性时需要关注未来的发展趋势。

创造性在专利体系中“处于心脏的位置”，其重要性不言而喻，在不同法律体系下对应不同的名称，但其最早来源还是美国1952年引入的“obviousness”即非显而易见性，该词语源于拉丁词根via （道或路），其本质含义是“位于路上，你即能看见”。而本领域技术人员在路上所能看见的距离是随着时代和技术的发展而变化的。欧洲专利局副局长“40年前的标准已不能适应新时代的要求”。所以近些年，美国和欧洲都在创造性方面有一些变化，下面我们就简要概述一下其中的要点。

美国用Graham分析法来判断非显而易见性，在最关键的第三步上运用TSM（教导－启示－动机）方法来判断，即如果（只有）现有多份技术文献的内容给出了明确的教导和启示，使该领域的普通技术人员有动机将它们结合起来得到该新技术时，才能认定权利要求中所请求保护的产品或方法不具备非显而易见性。TSM方法无疑大大减少了主观随意性，也可以在一定程度上防止“后见之明”，但是随着时代和技术的发展，TSM方法的僵化越来越凸显出来，美国FTC所做的报告曾经指出，“现有技术文献存在本身并不是为了证明后来专利申请的非显而易见性”。随着具有标杆意义的KSR案判决的生效，美国随后发布了KSR案后的“2007显而易见性指南”和“2010显而易见性指南”，其中，通过改变所属技术领域普通技术人员的技术水平，在明确TSM方法的同时增加了其他六种关于显而易见性的判断方法，美国专利局以明朗的态度提高了显而易见性审查的标准。其中，值得借鉴的有第五点“显易尝试”一从确定的有限数目的、可以预料的方案中选择，并具有合理地可预期的成功；及第六点“基于设计因素或市场动力的推动而使某一领域的公知技术发生改变以应用于相同领域或不同领域，如果这种改变对于本领域普通技术人员来说是可以预料的”。

欧洲作为“提高专利门槛”计划的一部分，在已有的法律框架下通过加强本领域技术人员的定义。Thomas Hammer先生（原欧洲专利局副局长）在2010年发表的文章中提到“在应用已有的EPO创造性判断方法上给审查员提供支持使得标准更为高效和一致。为此，EPO《审查指南》和《案例法》采用了EPO申诉委员会的近期案例，它们将于2010年4月1日被引入施行”。最终，对于创造性规定的补充和修订体现在了2010年4月公布的《审查指南》（Guidelines）和2010年7月公布的《案例法》(Case Law) 第6版中。其中对本领域技术人员补充了“知晓本领域的持续发展方向”一条并从正反两个方面给出了两个案例T0774/89及T817/95。

考虑市场竞争与专利保护平衡的一种专利法经济理论叫做专利引诱理论，专利引诱理论认为：如果专利只授予受到专利制度引诱而做出的发明，这将产生社会净效益,这就是专利引诱理论，根据这一理论，专利垄断报偿只给予真正受到专利制度引诱而做出发明的人，而对于因市场竞争驱动而做出的发明创造，不能授予专利权，因为这将增加社会成本。另外，从专利的较长保护期来看，也是不值得将这种价值不高仅凭市场竞争和商业因素即将出现的技术授予专利权。

由这种理论出发，也衍生出一种对创造性要求较高的判断标准，即“如若不然”标准。这个标准是由美国FTC在报告中提出的一种新的判断标准，旨在于提高创造性门槛，在我国的《专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告》中也曾经提出，“建议在目前修改方案的基础上，将《审查指南》中的创造性审查标准向“如若不然”的思路倾斜，以适当提高发明高度”其中的“如若不然”标准，就是指一项技术方案假如没有获得专利保护的期望和前景，也能够在申请日的同时或者紧随申请日之后不久的时间内就被提出来并予以实施，那么对该技术就不值得授予专利权。也就是说无专利保护预期也可能出现的技术不具备创造性。

上面的理论和标准的相同之处在于都认同以下观点，由于市场竞争等因素将很快产生的技术不值得授予专利权。

从这种观点看，关注未来，从技术发展趋势来做出创造性判断意见是有其合理性的，通过将即将出现的技术排除在专利授权之外，来达到合理引导专利申请，引诱和激励更有价值的发明的作用。

下面以一个复审案例为例说明从发展趋势来判断创造性的优点。

申请号2003801000564，发明名称为“注出容器”，涉及一种在不使外界空气进入容器内部的情况下，实现容器内装物的注出的注出容器。容器主体螺纹接合基杯，借此，当装配基杯时，基杯底部的突片受按压推开狭缝，使得可靠而容易地打开狭缝以容许外界空气进入外层和内层之间。

对比文件1已公开了一种注出容器，基杯和容器主体凹凸卡接。本申请权利要求1所要求保护的技术方案与对比文件1公开的内容区别在于：基杯与容器主体螺纹连接，即区别为用“螺纹连接”替代“凹凸卡接”。

申请人认为：权利要求1用“螺纹连接”替代“凹凸卡接”，这种替代取得了本领域技术人员在采用“凹凸卡接”时取得了预料不到的技术效果：增大了基杯与容器主体的结合力，缓慢施力的过程可减小狭缝破开所需操作力。

对于此案的判断方式有三种：

判断一： 专利局审查员认为；凹凸卡接和螺纹连接都是本领域中常用的技术手段，选择“螺纹连接”代替“凹凸卡接”是容易想到的，因而不具备创造性；