浅谈《专利法实施细则》修改后优先权恢复的相关规定

PART01

引言

专利优先权制度在知识产权保护架构中占据举足轻重的地位，它确保了申请人在限定时间内，就同一项发明创造在不同国家或地区申请专利时，能享有优先权的保障。然而，在专利申请实务中，申请人可能会因各种不可预见或情有可原的因素而错失优先权期限。在此情境下，专利优先权恢复制度便显得尤为重要，它为申请人提供了必要的补救途径。随着《中华人民共和国专利法实施细则（2023年修订）》自2024年1月20日正式施行，专利优先权恢复制度亦随之进行了相应调整。这些调整不仅进一步与国际专利申请的普遍做法相衔接，还为申请人带来了更大的灵活度与更坚实的保护，对强化国内创新主体的知识产权保护具有重大价值，同时将对整个创新环境产生持久而深刻的影响。

本文将结合专利申请实践介绍细则新增的“超期优先权恢复”的相关条款，即细则第三十六条（通过巴黎公约途径提交的专利申请请求恢复优先权）和第一百二十八条（PCT申请进入中国国家阶段的申请请求恢复优先权）。

PART02

专利优先权制度概述

专利优先权是指申请人在一个国家第一次提出专利申请之后，在法定期限内又就相同主题的发明创造在其他国家提出专利申请的，其在后申请以第一次专利申请的日期作为其申请日。简而言之，在法定条件下，在后申请视为是在首次申请的申请日提出。这种制度的设计旨在保护申请人的发明创造权益，鼓励申请人及时公开其发明创造成果，并为申请人在国际范围内寻求专利保护提供便利。

1.外国优先权

外国优先权是指申请人就相同主题的发明创造在外国第一次提出专利申请之日起12个月内（对于外观设计为6个月内），又在中国提出专利申请的，可以享有优先权。这使得申请人有足够的时间在多个国家寻求专利保护，同时避免了因不同国家申请时间的差异而导致其发明创造被他人抢先申请的风险。

2.本国优先权

本国优先权是指申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。本国优先权的设立有助于申请人完善其专利申请文件，调整发明创造的保护范围等。

PART03

原专利优先权恢复制度

根据《专利法》第二十九条的规定，申请人自发明或者实用新型第一次提出专利申请之日起12个月内，可以享有优先权。细则第六条第一款和第二款规定了申请专利过程中因延误期限导致权利丧失而请求恢复权利的情形，包括因不可抗拒的事由、正当理由延误期限时请求恢复权利。但同时，第五款对《专利法》第二十九条等条款规定的期限做出了例外规定，即申请人若是在超出优先权的规定期限提交在后专利申请的，无论是有正当理由或因不可抗拒事由而延误了的优先权期限，均不能请求恢复，申请人不再享有优先权。总之，在本次细则修改生效之前，中国专利申请只有在非常有限的情况下才能“恢复”优先权。例如，未在指定期限内答复办理手续补正通知书导致视为未要求优先权等手续上的延误。

《PCT实施细则》第26条之二与第49条之三分别对优先权的恢复作出了规定。

《PCT实施细则》第26条之二.3款规定了“受理局对优先权的恢复”，适用的恢复标准包括“适当注意”标准、“非故意”标准。

根据《PCT实施细则》第49条之三.1款，依据“适当注意”标准在受理局恢复优先权一般对每个指定国都发生效力，依据“非故意”标准在受理局恢复优先权一般仅对国内法承认该标准或者适用更有利于申请人的标准的指定国有效。《PCT实施细则》第49条之三.2款规定了“指定局对优先权的恢复”，由指定局对“申请人未能在优先权期限内提交国际申请的理由”是否符合该局适用的恢复优先权的标准进行审查。

《PCT实施细则》允许各个成员国对某些条款进行“保留”。中国作为受理局接受了《PCT实施细则》上述关于优先权恢复的规定，但是作为指定局作出了“保留”（因与中国《专利法》优先权恢复的规定不一致）。因此，根据《PCT实施细则》第26条之二.3款恢复的优先权,在进入中国国家阶段时,为满足“与国际公布一致”的形式要求，会在《国际申请进入中国国家阶段声明》中填写，但申请人会收到针对该优先权的《视为未要求优先权通知书》，且不可再次请求恢复。

PART04

细则修改后的专利优先权恢复制度

PART05

实务中请求恢复优先权的注意事项

适用于2024年1月20日或之后提交的发明和实用新型专利申请以及自进入日起两个月期限届满之日为2024年1月20日及之后的PCT国家阶段申请；不适用于分案申请以及外观设计申请。

虽然本次细则修改为申请人提供了多个新的救济措施，用于延长期限、补救错误的优先权要求、甚至遗漏文件等，但请谨记在利用这些制度时存在一定的限制，因为每个申请理应只能有“一次补救机会”。

1.巴黎公约申请：在12个月优先权期限届满后2个月内；PCT进国家阶段申请：自进入日起2个月内。

2.对于巴黎公约申请，还需在专利局作好公布准备之前。应特别留意这个“隐形”限制。即，对于要求提前公开的申请，一旦专利局做好公开准备，即使未到上述的绝限，也自然失去了可能的救济机会。

在规定的期限内足额缴纳优先权要求费（80元/项），以及恢复权利请求费（1000元）。对于没有其他缺陷仅有费用缺陷的恢复请求，专利局给予申请人额外的救济机会，会发出《办理恢复权利手续补正通知书》，须在指定的1个月的期限内补缴或补足费用，否则不予恢复优先权。

1.在后申请应在申请时或在进入中国国家阶段时，提出要求优先权的书面声明，即在《专利请求书》或《国际申请进入中国国家阶段声明》中的“要求优先权声明”一栏中，准确填写该待恢复的优先权的信息。对巴黎公约申请，如未填写待恢复的优先权的信息，即未提出要求优先权的声明，不论是否在优先权期限内，均不能请求恢复该项优先权。实务中如漏填，可在规定期限内重新提出申请，同时要求优先权，并请求恢复优先权。

2.规定期限内提交《恢复优先权请求书》（原则上，可与在后申请同时提出，也可在递交申请（要求优先权）之后在12个月期限届满之日起2个月内单独提出），并完整、准确填写其中的各项信息（包括恢复理由），否则后续不能及时恢复优先权。应当注意的是，并非提交根据细则第六条恢复权利时所填的《恢复权利请求书》。

3.必要时，提交在先申请文件副本及优先权转让证明等。 

1）如果请求恢复的优先权为外国优先权，应当提交在先申请文件副本及中文题录。在办理恢复优先权手续时，一般建议申请人直接提交在先申请文件副本，不建议通过DAS查询的方式获取在先申请文件副本。因DAS查询有一定的获取失败的概率，如未在优先权恢复期限内成功查询到在先申请文件副本，将会直接导致优先权不予恢复。

2）如果请求恢复的优先权为本国优先权，在专利请求书中写明在先申请的申请日及申请号的，视为提交了在先申请文件副本。 

3）对于外国优先权，要求优先权的在后申请的申请人与在先申请文件副本中记载的申请人应当一致或者是在先申请文件副本中记载的申请人之一，如果不符合规定，应当提交优先权转让证明及中文题录。

4）对于本国优先权，要求优先权的在后申请的申请人与在先申请文件副本中记载的申请人应当一致，如果不一致，应当提交优先权转让证明及中文题录。 

5）对于PCT申请进入中国国家阶段的优先权恢复，未向国际局提交过在先申请文件副本的，同时还应当附具在先申请文件副本及中文题录。

1.对于在国际阶段已经请求恢复优先权的申请，办案时，须注意仔细复核国际阶段是否恢复成功（依据PCT/RO/159表显示的恢复结果），进而判断是否仍然需要在进入中国国家阶段时再次办理恢复优先权的相关手续。千万别因判断失误而错失了此类优先权的最后恢复时机（进入中国国家阶段时自进入日起2个月内）。

2.无需办理恢复优先权相关手续的情形：国际公布文本中公开了该优先权，公布首页显示的“Published”的相关内容中有“with information concerning request for restoration of right of priority…”，公布文件中有PCT/RO/159表，且159表中勾选的是“to restore the right of priority…”，而非“to refuse the request to restore the right of priority…”。进入中国国家阶段时，无需再次办理恢复手续，但仍应当在《国际申请进入中国国家阶段声明》中准确填写优先权的各项信息，并在进入日起2个月内缴纳相应的优先权要求费。

3.需要办理恢复优先权相关手续的情形：

1）在国际阶段申请人恢复优先权请求未被受理局批准的各种情形，例如，尽管国际公布文本中公开了该优先权的信息，但由于申请人在国际阶段未缴纳恢复权利请求费，作为受理局的国际局未批准恢复该优先权。

2）在国际阶段申请人未请求恢复优先权的情形，即国际公布虽然公布了12个月以后14个月以内的优先权，但公布首页显示的“Published”的相关内容为“the filing date of the international application is within two months from the date of expiration of the priority period”，并未显示曾递交过restoration request，而且WIPO公布的文件中无PCT/RO/159表。

以上情形，需要在进入日起2个月内办理恢复优先权的相关手续，相应的手续包括：在《国际申请进入中国国家阶段声明》 中的“要求优先权声明”一栏中准确填写该待恢复的优先权的信息，在规定的期限内提交《恢复优先权请求书》，说明理由，并且缴纳恢复权利请求费、优先权要求费。未向国际局提交过在先申请文件副本的，同时还应当附具在先申请文件副本及中文题录。

对于优先权恢复请求，专利局会发出《恢复权利请求审批通知书》，符合规定的，予以恢复优先权，不符合规定的，不予恢复优先权。当申请人收到视为未提出通知书时，如果对该通知不服，可以在收到该通知之日起60日内向国家知识产权局提出行政复议申请，或者在收到该通知之日起6个月内向北京知识产权法院起诉。

PART06

结论

实施细则修改后的专利优先权恢复制度是我国专利制度的一次重要改革，放宽了对恢复优先权理由的审查标准，适当调整了恢复申请的时间限制，对于一些在原制度下可能难以被认定为合理理由的情况，现在有更大的可能性被认可。这一变化给予了申请人更多期限救济的机会，降低了专利申请过程中的风险和成本，体现了国家知识产权局对申请人在现代复杂的技术和商业环境下可能面临各种难以完全避免的情况持更加包容的态度，有助于保护创新成果，鼓励更多的企业和个人积极投入到创新活动中，从而有利于优化整个创新生态，进一步推动我国创新驱动发展战略的实施。

同时，修改后的专利优先权恢复制度使得我国的专利申请环境更加友好和灵活。这有助于吸引更多的外国企业在中国申请专利，同时也有利于我国企业在国际市场上更好地保护自己的创新成果，提升我国在全球知识产权领域的国际竞争力。