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美国最终审查意见通知书之应对
对于一件专利申请来说,各个国家或地区会根据自己本国相关法律进行审查。若审查员认为专利申请存在不符合相关法律规定之处,会发出审查意见通知书。通常来讲,绝大多数国家审查结束之际都会给出明确的标志着审查阶段终结的拟授权通知书或驳回通知书。美国会有拟授权通知书,但是却没有明确的标志着审查阶段终结的驳回通知书。
美国专利商标局审查员对美国实用(发明)专利申请进行实质审查时,通常情况下会发两次审查意见通知书,第一次为非最终审查意见通知书(Non-Final OA),第二次为最终审查意见通知书(Final OA)。最终审查意见通知书的发出并非意味着审查阶段的终结,而是意味着申请人缴纳的检索费和实审费已用尽。对于美国最终审查意见通知书,一般而言,主要可以有下面几种应对策略。
如若申请人不同意审查员在最终审查意见通知书中的意见,认为无需修改权利要求,只进行争辩即可,或者申请人对权利要求的改动很小,或者是按照审查员的建议进行修改的,这样审查员无需再进行检索,在有限时间内就能处理完成,这种情况申请人可以直接提交答复/修改。
答复最终审查意见通知书的法定期限是发文日起3个月,在缴纳延期费的情况下可以最多延期至6个月。如果申请人能够在最终审查意见通知书的发文日起2个月内提交答复的话,审查员若是不接受申请人的答复则会发出咨询意见书(Advisory Action)。在咨询意见书中审查员会告知申请人专利申请不能授权的原因,申请人可以根据咨询意见书中审查员的建议再进行答复。另外需要注意的是,在咨询意见书是在最终审查意见通知书的法定答复期限后发出的情况下,延期费是从咨询意见书的发文日起算的,否则从答复最终审查意见通知书的法定期限起算。因此建议申请人最好能够尽早提交对最终审查意见通知书的答复,以便为自己争取可以无需缴纳延期费而答复咨询意见书的时间。
如果申请人未能在最终审查意见通知书发文日起的2个月内进行答复,申请人可以利用AFCP(After Final Consideration Pilot,最终审议后试点)2.0项目。AFCP 2.0项目是美国专利商标局为了加强审查员与申请人之间的沟通,从而减少在发出最终审查意见通知书之后提交的继续审查请求(RCE)次数而推出的。AFCP 2.0项目从2013年5月开始实施,经过了多次延期,最新是延期至2020年9月30日。AFCP 2.0项目提出的条件是申请人至少对一项独立权利要求进行了修改且修改不得扩大范围,而且修改的幅度不大,审查员仅需很少时间即可完成检索或审查。这里的很少时间对于发明申请来说为3小时,对于外观设计申请为1小时。审查员可以自由裁量来决定是否可以在AFCP 2.0下完全考虑申请人的答复,这包括确定是否需要任何额外检索,以及是否可以在所述很少时间内完成。一般来说,申请人提交了AFCP 2.O项目请求,如果审查员认为申请人的答复仍不能使本专利申请授权或者还需要进行另外检索等情况,审查员会与申请人或申请人的代理人电话会晤或者发出咨询意见书,申请人可以在电话会晤中与审查员讨论可以接受的修改或者根据咨询意见书的建议来决定后续答复策略。提交AFCP 2.0项目请求没有官费。
最终审查意见通知书的发出意味着申请人缴纳的检索费和实审费已经用尽,如果申请人意欲审查员能够继续对本专利申请进行审查的话,需要提出继续审查请求并且缴纳继续审查费。对于申请人对权利要求进行了实质性修改,审查员需要再进行检索,或者审查员需要处理的时间较长的情况,适于提出继续审查请求。目前第一次提出继续审查请求官费为1300美元,第二次及以上次提出继续审查请求官费为每次1900美元,当然美国专利商标局也可能会进行调整。提出继续审查请求是没有次数限制的,理论上可以无数次,只要缴费即可。提出一次继续审查请求一般会得到两次OA的机会,一次非最终审查意见,一次最终审查意见。但是如果申请人没有对权利要求进行修改,只是进行了争辩,在这种情况下提出了继续审查请求的话,很有可能审查员直接就会发出最终审查意见通知书。
继续申请的说明书与母案说明书相同,权利要求书与母案权利要求不同。继续申请的目的是引入与其所基于的在先申请的权利要求不同的权利要求,但是引入的这些权利要求必须在该在先申请中完全公开,从而使审查员审查在先申请中所公开但不与其权利要求相同的权利要求。部分继续申请重复了在先申请的一些实质部分或全部并且增加了该在先申请中未公开的内容的申请。换言之,部分继续申请有部分内容与母案不同,部分内容与母案相同,通常是在母案的基础上又增加了内容,增加了母案所没有的内容。
在最终审查意见通知书中有部分权利要求是被审查员接受的,有部分是未被接受的,申请人打算对未被接受的部分继续争辩,那么可以把被接受的那部分权利要求单独提取出来以提出继续申请的形式争取这部分权利要求尽快得到授权,未被接受的部分在原案里继续争辩。另外,在只有增加原申请中没有公开的内容才能够克服审查意见中所指出的缺陷,而此种增加因超出原始申请公开的范围而不会被接受的情况下,可以提出部分继续申请,从而可以使技术方案进一步完善并得到保护。需注意的是,新增加的内容是不享有在先申请的申请日的。继续申请和部分继续申请都相当于一件新的申请,需要另外缴纳申请费、检索费、实审费等,相当于又提出了一件新的美国专利申请案。