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刘志杰程驰等 | 关于最高院适用“捐献原则”的司法裁判标准研究

知产前沿 · 公众号 · · 2024-08-04 11:03

正文

作者 | 刘志杰程驰黎琦

柳沈律师事务所

一、何为“捐献原则”

二、最高院适用“捐献原则”的司法裁判标准研究

（一）关于“捐献原则”的案例检索和分析

（二）关于“捐献原则”适用的司法裁判标准

三、实务中适用“捐献原则”的一些思考和建议

（一）关于是否有必要完善司法解释的问题

（二）关于实务中如何适用“捐献原则”的问题

一、何为“捐献原则”

“捐献原则”，源自在2010年1月1日施行的《最高人民法院〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释〉》（以下简称“《解释》”）第五条之规定，“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南（2017）〉》第五十八条亦规定，“仅在说明书或者附图中描述而未被概括到权利要求中的技术方案，应视为专利权人放弃了该技术方案。权利人主张该技术方案落入专利权保护范围的，不予支持。”

“捐献原则”实际上是对等同侵权的一种限制。在确定发明和实用新型专利权的保护范围时，应当以权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容，但是对于仅在说明书或者附图中进行了描述，而在权利要求中未记载的技术方案，应当视为专利权人对社会公众的“捐献”，权利人在侵害专利权纠纷案件中，不能以构成等同为由主张将其纳入专利权的保护范围。

之所以如此规定，是考虑到以下情形：专利申请人有时为了容易获得授权，权利要求采用比较下位的概念，而说明书及附图又对其扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征，从而不适当地扩大了专利权的保护范围。实际上，这是一种‘两头得利’的行为。专利制度的价值不仅要体现对专利权人利益的保护，同时也要维护权利要求的公示作用。因此，捐献规则的确立，有利于维护权利要求书的公示性，平衡专利权人与社会公众的利益关系。[1]

简而言之，适用捐献原则本质上是在专利权人的授权利益与权利要求公示产生的社会信赖利益之间寻求一种平衡。通过在权利要求解释中引入捐献原则、禁止反悔原则、可预见性原则等等，制衡适用等同原则所产生的保护范围的扩张，从而明确权利要求实际要保护的技术方案的范围，这对专利侵权诉讼而言，是最为基础且核心的内容。

二、最高院适用“捐献原则”的司法裁判标准研究

（一）关于“捐献原则”的案例检索和分析

为研究最高院适用“捐献原则”的司法裁判标准，笔者利用“北大法宝”数据库，对2019年1月至2024年4月由最高院审结的、引用上述《解释》第五条的、以及裁判文书全文中包含“捐献原则”或“捐献规则”的相关民事案件进行了数量统计分析，共发现45份裁判文书，排除其中未对“捐献原则”进行实质性评述的，剩余符合检索目的的裁判文书共计19份，其中14份裁判文书中认为应当适用“捐献原则”，而5份裁判文书中认为不应当适用“捐献原则”。

图1：最高院适用“捐献原则”的检索结果概况

表1列出了适用“捐献原则”的14份判决书的权利要求中的特征、说明书中关于该特征的相关记载以及被诉侵权技术方案中的相关特征。从上述信息的分析可以看出，被诉侵权技术方案中的相关争议特征与权利要求中的特征并不完全相同，但与说明书中的相关描述相近。在这种情况下，最高院认定相关争议特征“被捐献”给了公众，故不应当适用等同侵权，从而进一步认定被诉侵权技术方案未落入专利权人主张的权利要求的保护范围。。

表1：最高院认定应当适用“捐献原则”的14份裁判文书（左右滑动图片查看完整表格）

在（2020）最高法知民终981号民事判决书中，最高院强调了“捐献原则”的适用标准，认为：

“如果本领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中技术特征的另一种选择而被特定化，则这种技术方案就被视为捐献给社会。”

在（2021）最高法知民终1576号民事判决书中，最高院在适用“捐献原则”时，还强调了“捐献原则”的立法目的，认为：

“专利的权利要求具有公示性，专利权人申请专利时在权利要求中采用下位概念，而在侵权诉讼中又依据说明书及附图对其进行扩张解释的做法会造成专利权人与社会公众利益的失衡，人民法院不应支持。”

表2列出了不适用“捐献原则”的5份判决书的权利要求中的特征、说明书中关于该特征的相关记载以及被诉侵权技术方案中的相关特征。从上述信息的分析可以看出，法院认定争议特征仍然落入权利要求的保护范围，不应当将其视为“被捐献”

表2：最高院认定不应当适用“捐献原则”的5份裁判文书（左右滑动图片查看完整表格）

具体而言，在（2020）最高法民申969号民事裁定书[2]中，虽然说明书中记载的争议特征在字面范围内并未被权利要求包括，但最高院强调应当考虑权利要求的整体情况，并且考虑专利权人的主观意愿，认为：

“认定权利要求中是否记载特定技术方案，应当考虑权利要求书的整体情况。如果权利人仅依据权利要求书中的部分权利要求主张侵权，即使该部分权利要求中未记载，但在其他相关权利要求中已明确记载的技术方案，即表明权利人在撰写权利要求书时有意将该技术方案纳入专利保护范围，不属于仅在说明书中记载，但在权利要求书中弃之不顾予以‘捐献’的情形。”

在其他4份裁判文书中，最高院则根据权利要求的合理解释，认定说明书中记载的与被控侵权产品相同相关争议特征解释进了权利要求的保护范围中，进而认定不应当适用“捐献原则”。值得注意的是，在（2020）最高法知民终1571号、1572号判决书中，虽然最高院认为争议技术特征2不应当适用捐献原则，属于相同技术特征，但是由于其他的争议技术特征1、3既不构成相同也不构成等同，因此最终的判决结果仍为不侵权。

综上，如果最高院认为应当适用“捐献原则”，从目前的统计数据上看，上述14份裁判文书均认为不构成侵权，这是因为适用“捐献原则”导致无法适用等同原则来将被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求中的技术特征视为等同，从而不满足全面覆盖原则，进而不侵犯专利权。但是，在最高院认为不应当适用“捐献原则”时，最终的判决结果也不一定均为侵权。因为不适用“捐献原则”，仍有可能适用其他原则，如“禁止反悔原则”来限制等同原则的适用。即使该技术特征仍被认定为相同或等同，也有可能因为被诉侵权技术方案未包含权利要求中的其他技术特征，进而导致不侵犯专利权。

（二）关于“捐献原则”适用的司法裁判标准

通过对前述判例的梳理和研究，笔者发现最高院在案件中适用“捐献原则”时，综合考虑了专利法的基本规则和该司法解释的立法目的，对上述司法解释的裁判标准进行了进一步的明确，主要包括：（1）理解技术方案时应当从本领域技术人员的视角出发；（2）被捐献的技术方案应当是被特定化的另一种选择；（3）判断技术方案是否被捐献时应当考虑专利权人的主观意愿。

1．理解技术方案时应当从本领域技术人员的视角出发

对技术方案的评价应当以该领域普通技术人员的认知能力为基础。本领域技术人员认知能力在专利授权、确权及侵权程序中都起着无可替代的作用，它既是授权程序中评价创造性的标准，也是专利侵权诉讼中摆脱权利要求的文字迷雾、聚焦技术实质的钥匙，是专利法律制度中最为重要的连接技术视角与法律视角的桥梁[3]。

以（2020）最高法知民终981号一案为例，法院在裁判中认为，涉案专利记载的实用新型例1有两种经模具成型制成基体的实施方法，即用模具直接成型制成基体，以及分别做竖直板块2和板块3后再将二者相互连接成基体。该案涉及到对权利要求中技术方案的理解，权利要求1中“至少一个板块与水平面成斜角再与竖直板块连接构成基体”，在本领域技术人员看来，权利要求所限定的基体制作方式应该为分体制作，即先制作竖直板块和板块，再将二者相互连接成基体。在该案中，最高院以本领域技术人员的视角，确定了权利要求中记载的技术方案，再将之与说明书中记载的技术方案进行对比，最终认定应当适用“捐献原则”。

2．被捐献的技术方案应当是被特定化的另一种选择

最高院虽然在多个案例的裁判说理过程中明确了“披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中技术特征的另一种选择而被特定化，则这种技术方案就被视为捐献给社会”的裁判标准，但是并未对该裁判标准中的“另一种选择”及“特定化”的含义进行明确的解释。

关于“另一种选择”，在前述（2020）最高法知民终981号一案中，最高院认为，权利要求中记载的技术特征为分体制作基体，“另一种选择”是用模具直接成型制成基体，在该案中，两种技术方案是同一位阶概念的并列关系。因此笔者认为说明书中描述的并列关系的同一位阶的不同技术特征可以作为权利要求中限定的技术特征的“另一种选择”。如果权利要求中的技术特征属于上位概念而说明书中描述的是其下位概念，根据（2020）最高法民申969号一案中的裁判观点[4]，下位概念并不是上位概念的另一种选择，故使用下位概念的技术方案不属于被捐献的技术方案。

对于“特定化”的含义，有学术观点[5]认为，“特定化”意味着被捐献的技术方案应当是明确的，如果说明书只公开了上位概念，并不意味着此概念下的所有下位概念都捐献给了社会。当本领域的普通技术人员在简单阅读说明书后，可以清晰地理解相关技术方案并予以实施，才能将其视为被捐献。美国联邦巡回上诉法院的观点也与此类似。在2004年的PSC Computer Prods, Inc v. Foxconn Int’l Inc.[6]一案中，美国联邦巡回上诉法院明确，“捐献原则并不意味着，只要说明书披露了一个上位概念，这种概念的所有下位概念就全部捐献给了社会。披露必须足够特定化，以达到使本领域技术人员可以识别出已经披露但是未要求保护的技术方案的程度。”在具体适用“捐献原则”的过程中，笔者认为最高院的裁判的结果也也符合上述观点。仍然以（2020）最高法知民终981号一案为例，说明书中披露的用模具直接成型制成基体，已足够使得本领域技术人员在简单阅读说明书后，可以清晰地理解相关技术方案并予以实施，达到了“特定化”的要求。

3．判断技术方案是否被捐献时应当考虑专利权人的主观意愿

应当可以推定，被捐献的技术方案应属于专利权人为了获取授权利益的主动放弃，也即专利权人存在放弃被捐献技术方案的主观意图。

仍然以（2020）最高法民申969号一案为例，在涉案专利中，权利要求1是独立权利要求，限定了技术特征A“相当大地（减少顶部锋线高度）”，权利要求5从属于权利要求1，权利要求6虽然形式上引用了权利要求1，但是由于技术特征B“整个（减少顶部锋线高度）”与上述技术特征A属于并列的技术方案，因此权利要求6实质上是另一独立权利要求。在第30398号无效宣告决定中，涉案专利权利要求1-4、6、7被无效，在权利要求5、8、9（均引用权利要求1）的基础上继续维持涉案专利有效。

此时，由于记载技术特征B的权利要求6被无效，因此，原审被告认为，由于技术特征A与技术特征B属于并且技术方案，故而应当认定涉案专利已将技术特征B对应的技术方案予以“捐献”，不应认定构成侵权。但最高院认为：（1）认定权利要求中是否记载特定技术方案，应当考虑权利要求书的整体情况。如果权利人仅依据权利要求书中的部分权利要求主张侵权，即使该部分权利要求中未记载，但在其他相关权利要求中已明确记载的技术方案，即表明权利人在撰写权利要求书时有意将该技术方案纳入专利保护范围，不属于仅在说明书中记载，但在权利要求书中弃之不顾予以“捐献”的情形；（2）本条规定的在权利要求中“未记载的技术方案”，是指未能将该技术方案纳入权利要求所限定的保护范围，并不要求权利要求中的相关表述与该技术方案对应一致。权利人通过上位概括等方式纳入权利要求保护范围的特定技术方案，不属于“未记载的技术方案”。

值得注意的是，在该案中，通过对权利要求及说明书的整体理解，虽然权利要求6被无效，当最高院依然通过适用等同原则而认定具备技术特征B的被诉侵权技术方案落入涉案专利的保护范围。

对捐献原则的主观意愿限制也符合捐献原则的立法目的。捐献原则的设计初衷主要是为了避免出现专利权人“两头得利”的行为，如果权利要求中未记载的技术方案是因为在确权阶段被无效而未记载，此时专利权人的主观意愿上仍然是想要保护该技术方案，专利权人自始并没有为了“两头得利”而放弃部分技术方案，在这种情况下，如果仍然在侵权诉讼中在主张捐献原则而不能适用等同侵权，那么对专利权人来说也是不公平的。

三、实务中适用“捐献原则”的一些思考和建议

（一）关于是否有必要完善司法解释的问题

司法解释中只对捐献原则进行了初步的规定，并未对如何适用捐献原则进行明确限定。对于“权利要求中未记载的技术方案”，可能比较容易有一个统一的理解，但是对“仅在说明书或者附图中描述”的技术方案，不同法院不同法官可能有不同的理解，比如该技术方案要具体描述到什么程度才能达到被捐献的资格。此外，司法解释也未考虑到专利权人的主观意愿问题，法院在根据司法解释的字面含义适用捐献原则时，很有可能会忽视专利权人并未主观放弃争议技术方案的事实，仍然认定相关技术方案被捐献，从而不公平地损害了专利权人的利益。对此，有学术观点认为，或许可以将目前捐献原则的当然捐献改革为推定捐献，具体为：“仅在说明书或者附图中描述而未概括在权利要求中的技术方案，视为专利权人放弃了该技术方案。但专利权人能够提供相反证据的除外。”[7]这里的相反证据，可以理解为能够证明专利权人无意将相关技术特征捐献的证据，例如前述的相关技术特征是因为被无效而被迫不能记载在权利要求中。这样可以给专利权人提供救济手段，让捐献原则的适用具有一定的弹性。

在初次立法时仅仅给出一个较为初步的规定，这可能是出于立法技术问题的考虑，但是自该司法解释施行已有将近十五年，捐献原则的司法实践已经相当丰富，而且司法实践中也发现了初次立法时司法解释中未考虑到的问题，在这种情况下，是否要将司法解释进行完善修改，以便建立一个更为统一的裁判标准，值得讨论。

不过，可以确定的是，我们在诉讼实务中仍然可以参照最高院在前述一系列生效裁判文书中所提出的裁判观点，回归到专利法的基本规则及立法本意中去，准确地主张适用捐献规则。

（二）关于实务中如何适用“捐献原则”的问题

如前文所述，最高院已经通过一系列生效判决形成了比较稳定且具有普遍指导意义的“捐献原则”的裁判标准。在实务中，被告是否就可以据此适用“捐献原则”进行不侵权抗辩了？原告又应如何有效地适用等同原则呢？对此，笔者提出如下思考和建议，供大家参考和进一步探讨。

1．被告如何适用“捐献原则”进行不侵权抗辩

鉴于目前“捐献原则”早已被纳入司法解释中，在应对原告等同侵权主张的过程中，被告如果认为可以适用捐献原则，则可以直接以应当适用捐献原则为由进行不侵权抗辩。捐献原则，可以限制原告对争议技术特征适用等同原则，进而使得被诉侵权技术方案缺乏权利要求中的技术特征，使其不满足全面覆盖原则，最终不构成侵犯专利权。

在主张捐献原则时，首先应当根据司法解释的规定，论述应当适用捐献原则的原因，具体而言，要论述在本领域技术人员看来，说明书或附图中描述的技术方案已经足够特定化，且该技术方案未记载在权利要求中，属于相对于权利要求技术方案的另一种选择，因此应当视为被捐献，不能再以构成等同为由主张将其纳入专利权的保护范围；其次，还可以适当提供最高院、案件管辖法院的案例检索报告及相关技术领域的公知常识，以便于法官准确理解“捐献原则”的具体适用标准以及本领域技术人员的视角，从而作出有利于被告的裁判。

2．原告如何应对“捐献原则”抗辩

首先，也是最重要的是，在申请专利时，专利撰写者应当准确把握发明实质，在发明人交底书的基础上，充分扩展实施例，上位概括出保护范围宽而且能够得到说明书支持的技术特征，避免有的技术方案仅仅记载于说明书而未写入权利要求书的情况，以此对发明构思形成充分的保护，这样被告就很难找出角度进行“捐献原则”的抗辩。发明人在委托专利代理机构时应当着重考量专利代理机构的专业水平，以免因小失大。

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