以陌陌商标无效案，谈商标抢注行为的认定

— 基本案情 —

申请人：北京陌陌科技有限公司

被申请人：杭州陌陌婚庆服务有限公司

（原被申请人：杭州尖锐软件有限公司）

争议商标：第11312563号陌陌商标

— 当事人主张 —

申请人的主要理由有：
　　1.申请人第9945658号陌陌商标（以下称引证商标一）经过长期、持续、广泛的使用和宣传，已具有极高的知名度和影响力，应获得驰名商标保护。
　　2.申请人早在2011年9月8日就申请注册了引证商标一及第9940938号、第9945602号、第9945573号、第9940833号、第9945544号陌陌商标（以下分别称引证商标二、三、四、五、六），争议商标与申请人上述引证商标构成近似商标。

　　3.原被申请人在与其经营范围相差甚远的服务类别上注册与申请人商标完全相同的商标，缺乏真实使用意图，意在通过该商标获取不正当利益，其行为严重损害正常的市场经济秩序，具有其他不良影响。
　　4.陌陌商标系申请人在先使用并具有一定影响的商标。申请人开发的陌陌社交APP是一款交友类软件，其提供的在线社交网络等服务与争议商标指定使用的服务构成相同或类似服务。原被申请人注册争议商标的行为系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的行为。
　　5.原被申请人及其关联公司属于通过“其他关系”知晓申请人在先商标而抢注。
　　6.争议商标系原被申请人基于不正当竞争、牟取非法利益的目的而恶意注册，违反了诚实信用原则。
　　综上，申请人请求对争议商标予以无效宣告，并申请对本案进行口头审理。
原被申请人答辩的主要理由是：
　　1.申请人引证商标一在争议商标申请注册时，没有达到获得驰名商标保护的条件。
　　2.争议商标与申请人引证的商标核定使用的服务不构成相同或类似服务。
　　3.争议商标的注册申请未违反《商标法》第三十二条的规定。
　　4.争议商标不属于《商标法》规定的“有害于社会主义道德风尚或者其他不良影响”的情形。
　　综上，原被申请人请求对争议商标予以维持。

— 商评委审理与裁定—

商评委经审理查明：
　　1.争议商标由杭州尖锐软件有限公司于2012年8月6日向商标局提出注册申请，2014年1月7日获准注册，核定使用在第45类“社交陪伴；交友服务；婚姻介绍；计划和安排婚礼服务；”等服务上，专用权有效期至2024年1月6日。2014年4月8日杭州尖锐软件有限公司向商标局提出转让争议商标的申请。在商评委审理本案期间，争议商标经核准由杭州尖锐软件有限公司转让至杭州陌陌婚庆服务有限公司，故商评委将杭州陌陌婚庆服务有限公司作为本案被申请人。
　　2.引证商标一、三、四、六由申请人于2011年9月8日向商标局提出注册申请，2012年11月14日获准注册，分别核定使用在第9类磁性识别卡、第38类信息传送、第41类在线电子书籍和杂志的出版、第35类广告传播等商品和服务上，专用权有效期至2022年11月13日。

　　3.申请人提交的证据显示，申请人的陌陌iPhone客户端移动社交软件于2011年8月3日开发完成并首次发表，安卓版陌陌移动社交软件于2011年11月7日开发完成，并于2011年12月14日首次发表。
　　4.申请人提交的证据显示，在争议商标申请注册日前，网易、搜狐、、凤凰网等媒体已有关于陌陌是一款基于地理位置的移动社交工具、陌生人交友工具以及移动社交产品陌陌一年内用户突破千万等的报道。
　　5.原被申请人的营业执照显示其成立于2006年9月7日，经营范围为计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软硬件的销售（除电子出版物）。

商评委经审理认为：
　　争议商标的获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题适用2001年《商标法》，相关程序问题则适用现行《商标法》。
　　首先，综合考虑申请人提交的证据及商评委查明的事实，能够证明在争议商标申请日前，申请人开发的基于地理位置的陌陌移动社交产品在促进陌生人交友服务上已具有一定的影响。

　　其次，原被申请人作为计算机软件开发等服务的提供者，对申请人在先使用并具有一定影响的陌陌商标应当有所知晓，其将完全相同的争议商标注册在交友等服务上难谓巧合。

　　最后，争议商标指定使用的交友服务、婚姻介绍服务与申请人陌陌商标在先使用的移动社交服务属于类似服务，相关公众易将争议商标与申请人联系起来，进而造成对服务提供者的误认，故争议商标在该两项服务上的注册申请已构成2001年《商标法》第三十一条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之情形。

争议商标核定使用的其他服务与申请人陌陌商标所使用的交友服务在服务内容等方面存在较为明显的差别，不属于类似服务；争议商标在其他服务上的注册未构成2001年《商标法》第三十一条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之情形。

　　商评委裁定：争议商标在交友服务、婚姻介绍服务上予以无效宣告，在其他服务上予以维持。

— 案情评析—

本案的焦点问题之一为争议商标的注册申请是否构成2001年《商标法》第三十一条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。

2001年《商标法》第三十一条之所以作出如此规定，是基于诚实信用原则，旨在对已经使用并有一定影响的商标予以保护，制止以不正当手段抢注行为，弥补严格实行注册原则可能造成不公平后果的不足。现行《商标法》将此条改为第三十二条，但内容未变。通常来说，适用该条款应当满足以下要件：(1)他人商标在系争商标申请日之前已经在先使用并有一定影响，(2)系争商标与他人商标相同或者近似，(3)系争商标所指定的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似，(4)系争商标申请人具有恶意。

具体到本案中，首先，申请人北京陌陌科技有限公司的陌陌iPhone客户端和安卓版移动社交软件先后于2011年8月3日、2011年11月7日开发完成并首次发表，在争议商标申请日2012年8月6日之前，多家媒体集中对陌陌是一款基于地理位置的移动社交工具、陌生人交友工具以及移动社交产品陌陌一年内用户突破千万等进行报道，陌陌在促进陌生人交友服务上在中国大陆地区已有一定影响。

— 综合评述 —

近年来，恶意抢注商标行为层出不穷，特别是在互联网和新媒体迅猛发展的新形势下，信息传播速度更快、范围更广，人们获取信息的方式也发生了很大变化。这对如何打击和遏制恶意抢注商标行为带来了新的挑战，此案也说明，无论技术如何发展，现实情况如何变化，对于争议商标的注册申请是否构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标进行判断，应始终立足于《商标法》的立法本意，遏制违反诚实信用原则、恶意抢注商标的行为。