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最高院确认:专利权人应承担权利要求概括过大而导致的无效风险

企业专利观察  · 公众号  ·  · 2024-05-29 23:57

正文

作者: 黄莺



“权利要求上位概括如果不当,将会影响专利的有效性,本案就是一起打到最高院行政二审的实战案例”


2024年5月22日,最高人民法院公开了一起专利无效行政纠纷的二审判决书《某股某公司、中华人民共和国国家知识产权局等发明专利权无效行政纠纷行政判决书》,案号(2023)最高法知行终319号。
涉案专利是一件名称为“ 生产三维物体的方法和装置 ”的发明专利ZL200680055237.3。经查询,该专利的专利权人是 阿卡姆股份有限公司。
阿卡姆股份有限公司 (Acam AB)是一家瑞典的3D打印生产商,生产用于增材制造的电子束熔化(EBM)系统,该系统由金属粉末制造固体部件。EBM在医疗、航空航天和汽车行业都有应用。这是一家老牌的3D打印国际企业。
经查询,该件专利历史上共做出过两次无效决定,第一次是在2020年2月,国家知识产权局维持了该专利的有效性,当时无效请求人是西安赛隆金属材料有限公司。

第二次是在2021年9月,国家知识产权局宣告该专利部分无效,无效请求人是自然人赵德陈,疑似是某个公司的“稻草人”,或许与西安赛隆金属材料有限公司有关联。

就在这第二次的无效决定的要点中,合议组提到,若权利要求限定了过大的保护范围,由于涵盖了超出本专利记载的合理范围之外的技术方案,专利权人需要承担由此所带来的风险。
之所以做出这样的决定,主要是因为涉案专利的权利要求1中的部分技术特征概括了一个较大的范围。涉案权利要求1如下:
国家知识产权局在本案第二次做出的无效决定中认为:
权利要求1由于采用技术术语 “扫描路径”“不期望的”“最小安全距离” 等限定了较大的保护范围,导致其无法体现本专利与 证据5 技术方案的区别,从而完全涵盖了证据5的技术方案,因此,证据5公开了权利要求1的全部技术特征,且同样能够解决温度梯度过大带来的不利后果,达到避免不期望的加和效应、降低温度梯度的技术效果,故权利要求1不具备新颖性。
阿卡姆不服,于是向一审法院提起诉讼,其中理由主要有以下几点:

1. 证据5的粉末预热阶段不同于权利要求1所限定的 预热步骤 ,并且证据5中粉末预热阶段的加工对象为经过“固定粉末”阶段处理的粘结、固定的粉末,权利要求1中的粉状材料是没有固定的粉末。因此证据5的预热对象与本专利不同,与本专利采用的技术方案、所要解决的技术问题以及所要达到的技术效果不同。

2. 证据5既没有公开两条扫描路径之间具有距离,也没有公开权利要求1的最小安全距离。即使假设证据5中扫描线存在一定距离,该距离也没有公开权利要求1的最小安全距离。

3. 由于证据5没有公开其扫描线间距的任何作用,本领域技术人员无法合理预见其可以避免权利要求1所述的加和效应,被诉决定推定证据5的技术方案实现了避免不期望的加和效应的认定错误。

一审经审理后支持了国家知识产权局的认定:

首先,……,证据5公开的预热步骤与本专利权利要求1所限定的以均匀预热所述粉状材料(5)为一般目的的预热步骤 并无实质不同 。至于阿卡姆所述证据5的预热对象为固定粉末而本专利的预热对象为非固定粉末,如前所述,证据5所公开的“固定粉末”阶段与粉末预热阶段事实上均可视为对粉末进行预热的步骤,预热时粉末轻微固化并不代表预热对象发生了实质变化。

其次,……,证据5表1及相关内容明确公开了三个工艺阶段的扫描线间距数值,由证据5图2相关内容可知,其扫描线具有明确的宽度特征,在此基础上,本领域技术人员可以理解证据5所述的扫描线间距系两条扫描线轮廓之间的距离,由于存在间距,其必然是间隔开的,即证据5公开了连续扫描路径之间具有距离。

权利要求1所限定的最小安全距离系适于防止不期望的来自所述连续扫描路径的在所述预热粉末层区域(10)中的 加和效应 即对该概念采取了功能性限定的方式 。……,证据5采取设定扫描线间距的技术方案,亦追求对粉末的平稳均匀预热,防止所谓加和效应发生,故二者所要实现的功能和所达到的效果是相同的。 权利要求1对最小安全距离等技术特征的限定方式,使得其与证据5公开的技术方案无法区分

事实上,如被诉决定所述,权利要求1由于采用“扫描路径”“不期望的”“最小安全距离”术语以功能性限定方式限定了较大的保护范围,导致无法体现其与证据5所公开技术方案的区别, 该不利后果应由某股份公司承担 。因此,被诉决定关于证据5公开了权利要求1的全部技术特征,权利要求1相对于证据5不具备新颖性的认定正确,对此予以确认。

阿卡姆不服继续提出二审,并认为一审判决认定事实和适用法律错误,其请求包括:

(一)一审法院未采纳、审查某股份公司提交的用于证明本专利应当维持有效的证据12-16, 且未就不予采纳的理由进行任何说明,存在明显错误

(二)本领域技术人员在阅读本专利的说明书之后,容易理解为实现防止不期望的加和效应的技术效果,需要使相邻扫描路径的轮廓彼此不重叠,从而进一步满足在空间上充分隔开的要求。

(三)证据5中的图2和表1不属于同一个技术方案, 在审查新颖性时不应将两者结合

(四)一审判决错误认定证据5公开了连续扫描路径的轮廓之间存在距离。证据5至多公开了两条相邻扫描路径之间存在距离,而未能公开两条相邻扫描路径轮廓之间存在距离,更未能公开两条扫描线轮廓在空间中充分隔开以获得防止不期望的加和效应的技术效果。因此,证据5中的扫描线间距不能等同于权利要求1所限定的最小安全距离。

最高人民法院二审认为:

首先, 本专利权利要求1限定了扫描路径之间以最小安全距离隔开,防止不期望的加和效应, 对于最小安全距离的概念采取了功能性限定的方式 ,并未明确限定这个距离一定是扫描路径轮廓之间的距离,对其理解应该是只要可以防止或避免不期望的加和效应的距离,都可以认定属于安全距离。

其次 ,证据5在明确提出 扫描线宽度 的概念之外,又提出了 扫描线间距 的概念。而基于本领域技术人员的一般理解,两线之间的间距一般是指两条线之间的距离,如果这两条线存在宽度,在宽度上不应存在重合,间距应该是指两线上下轮廓间的距离,因此被诉决定的相关认定并无不当。被诉决定引用证据5中的图2只是佐证扫描线存在宽度,并非是将两个技术方案结合后与本专利进行比对,故并不违反单独比对原则。

再次, 证据5公开了应当适当预热粉末使其粘结,以便为熔化做准备,以及逐步提高功率,并以多次提升方法加大扫描速度和扫描线间距,避免粉末飞溅,以使粉末均匀预热等内容,不论对证据5中的间距如何界定,采取设定扫描线间距的技术方案主要目的就是追求对粉末的平稳均匀预热,防止所谓不期望的加和效应的发生。而权利要求1限定的“防止”并非针对一切加和效应,某股份公司对权利要求1中“防止”的解释并不影响本案的相关认定,故证据5中的扫描线间距与权利要求1中的最小安全距离所要实现的功能和所达到的效果是相同的,被诉决定和一审判决的认定正确,本院予以确认。

最后, 关于某股份公司一审提交的证据12-16。《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》第二十九条规定:“ 专利申请人、专利权人在专利授权确权行政案件中提供新的证据,用于证明专利申请不应当被驳回或者专利权应当维持有效的,人民法院一般应予审查 。” 一审法院对于某股份公司提交的证据12-16未予审查,存在不当,本院在此予以指出 。经本院审查,一审证据12-16均非公知常识证据,且虽然部分论文作者与证据5作者相同,但并不能证明不同论文中的实验参数肯定存在一致性,因此该组证据并不能达到某股份公司的证明目的。同样,二审证据2-4亦非公知常识证据,不应予以采纳。







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