在代理实务中，常常会遇到审查意见以专利申请的说明书所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案为由，认为专利申请不符合专利法第26条第3款的规定。以下笔者针对该问题进行探讨。
《专利法》第2条第3款规定了"实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案"。
该条款规定了实用新型专利的保护客体。保健设备、保健器械通常符合实用新型专利的保护客体，但是在代理实务中，常常会遇到审查意见以专利申请的说明书所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案为由，认为专利申请不符合专利法第26条第3款的规定。以下笔者针对该问题进行探讨。
专利法第26条第3款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点”。
现行的2010版《专利审查指南》规定：“说明书对发明或者实用新型作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度。也就是说，说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求”。
下面结合案例做简单说明，进而在以后的专利实务中减少或避免相关问题的出现。
某申请人申请了一份关于“针灸装置”的实用新型专利，权利要求内记载了针灸装置的形状、结构及其连接关系，其所要解决的技术问题是“以解决现有技术中不能在穴位形成良好的震动的技术问题”，说明书的有益效果记载了“改善气血循环的效果”。
审查员在审查意见通知书中针对“改善气血循环的效果”指出“说明书记载了具体的技术方案，但未给出实验证据，而上述方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立”。
该案在答复审查意见时，陈述本案申请的是一种装置，其解决的技术问题是形成良好的震动，说明书记载的有益效果是本技术领域的技术人员采用本装置能够得出的预期技术效果，不需要实验结果的证实；然而审查员坚持认为“未给出实验证据，而上述方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立”，因此以说明书所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案，不符合专利法第26条第3款的规定为由，驳回了本申请。
该案件的情况在我国专利代理实务中较为常见，属于典型的保健设备、保健器械方面的实用新型案例。笔者认为该案件在审查指南中仅有大方向标准而没有具体细则标准的可相对灵活审查的案件，也就是说，不同审查时期、不同审查员的审查结果可能不同。基于此，代理人在撰写过程中，应该充分考虑到上述的各种可能的审查结论，预先消除或者降低上述原因导致的专利驳回的风险。
笔者建议在撰写新申请时，例如可以是但不限定于：技术方案解决的技术问题、产生的有益效果为保健设备、保健器械技术方案直接产生的、得到的，而非衍生的、间接推导的，从而可以减少或者规避审查意见通知书中指出的“未给出实验证据”、“需要依赖实验结果加以证实才能成立”等类似问题，也即所描述的技术问题尽可能做到能够通过技术方案直接解决，而不需要额外的实验数据等依据。例如上述案例，“针灸装置”解决的技术问题是形成良好的震动，产生的有益效果是提高了针灸装置的震动性能，而对于是否能够进一步的促进血液循环不作为本申请所解决的技术问题。又如某保健服装，发明人的发明点是通过在服装内设置红外装置实现保健、治疗的目的，建议在撰写申请文件时，解决的技术问题例如可以为现有的服装没有红外装置、红外装置携带不便等问题，产生的有益效果例如可以为具有红外装置的服装、通过将红外装置设置在服装内携带方便等等。
在实际代理实务中，发明人可能不同意撰写的申请文件没有记载保健设备、保健器械衍生的、类似于“促进血液循环”、“改善气血”、“减肥”、“塑身”等技术效果；笔者建议代理人可以将该衍生的有益效果记载在说明书实施例内，并在该衍生的有益效果前增加“例如可以达到”、“在一定程度上”、“在特定环境下”等词语，以降低或者减少技术方案与技术效果的关联程度，进而避免审查员下发“未给出实验证据”、“需要依赖实验结果加以证实才能成立”等问题的审查意见。
以上仅为个人观点，如有不当之处，请同行批评指正。
来源：超凡知识产权
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