根据双方当事人诉辩意见,二审的争议焦点为:被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围。具体涉及:(一)使用涉案专利方法制造的产品是否属于新产品,即本案是否适用举证责任倒置;(二)原告公司是否已尽到初步举证责任,即本案是否适用举证责任转移。
(一)使用涉案专利方法制造的产品是否属于新产品,即本案是否适用举证责任倒置
专利法第六十一条第一款规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条规定:“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的,人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。”根据上述规定,适用举证责任倒置的前提条件是,应当首先由权利人举证证明使用该专利方法直接获得的产品为新产品。新产品应当为在国内外第一次生产出的产品,该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比,在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。
原告公司认为,现有技术中的轴向V型丝网筒在外圆周上具有至少一条纵焊缝,而使用涉案专利方法制造的轴向V型丝网筒的外圆周面上没有纵焊缝,因而具有更高焊接强度、更精确的丝网缝隙精度、更高的表面平整度,产生了重要价值和效益,属于新产品。对此,本院评析如下:
首先,涉案专利权利要求1的主题名称为“一种V型丝工业滤网的激光加工工艺”,属于方法权利要求,权利要求1未限定使用涉案专利方法直接得到的产品具备“无纵焊缝”技术特征,涉案专利说明书对此亦无相应描述,“无纵焊缝”也并非涉案专利所要解决的技术问题。
其次,双方当事人均确认V型丝工业滤网即行业通称的约翰逊网,早在1914年已由英国人发明,使用涉案专利方法制造的产品本质上仍属于一种V型丝工业滤网,涉案专利被授予专利权并不能推定使用涉案专利方法制造的产品属于新产品。
最后,原告公司提交的《科技查新报告》、《检索报告》、科技型中小企业技术创新基金立项证书、沈阳市科学技术局沈科发〔2017〕40号文件、辽宁省“兴辽英才计划”项目任务合同书、2011年-2019年专利创新立项汇总、原告公司与第三方签订的合作协议、新老产品照片对比、采购合同及供货照片、被告公司专利查询结果等证据不足以证明使用涉案专利方法制造的产品属于新产品。
综上,原告公司关于使用涉案专利方法制造的产品属于新产品的主张,缺乏事实依据,本院不予支持。一审判决对此事实认定有误,适用举证责任倒置亦属不当,本院予以纠正。被告公司该项上诉主张成立,本院予以支持。
(二)原告公司是否已尽到初步举证责任,即本案是否适用举证责任转移
《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条规定:“专利方法制造的产品不属于新产品的,侵害专利权纠纷的原告应当举证证明下列事实:(一)被告制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品;(二)被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大;(三)原告为证明被告使用了专利方法尽到合理努力。原告完成前款举证后,人民法院可以要求被告举证证明其产品制造方法不同于专利方法。”本案中,如前所述,使用涉案专利方法制造的产品不属于新产品,原告公司主张被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围,应对如下事实承担举证责任:1.被告公司制造的产品与使用涉案专利方法制造的产品属于相同产品;2.被告公司制造的产品经由涉案专利方法制造的可能性较大;3.原告公司为证明被告公司使用了涉案专利方法尽到合理努力。如原告公司对于前述事实未能完成举证义务,应承担不利的法律后果。在原告公司对于前述事实完成举证义务后,证明责任才发生转移,由被告公司举证证明其制造方法不同于涉案专利方法。
被告公司制造的产品与使用涉案专利方法制造的产品是否属于相同产品
本院认为,仅凭招标文件不足以证明被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1中“所述支撑架为带有‘V’形齿槽的齿形结构,所述滤丝的一角插入齿槽内与齿槽啮合形成整体”的技术特征。一审判决认定被告公司制造的产品与使用涉案专利方法制造的产品为相同产品,有所不当,本院予以纠正。
2.被告公司制造的产品经由涉案专利方法制造的可能性是否较大
本院认为,涉案专利权利要求1除限定滤网的具体结构外,还限定了滤网的激光加工工艺具体步骤,即备料、开槽、固定、焊接四个步骤,上述步骤本身以及步骤之间的顺序均对涉案专利权的保护范围起到限定作用。①未记载V型丝的具体制备方法,不能确定被告公司是否使用了拉丝模挤压拉拔工艺。②未明确说明齿形支撑架的切割工艺,无法证明被告公司必须使用高能量密度激光束切割。③缺乏关于使用工装夹具固定滤丝到齿形支撑架上的相关描述。④尽管招标文件提及V型丝与支持圈应采用激光焊,但未具体到权利要求中的两侧焊接步骤,并且“全焊透”并不限于激光焊一种方式。综上,根据原告公司提交的招标文件及图纸,无法推断出权利要求1限定的四个步骤,亦不足以证明被告公司制造的产品经由涉案专利方法制造的可能性较大。被告公司该项上诉主张成立,本院予以支持。
3.原告公司为证明被告公司使用了涉案专利方法是否尽到合理努力
涉案专利系方法专利,应首先考虑将被诉侵权技术方案与涉案专利生产方法的技术特征进行对比。本案中,原告公司为证明被告公司使用了涉案专利方法,一审提交了长岭分公司重整项目相关招标文件及图纸作为侵权对比依据,并未提交其他具有较强关联性和证明力的证据。原告公司于2020年7月27日向一审法院提起本案诉讼,时隔一年之久方才申请对被诉侵权产品进行现场勘验、对被告公司的相关图纸工艺文件及加工设备进行证据保全,彼时被诉侵权产品已交付招标方使用。
综上,原告公司未完成初步举证责任,不适用《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条第二款关于举证责任转移的规定,本院难以根据在案证据作出被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围的认定。