马宇峰：中国企业在标准必要专利许可谈判及诉讼中的最新进展

近日，由《中国知识产权》杂志主办的“第八届中国知识产权新年论坛暨2018中国知识产权经理人年会”在京盛大举办。在中国知识产权高峰趋势论坛上，美国奥睿律师事务所上海代表处首席代表/合伙人马宇峰发表了题为“中国企业在标准必要专利许可谈判及诉讼中的最新进展”的演讲，从标准必要专利相关诉讼问题的由来与现状等方面，结合具体案例，对中国企业在SEP和FRAND海外诉讼中的最新进展进行了总结。

马宇峰律师表示，大约从八年前开始，中兴、华为等中国企业巨头在美国开始高频率地卷入专利诉讼，诉讼量于2012年-2014年间达到高峰。过去的这八年，正好也是中国和中国企业在知识产权保护领域快速上升、接受挑战和克服挑战的波澜壮阔的八年，是本土知识产权经理人获得长足进步的八年。知识产权人赶上了一个好时代，无论未来的政治和经济如何发展，知识产权行业都是名副其实的朝阳产业，知识产权人的舞台也只会越来越广。

中国正在走近世界舞台的中央，中国和中国企业在知识产权保护领域尤其是标准必要专利的相关领域，也正以更快的步伐走近世界舞台的中央。以4G/5G通信标准为例，以华为为代表的中国公司正在成为或者已经成为相关标准的引领者、制定者和维护者。

同时，他也向大家分享了一些近期中国企业在标准必要专利谈判和诉讼中的相关信息，首先是标准必要专利相关诉讼问题的由来与现状。俗话说“一流企业卖标准，二流企业卖品牌，三流企业卖产品”，不过到了今天，顶级的企业应该在这三方面均衡发展，既要产品又要品牌又要标准。在经济全球化体系之下，制定标准有利于消除国际贸易中的许多障碍，降低消费者适应不同地域的成本，提高发明创造的效率。

虽然制定标准有种种好处，但制定标准的过程也必然因涉及SEP（标准必要专利）而带来一系列问题。马宇峰律师指出，标准必要专利的持有者天然地站在强势位置，容易产生专利劫持现象，即专利持有者以偏高的价格向被许可人许可其专利，或者在消费电子领域存在许可费叠加。一部手机里可能有几千件专利，其中标准必要专利可能有几百件，如果以单件专利为单位进行收费，潜在的许可费支出可能超过产品的全部利润。因此，无论是司法系统还是标准制定机构，都会对标准必要专利的持有人进行一定的约束，比如法院在裁决中对下达禁令会非常慎重。一般情况下，若专利实施者以积极的态度谈判或专利持有人是NPE（非专利运营主体）时，法院并不会对实施者作出禁令。但是，如果没有禁令这个“核武器”的约束，实施者与持有者进行谈判时不答应持有者提出的合理条件，就会出现反向专利劫持现象。

有鉴于此，标准制定机构和司法系统对专利持有人和专利实施者都提出FRAND原则（公平合理非歧视性原则），一方面避免专利持有者进行强制销售、捆绑销售、低价销售、限制许可及许可费叠加，防止其对不同被许可人进行歧视性对待；另一方面，此标准也同样适用于专利实施者，如果实施者做出反向劫持行为，也很可能受到禁令的制裁。

美国奥睿律师事务所曾于2017年年底利用可公开查询到的信息做了一个检索，结果显示：2017年，全世界与标准必要专利有关的案件主要分布在美国、欧洲和亚洲，其中美国16件、欧洲24件、亚洲8件。这些案件的参与者基本上可分为两大类三小类：第一大类是标准必要专利的持有人，包括传统上拥有实体企业的厂家或研发型的企业、机构；这一大类里还包括第二个小类，即专利流氓或者NPE（非专利运营主体）；第二大类是标准必要专利的实施者。当然，诸如华为、中兴、苹果、高通等知名企业，既是标准必要专利的持有者也是实施者。另外，与标准必要专利有关的案件基本上集中在与无线通信、视频压缩、音频传输、动态随机存储和蓝光等技术有关的消费电子领域。这些案件对于企业借鉴和思考许可费计算及谈判的合理方法都有着重要意义，即使是那些与标准必要专利关系不大的企业，也应对这些案件有所关注。

随后，马宇峰律师为大家讲解了三个案例，都与中国企业在SEP和FRAND海外诉讼中的最新进展相关。

案例解析一：华为诉三星案

第一个案例是2018年1月11号深圳中院刚刚宣判的华为诉三星标准必要专利和FRAND标准案件。一审判决宣判后，判决书并没有公开，因此我们没有读到判决书的原文，但从了解到的信息来看，法院应该作出了对华为有利的判决，且认定三星在谈判的过程中有消极、不配合、不接受许可的行为。在4G通信领域，三星和华为的标准必要专利在世界范围内的强度已经不相上下；在中国，华为的强度可能要比三星还要高，但是三星提出的许可费要求却是华为对三星提出要求的金额的三倍。基于此以及其它一些行为，法院认为三星没有积极配合FRAND许可谈判。虽然该案涉及到标准必要专利，但如果三星后续仍不以积极的态度配合达成许可谈判，法院可能会下达禁令。

本案有两个值得关注的重点：其一，案件中谈到3G标准总许可费应在5%左右，4G标准总许可费应在6%-8%之间。这两个数字和本文后面会讲到的TCL与爱立信案件的总许可费非常接近，或许法官在审理过程中对此案也有所借鉴。其二，对于4G手机的收费标准，据悉法院认为应该以4G和3G的差价为基础计算4G标准必要专利的许可费，因为那才是4G技术比3G技术更先进的代表。如果情况属实，那么这样的认定对于标准必要专利，尤其对其在中国的计算将产生很大的影响，因为很多时候4G手机并不一定比3G手机价格高，有时甚至更便宜。

案例解析二：Unwired Planet诉华为案、TCL诉爱立信案对比分析

在标准必要专利的相关争议中，最大的焦点在于许可费如何确定的问题。专利实施者想以专利的固有价值为基础计算，而专利持有人希望以专利给产品带来的价值为基础获得收益，所以二者之间存在议价的范围，这也就是FRAND许可费的范围，专利许可费基本位于这个范围之间。但是这一范围具体怎么确定，时至今日各方仍然争论不休。接下来要分析的两个案件——Unwired Planet诉华为案、TCL诉爱立信案——的争议焦点都在于许可费的确定问题，同时两案均涉及禁令。两案中，华为和TCL是标准必要专利的实施者。

2014年3月,Unwire Planet起诉华为，三星和谷歌侵犯其专利组合中的五项标准必要专利。在审理过程中，谷歌三星先后与Unwired Planet达成和解 ，退出诉讼 ；而华为则质疑涉诉专利的有效性和标准必要性 ，并反诉Unwired Planet的报价不符合FRAND原则，请求法院判决无线星球申请禁令的行为违反了反垄断法。事实上，Unwired Planet是基于从爱立信获得的2185项专利成立，二者的专利来源一致，因此就它们持有的专利来说可以视为同源主体，Unwired Planet事实上相当于一家NPE，我们也可以称它为“专利流氓”。过去十几年里，美国通过一系列的判例和立法加强了对NPE的约束，NPE在美国受到的限制越来越多，想在美国获得禁令更是非常困难，这也是Unwired Planet选择在英国发起诉讼的原因，而英国法院也确实作出了对Unwired Planet有利的判决。总的来看，近几年在英国及欧洲包括标准必要专利领域在内的专利诉讼总量，都有增加的趋势。

与Unwired Planet诉华为案不同，在TCL诉爱立信案中，专利实施者从被告席走向了原告席。TCL作为专利实施者在美国提起诉讼，要求法院确认合理的许可费。，这两个案件的判决有很多相似之处：都否定了标准必要专利持有人违反了FRAND义务；FRAND义务在这两案中都由总部设在法国南部尼斯的欧洲电信标准协会（ETSI）制定；在认为专利持有人在协商过程中提出比FRAND许可费更高的许可费计算方案不违反FRAND义务的同时，都认定他们对专利许可费的要求违反了FRAND标准；都认为全球性许可具有合理性；都认可把制裁、禁令救济作为手段；都认为若专利实施者不能和持有人达成协议，则可以实施禁令。

种种相似的背后，两案仍存在着一个很大的不同点：许可费计算方法的不同。在前一个案件中，英国法院主要采取对比分析法，即寻找一个比较相似的专利许可作为参照标准，最后法院选定2014年爱立信与三星达成的专利许可，再以此专利许可为基础对许可费和相对强度进行对比分析，相乘得出许可费，最后结合地域因素进行考量。在后一个案件中，美国法院采取从上而下以总许可费为基础进行计算的方法，在TCL和爱立信之间从上到下确定一个总体的许可费，3G标准是5%左右，4G标准是6%-10%之间，而后据此计算爱立信在这个总体的标准必要专利中所占的比例。需要注意的是，这个比例的计算不是简单的数字相除，实际上美国法院是把爱立信的专利强度、到期日（标准必要专利的许可期限不一定和专利到期日挂钩，许可期间即使是在专利到期日之前也可以）等因素作为加权因素，确定加权比重后再计算费用。另外，两案在全球性许可上也有区别：TCL接受全球性许可，而在前一个案件中，华为抗议全球性许可。不同于谷歌和三星那样选择与Unwired Planet和解，华为直到判决作出时仍然不肯接受全球性许可，这也说明华为正日益成为相关标准和规则的制定者。

演讲最后，马宇峰律师对上述案例进行了经验总结与思考，他表示，中国在标准必要专利问题上的参与程度已经非常高，上述三个近期最有影响的标准必要专利案件，都有中国企业的参与，这是一种很好的现象。从欧洲和美国的判例来看，标准必要专利许可虽然未必要强制全球性许可，但欧洲和美国基本上还是普遍认可了全球性许可，理由是认为全球性许可能够提高效率，缓解反向专利劫持现象，避免标准必要专利持有人不得不奔走于每个国家进行维权等情况出现。

上述判例中，国内外对于标准必要专利许可费的计算方法，对于其他领域或行业的专利许可费谈判也可以作一些参考；如果通过谈判无法解决，那么诉诸司法也是一条重要的路径。总的来看，法院判决确定的许可费，往往比专利持有人要求的许可费低很多。当然，眼下的当务之急，还是要鼓励中国企业研发更多的高价值专利，参与到更多领域的标准制定中，从而将命运牢牢握在自己手中。

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