浅谈无效程序中标准必要专利的非三性问题

在专利无效程序中，常见的无效理由涉及新颖性、创造性、实用性，被称为“三性”理由。除此之外，诸如修改超范围、优先权不成立、得不到说明书支持、缺少必要技术特征等其他理由，也常常在无效请求中作为无效理由被提出，这类理由通常称为“非三性”理由。

近年来，特别是在标准必要专利（Standard Essential Patent, SEP）的无效案件中，尤其是修改超范围和优先权不成立等“非三性”理由，扮演的角色愈发重要。以最高人民法院2024年5月公开的两份涉及某跨国公司的专利无效行政诉讼二审判决书为例，两份判决书均维持了一审判决，涉及的两件SEP专利都被全部无效。其中，一件专利的无效理由是修改超范围；另一件专利的无效理由涉及在优先权不成立的情况下，涉案专利不具备创造性。由此可见，对SEP专利中的这些问题予以关注显得尤为重要。

下文中，笔者将首先从SEP专利产生过程的角度阐述SEP专利中上述问题突出的原因；然后给出超范围/不能享受优先权理由在SEP专利无效案件中的数据概览；接着，基于典型案例，详细分析在SEP专利无效中如何使用上述理由；最后，引入笔者针对上述问题的总结和思考，以给业界同仁提供一些参考。

在SEP专利的审查过程以及无效过程中，修改是否超范围和能否享受优先权一直是比较突出的两个问题，而这两个问题的产生与SEP专利的产生过程紧密相关。

3GPP标准必要专利的产生过程是一个复杂且多阶段的过程，涉及到技术提案提交、专利申请、标准确定、权利要求修改、SEP专利声明等多个环节，简要概述如下：

• 技术提案： 3GPP组织对于技术的演进路线有长期且明确规划，针对各个技术议题的技术提案的讨论会议时间也是预先规划的。这些技术提案包括标准制定的各参与方（通常是企业、研究机构等）针对规定的技术议题提出认为能够改善或增强通信系统性能的技术方案，并且应当在技术会议规定的时间段内向3GPP提交，例如，通过网络上传到3GPP规定的FTP地址。提案的上传时间也是各国认可的提案公开时间。

• 专利申请： 标准制定的各参与方必须在提案被上传到3GPP的FTP上之前，将提案中包含的技术方案作为专利申请提交，以使专利享有早于提案公开时间的申请日。

• 优先权声明： 如果参与方在多个国家或地区提交专利申请，他们会声明优先权，以确保专利申请的优先权日期与最早提交的申请一致。另外，如果技术提案被不断进行改进和进一步优化，则针对当前改进提案的专利申请也可以要求针对在先提案的专利申请的优先权。

在3GPP TSG会议中决定对哪个项目进行研究和标准化。研究项目也被称作研究阶段(Study Item，SI)，研究阶段只输出研究报告(Technical Report，TR);如果需要把研究项目标准化，加入3GPP协议中，则会对其设立标准化项目，标准化项目也被称为工作阶段(Work Item，WI)。在工作阶段可以输出正式的技术规范(Technical Specification，TS)。通常一个重要的议题会先经过SI阶段的研究，然后再进入WI阶段的标准化制定工作。

具体地，3GPP组织按照预先规划的时间召开技术会议，标准制定的各参与方对各参与方提交的大量技术提案进行讨论和评估。在会议中，各参与方可以对提案提出意见。经过会议讨论和投票，一部分技术提案会被采纳为标准草案的一部分，并且通过对现有标准进行更新，技术提案成为生效的标准。某些技术提案的方案也可能暂时无法达成一致，需要在其基础上继续改进，在后续的会议中继续讨论。

当提案在技术会议中被采纳为标准的一部分时，包含提案的相应技术方案的专利申请可能成为标准必要专利（SEP）。

在专利申请的审查过程中，当技术方案被纳入标准时，参与方为确保授权专利的权利要求尽可能地与最终发布的标准保持一致，通常会根据标准的具体内容修改权利要求，这就容易造成专利的权利要求存在以下问题：

• 修改超范围： 由于标准制定与专利申请之间存在时间差，并且最终包括在标准中的技术方案相较于之前的原始提案会有修改、细化或优化，因此，参与方在根据标准最终确定的方案来修改专利申请的权利要求时，可能会出现修改超范围的问题。

• 无法享受优先权： 基于类似的理由，参与方在提交作为优先权的专利申请时，有可能对其技术方案中的技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，而要求优先权的在后申请在标准确定之后增加了对上述技术特征的详细叙述；或者，作为优先权的专利申请可能只记载了技术方案的总体架构，而要求优先权的在后申请包括了技术方案进一步的技术细节。这些情况都可能导致在后申请的技术方案不能从在先申请中直接、毫无疑义地得出，从而可能导致根据标准最终确定的方案修改后的权利要求超出了优先权记载的范围。

根据3GPP组织的规定，3GGP组织的成员有义务向3GPP提交声明以披露其持有的其认为符合标准的标准必要专利，并承诺以公平、合理和非歧视性（FRAND）条款向其他成员许可这些专利。

因此，标准制定的各参与方会将与提案中包括的技术方案相对应的专利声明为SEP专利，而该专利的权利要求很可能已经在审查过程中经过了多次修改而与原始申请/在先申请不完全相同。

根据上述SEP专利产生的过程可以看出，SEP专利的授权权利要求中极可能存在技术方案无法享受优先权或修改超范围的问题。

当不能享受优先权时，相关的提案文件等会变成可用的现有技术，这可能对于涉案专利是否具备新颖性或创造性的无效理由带来决定性影响；而权利要求如果被认定为修改超范围，则涉案专利会直接依据此无效理由而被认定无效。

因此在SEP专利的申请过程中，专利申请人应该尽量避免上述问题；而在无效过程中，不管是对于专利权人还是无效请求人，涉案专利的优先权是否成立以及是否存在修改超范围问题都是可能影响无效结果的重要因素，需要进行仔细研究。

鉴于上述考虑，笔者对通信领域中SEP专利持有量较多的、包括大型跨国公司、知名外国公司和著名国内公司的9家企业进行了数据统计，其中涉及这些企业的SEP专利中因非三性理由被无效的SEP专利的数量、非三性理由的无效比例等。统计数据来源于知产宝，统计时间区间为2010年1月1日至2024年8月31日。

对于上述9家企业，其被全部或部分无效的SEP专利中，非三性理由比例和因涉及非三性理由而被无效的SEP专利数量统计情况如下图：

图1 非三性理由比例

图2 因非三性理由被无效的SEP数量

从上图1中的统计数据可见，D公司被无效的SEP专利中，因非三性理由而被无效的专利的比例近乎25%，B公司和A公司的这一比例也在20%左右，其他公司也存在一定的比例。

另外，从上图2中的统计数据可见，A公司的13件专利因非三性理由而被无效，其中5件被无效的专利涉及优先权不成立，在非三性理由被无效的专利中占比约38%，6件因为超范围而被无效，在非三性理由被无效的专利中占比约46%，另外还有2件因为不清楚而被无效。

由上图中的统计情况可见，修改超范围、优先权不成立等非三性理由的数量虽然相对于新颖性和创造性理由的数量较小，但是在无效决定中被支持的情况也存在相当的比例和数量。并且，在因非三性理由而被无效的SEP专利当中，超范围理由和优先权不成立占比很大，均是值得重视的问题。

下面将结合两个具体案例（以下称为案例一和案例二），详细分析在SEP专利中，如何认定优先权是否成立和修改是否超范围。

案例一相关的无效案例中，涉案专利要求两项优先权，优先权日分别为2007年08月13日和2007年08月23日，申请日为2007年11月29日。

在无效请求中，请求人提供了证据1：3GPP会议提案R3-071463，其公开日为2007年08月15日，晚于该专利的最早优先权日。通常该证据不能作为现有技术来评价该专利的新颖性和创造性。但是，请求人提供了证据7—该专利的第一个优先权的申请文本，用以证明该专利的各项权利要求均不能享受第一优先权申请的优先权日，即2007年08月13日。

在无效决定中，合议组认定，授权权利要求1的技术问题是通过在S-eNB向EPC中的MME发送的直传失败消息或直传响应消息中携带从所述EPC中的MME接收到的未向所述UE发送成功的NAS消息， 使得EPC只需要在NAS消息传送失败时缓存该NAS消息，从而减少了EPC存储空间的消耗 。

但是，第一个优先权的申请文本记载了如下：

基于上述内容，从技术问题来看，第一优先权申请所要解决的问题是在演进网络中切换失败时EPC如何能正确将NAS消息发送到UE；涉案专利所要解决的问题是如何减少EPC存储空间消耗的问题。

从技术方案和实现的技术效果来看，第一优先权申请是使EPC在切换失败时能正确获知UE的位置，在需要向UE发送NAS消息时，可以通过S-eNB向UE发送NAS消息，从而实现切换失败时向UE正确发送NAS消息的目的；涉案专利则是使得EPC只需要在NAS消息传送失败时才需要缓存该NAS消息，从而实现减少EPC存储空间消耗的目的。

因此，从技术问题、技术方案和实现的技术效果来看，第一优先权申请与涉案专利均不同。

此外，虽然第一优先权申请中公开了“缓存发送的NAS消息”这种一般性的描述，但是合议组结合从第一优先权申请记载的整体技术方案，认为通过这种一般性描述无法直接地、毫无疑义地确定出权利要求1具体限定的通过直传失败或直传响应消息将EPC中的MME已经发出的未发送成功的NAS消息返回给EPC中的MME。

最终，合议组认定涉案专利权利要求1的技术方案不能从第一优先权申请文件中直接地、毫无疑义地得出，因而不能享有该优先权，进而使用证据1全部无效了该专利。

由此案例可见，如果优先权文件仅记载了对于技术方案的一般性的描述、而在后申请补充了详细实施例，则有可能被认定为无法享受优先权。

案例二相关的无效案例中，涉案专利为分案申请，独立权利要求1中包括技术特征“检查以确定是否所述媒体接入控制实体在当前空中接口传输时间间隔中传输数据分组”。

在无效程序中，专利权人在独立权利要求1中增加了从属权利要求4的以下特征：“其中检查以确定是否所述媒体接入控制实体在当前空中接口传输时间间隔中传输数据分组包括：检查以确定是否所述媒体接入控制实体清空其无线链路控制缓冲器”，并对其他独立权利要求进行了类似修改，得到修改后的独立权利要求1和10。

针对请求人关于修改后的权利要求1和10超出了原申请的范围的意见，专利权人认为，修改后的权利要求1和10中与“检查”有关的特征可以基于母案原申请说明书上标第 15 页第 2 段的以下公开内容得出：

在无效决定中，合议组认为：

权利要求 1 限定了两个检查步骤，即：

并且，该权利要求 1 还限定了“检查步骤一”与“检查步骤二”两者为包括关系，即“检查步骤一”包括“检查步骤二”。

然而，原申请文本中说明书上标第 15 页第 2 段的上述内容记载的步骤是对当前 TTI 清空 能力 的判断， 判断 MAC 能够在当前 TTI 清空RLC 缓冲器是一种能力的判断，即判断 MAC 是否能够在当前 TTI 清空 RLC 缓存器，而不是检查 MAC 事实上是否在当前 TTI 传输（即“检查步骤一”），也不是检查 MAC事实上是否已清空 RLC 缓冲器（即“检查步骤二”） 。

另外， 检查 MAC 是否在当前 TTI 传输和检查 MAC 是否已清空 RLC 缓冲器（即“检查步骤一”和“检查步骤二”）是两个不同层面的检查步骤 ，“检查步骤一”是对当前是否传输数据的检查，这与 RLC 缓冲器清空状态的判断（即“检查步骤二”）属于不同层面的概念，两者的判断过程和结果并不相同，二者也不是一种包含关系。

最终，合议组认定，修改后的权利要求1和10的上述特征在原申请文件中没有记载，也不能从原申请文件记载的内容中直接地、毫无疑义地确定，因而超出了原申请文件记载的范围，不符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。

从上述案例可见，当前实践中对于是否超范围的认定非常严格，基本以是否明确记载、或者直接等同为标准。

而且，在上述案例中，从属权利要求4中被增加到权利要求1中的表述“检查步骤一”包括“检查步骤二”，也被合议组提出质疑和反对意见。由此可见，在超范围的判定中，不只是特征本身，而且特征被表述的方式，也容易被质疑。从属权利要求4中的特征本意可能是对所引用的权利要求1中的“检查步骤一”进行替换式限定，但是采用“检查步骤一”包括“检查步骤二”这种表述方式，却又引入了这两个步骤之间的包含关系超范围的问题。

从上述案例可见，在无效程序中，优先权是否成立和是否超范围，是值得重视的问题，在无效程序中也可以成为影响专利无效结果的决定性因素。

对于SEP专利而言，由于专利申请与3GPP标准制定之间存在的时间差，参与方为了确保其专利权利要求与最终发布的标准保持一致，对专利的权利要求修改过程中可能会引入修改超范围以及无法享受优先权的问题，从而在后续的审查和无效过程中，埋下专利被驳回或无效的隐患。

上述案例对于SEP专利的申请和维护具有重要的启示作用，特别是对于跨国公司在全球范围内保护其技术成果时需要注意的问题。由于各国对于优先权是否成立和修改超范围的标准不尽相同，在撰写优先权文本以及用于各国的申请文件时，尤其应当注意申请文本与优先权文本的一致性，并且在各国的申请过程中始终注意避免修改超范围问题。此外，上述案例对于专利无效中涉及的当事人双方，也均有参考价值。

对于SEP专利，除了关注新颖性或创造性理由外，还可以重点考察其权利要求的修改是否超范围；如果该SEP专利还要求了优先权，则可以仔细研究其权利要求能否享受优先权，通过仔细核实SEP专利与优先权的技术方案之间的区别点，来确定SEP专利的各优先权是否成立。

在存在优先权不成立的可能性时，可以就优先权不成立的技术方案，将对比文件检索的范围扩大至所主张的但不成立的优先权日之后、该SEP专利申请日或另一成立的优先权日以前，并重点聚焦3GPP对该技术议题的初步邮件讨论、不同公司提针对该SEP的技术议题提交的技术提案和颁布的技术规范，并关注IEEE等的技术规范、期刊文献、会议报告等作为证据补强的来源；此外，还可以重点考虑同族专利审查的检索历史，追溯检索历史中引用的对比文件及其同族专利文件或引证文件。

在专利申请文件撰写时，应尽量进行双侧撰写，从多个角度部署多个一般性实施例，以证明技术方案所采用的上位概念所含有的所有下位概念的共性即可达到相同的预期效果，从而更好地支持权利要求的上位描述。

另外，还可以针对一般性实施例来撰写适当数量的下位技术方案以及对应的从属权利要求，从而进行多方位、多层次的全面保护，使得在后续程序中能有较大的修改范围。