【深度干货】专家带你360度全面解析专利复审

一项专利申请提交给专利局后，经审查通常有两种结论，授予专利权或者被驳回（当然还有视为未提出、视为撤回等例外情形）。专利申请经审查被驳回后，为了给申请人提供救济机会，设置有复审程序。对于复审程序的审查结论不服的，当事人还可以向北京市知识产权法院提起行政诉讼。

专利申请的审查程序是在专利局进行的，授权或者驳回的结论也由专利局给出；专利的复审程序在专利复审委员会进行，复审委和专利局是国家知识产权局下属的两个并列机构；行政诉讼程序在人民法院进行。

复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序。专利申请被驳回后，申请人可以向复审委提出复审请求，复审请求的审查结论可能是维持驳回决定也可能是撤销驳回决定。如果结论是撤销驳回决定，那么专利申请将返回原审查部门继续审查程序。复审程序的主要目的是纠正专利驳回中存在可能的不当，是专利审批程序的延续。复审程序依申请人的请求而启动，复审委不会自行启动复审程序。

下面我们来看一个复审的案例。一块指甲大小的生物芯片，只需将几滴血滴在上面，6个小时就能检测出重度先天性耳聋、药物性耳聋等与耳聋病相关的9个基因位点。聋人在检测后可以了解致聋原因，还可以通过卡片比对大大降低生育耳聋后代的风险。该技术被评为中关村2011年十大技术创新成果。就是这样一项惠民利民的高科技创新成果却险些与专利失之交臂。

该技术由博奥生物有限公司和清华大学共同开发，并共同提交了发明专利申请，博奥生物有限公司是我国生物芯片领域一家著名企业，被美国《财富》杂志评为“全球最有发展前景的生物技术公司”之一，在“中国十大生物芯片企业排行榜”上位居榜首。令人遗憾的是，这么重要的一项技术，其专利申请文件的权利要求却存在撰写瑕疵。为了修正这个错误，申请人对权利要求进行了修改，但最终因修改超范围被驳回。

随后申请人向复审委提出复审请求，在复审程序中，经过与复审委进一步沟通，申请人采用另一种方式进行修改，克服了原来的撰写缺陷，最终复审决定认定权利要求的修改符合规定，撤销了驳回决定。从这个案例我们可以看出，复审程序能够给予申请人再一次克服缺陷的机会，挽救被驳回的专利申请。除此之外，灵活利用复审程序还可以实现其他目的，我们在后面详细介绍复审程序的章节会讲到。

复审程序主要包括以下五方面内容：

第一部分，复审程序中的基本规定；

第二部分，提出复审请求应该做的工作；

第三部分，复审程序的审查流程和审查方式；

第四部分，申请人在复审请求审查过程中的应对方式；

第五部分，解读复审决定确定下一步策略。

首先需要明确的是：复审请求的审查对象是被驳回的申请，包括五种情形：

1、发明专利申请初步审查被驳回；

2、实用新型专利申请初步审查被驳回；

3、外观设计专利申请初步审查被驳回；

4、发明专利申请实质审查被驳回；

5、集成电路布图设计初步审查被驳回。

对于这些被驳回的申请，谁可以提出复审请求？多长时间内可以提出复审请求？如何提出复审请求？

1．请求人资格

前面概述部分已经讲了，复审程序依当事人的请求而启动，复审委不会自行启动复审程序。

对复审请求人资格的要求：复审请求人应当是被驳回申请的申请人；如果申请人有多个，必须是全体申请人。在这里补充一个知识点：在专利申请及后续程序中，涉及权利处分的，一般都要求全体申请人（专利权人）共同参加，提出复审请求也不例外。

2．提出复审请求的期限

如果要针对驳回决定提出复审请求，应当在收到驳回决定之日起三个月内提出，提交复审请求书并交纳复审请求费。

3．提出复审请求的方式

申请人可以自行提出复审请求，也可以委托代理机构提出复审请求。复审程序中申请人可以委托与实审程序不同的代理机构代为办理复审程序的有关事务。

提出复审请求时要提交复审请求书，针对驳回理由阐述本申请符合相关规定的具体意见。必要时可以对申请文件进行修改，还可以附具证据。在修改文件或附具证据的情况下，阐述复审理由时应当结合对申请文件的修改或所附具的证据进行说明。

复审请求书中可能涉及的内容如下：

首先，要对驳回决定中“驳回理由”部分和“其他说明”部分指出的缺陷进行回应。如果申请人对“驳回理由”部分指出的缺陷没有异议，那就没有必要提出复审请求。“其他说明”部分指出的缺陷并非驳回的正式理由。在对“驳回理由”部分指出的缺陷存在异议并能够说明具体的理由或进行修改时，建议同时考虑对“其他说明”部分指出的缺陷提出反驳意见，或通过修改一并克服。

其次，如果认为驳回决定的作出在程序上不合法的，应当具体说明相应理由，例如：驳回决定中指出的缺陷在审查过程中并没有被指出，没有给予申请人陈述意见或修改的机会，就是我们之前讲过的不满足听证原则；或者以申请人明确放弃的文本作为审查基础。

最后，对于有修改的情况，应当具体说明修改方式和修改依据。这一点经常被申请人忽略，但其实很重要，能够方便审查员进行有针对性的审查。对于在初步审查和实质审查过程中所作的修改，也均应当具体说明修改方式和修改依据。

复审请求书中阐述理由应当：

（1）全面，不遗漏理由；

（2）详细，充分表达观点；

（3）有理有据，结合对比文件或复审请求书附具的证据进行论述；

（4）重点突出，无争议点不必赘述，例如，如果从属权利要求的附加技术特征的确被对比文件公开，该权利要求是否具备创造性取决于其独立权利要求的创造性是否成立时，应当针对独立权利要求的创造性进行争辩，仅简单陈述在独立权利要求具备创造性时，其从属权利要求也应当具备创造性，而无需对从属权利要求的创造性进行详细的争辩。

1．复审程序中对申请文件进行修改的基本要求：

（1）不得超出原始申请文件记载的范围。我在前面第7讲专利审查的时候讲解过这个修改要求，这是由先申请制决定的基本修改要求，在专利申请及后续程序的各个阶段都有这样的要求。

（2）提出复审请求时所作的修改仅限于消除驳回决定指出的缺陷。这是复审程序中的特殊要求，是由复审程序的性质决定的。前面已经讲到，复审程序是一种救济程序，用于纠正专利驳回可能的不当，是专利审批程序的延续。一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务，因此在提出复审请求时，对修改的要求是仅限于消除驳回决定指出的缺陷。

2．基于以上修改原则，有几种修改方式是不允许的，因为这些修改都不是为了消除驳回决定指出的缺陷：

（1）修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围，例如删除技术特征。

（2）将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。

（3）改变权利要求的类型或者增加权利要求。

（4）针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。

3．但是有例外情况，为了提高授权专利的质量、提高审查效率，以下修改尽管不是为了消除驳回决定指出的缺陷，但也是允许的：

（1）修改明显文字错误。

（2）修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。

今天的分享就到这里啦~

未完待续....

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