技术效果要素可替代发明的创造性？

关于创造性判断中预料不到的技术效果问题，EPO 有如下规定：

如果依据现有技术的发展，将不可避免地会以别无选择（如单行道（one-way-street）情形）的方式出现该发明，则此时预料不到的效果仅仅是附带的奖励式效果，不能用作创造性争辩理由。[1]

EPO 的案例法还给出了以下判例：

在T21/81 判例中，申诉委员会认为，如果结合现有技术的教导下可以预期产生更好的效果，则对于本领域技术人员来说已经是显而易见的，那么即使产生了一些额外的效果（可能是无法预料到的），该权利要求仍然不具有创造性。[2]

可见，EPO 规定“将不可避免地会以别无选择的方式出现该发明，此时预料不到的效果仅仅是附带的奖励式效果，不能用作创造性争辩理由”，亦即，EPO 对于基于预料不到的技术效果来评价创造性附加了一个限制条件，即需要考虑预料不到的技术效果是否附带的奖励式效果，如果产生了预期的更优的效果情况下额外产生了预料不到的技术效果，则此时不因这种预料不到的技术效果而具备创造性。

这种规定的理论背景是什么？其合理性在哪里？下面重点对这个问题进行理论背景分析。

EPO 规定“将不可避免地会以别无选择的方式出现该发明，此时预料不到的效果仅仅是附带的奖励式效果，不能用作创造性争辩理由”，业界对于这种规定是否应该纳入我国的相关规定存有诸多探讨[3-5]，并都给出了各自的观点，但尚未发现有对这种规定的理论背景进行分析。下面笔者试图从专利法传统的经济理论出发对这种判断方式的合理性进行分析并找出其理论背景，并从这种理论背景出发，分析其是否适合纳入我国的相关规定。

专利法经济理论中有一种理论叫做专利引诱理论，专利引诱理论认为：如果专利只授予受到专利制度引诱而作出的发明，这将产生社会净效益, 这就是专利引诱理论。根据这一理论，专利垄断报偿只给予真正受到专利制度引诱而作出发明的人，而对于因市场驱动而作出的发明创造不能授予专利权，因为这将增加社会成本[6]。另外，从专利的较长保护期来看，也不值得将这种价值不高仅凭市场和商业因素即将出现的技术授予专利权。

由此，也衍生出一种对创造性要求较高的判断标准，即“如若不然”标准。在《专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告》中曾经有人提出，“建议在目前修改方案的基础上，将审查指南》中的创造性审查标准向‘如若不然’的思路倾斜，以适当提高发明高度” [7] 。其中的“如若不然”标准，就是指一项技术方案假如没有获得专利保护的期望和前景，也能够在申请日的同时或者紧随申请日之后不久的时间内就被提出来并予以实施，那么对该技术就不值得授予专利权，也就是说无专利保护预期也可能出现的技术不具备创造性。

上述理论和标准的相同之处在于都认同以下观点，即由于市场等因素将很快产生的技术不值得授予专利权。

从这种观点出发，EPO 关于奖励式效果判断中的“单行道”标准有其合理的一面。从发展趋势来看，将不可避免地必然出现的发明，即使存在其它附加的技术效果，也仅将其视为奖励式的附加效果，而不会因此而使其具备创造性。

可见，EPO 关于奖励式效果的“单行道”标准的规定符合专利引诱理论，通过将即将出现的技术排除在专利授权之外，来起到合理引导专利申请，引诱和激励更有价值的发明的作用。从这种意义上说，这一标准也适合当下我国科技水平快速提高的情况，有利于改善人们对专利权泛滥和专利质量不高的看法，有利于遏制专利丛生、恶意诉讼等给公共资源带来的浪费。

另外，实际上这种观点已经变相纳入《审查操作规程》中，即仅以预料不到的技术效果作为发明具备创造性的依据时需注意所产生的技术效果如果还包括 “预料到的技术效果”，则发明不具备创造性。而《专利审查指南》规定：如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。可见，《审查操作规程》中的这种表述与《专利审查指南》的规定不一致，鉴于此，笔者借鉴前文所述国外专利法律实践中成熟的做法在本文结尾中给出了修改建议。

另外，根据《审查操作规程》的规定，似乎可以理解为只要存在预料不到的技术效果的同时还存在预料到的技术效果则发明就一定不具有创造性。这种规定过于绝对化，相比而言，EPO 相关规定更为细化也较为合理。EPO 判例T227/89 给出了细化的判断方法，即需要判断在所提供的情形下考虑这些技术效果在相关的技术和应用上的重要性及受关注的程度。该细化的判断方法对我国在借鉴相关规定时具有重要意义。本文在结尾处也将其归纳总结后纳入修改建议。

根据上述分析，可以对上面案例的三种观点做出以下评析。