编者按：九九公司认为鸿昌公司生产的甩水地拖、平拖甩水套装等5种产品侵犯了自己的专利权，遂将其告上法庭。鸿昌公司辩称，被诉侵权产品采用的是“斜槽加凸体的锁定结构”的技术方案，原告专利的权利要求1中的一项技术特征记载为“螺纹的锁定结构”，原告曾明确表示，螺纹与斜槽加凸体是不同的技术方案。根据禁止反悔原则的要求，不应将放弃的技术方案重新纳入专利的权利要求保护范围。一审法院和二审法院都判决鸿昌公司败诉，判决依据是什么？请阅读本文。
原标题：表示放弃的技术方案能否纳入专利权利要求保护范围？
——评九九公司诉鸿昌公司等侵犯实用新型专利权纠纷案
【案号】
（2015）榕民初字第1349号
（2016））闽民终879号
【裁判要旨】
权利人能够证明专利权人在专利无效宣告程序中对权利要求说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。
【案情介绍】
原告福建九九国际投资公司（下称九九公司）拥有一件名为“以上下线性位移转换成单向驱转脱水的拖把”的实用新型专利。九九公司认为，四川鸿昌塑胶工业公司（下称鸿昌公司）生产的甩水地拖、平拖甩水套装等5种产品侵犯了自己的专利权，遂将其告上法庭。
鸿昌公司辩称，原告专利的权利要求1中的一项技术特征记载为“螺纹的锁定结构”，被诉侵权产品采用的是“斜槽加凸体的锁定结构”的技术方案，而且原告曾经在针对涉案专利提起的无效宣告程序中明确表示，螺纹与斜槽加凸体是不同的技术方案。根据禁止反悔规则的要求，原告在专利侵权诉讼中，不应将放弃的技术方案重新纳入专利的权利要求保护范围，所以被告不构成专利侵权。
一审法院经审理判决被告侵权成立。被告不服原审判决，提起上诉。
福建省高级人民法院经审理后认为，虽然原告在专利无效宣告程序中，作出了“斜槽加凸体的锁定结构”技术方案区别于“螺纹的锁定结构”的技术方案的表示，但国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审委员会）在无效审查决定书中明确认为“螺纹与斜槽加凸体”是相同的技术方案，故有确切证据证明原告该项陈述已经被专利复审委员会明确否定，所以应当认为原告的放弃陈述并未导致技术方案的放弃。被诉侵权产品的技术方案仍然落入涉案专利权利要求保护范围，构成专利侵权。
【法官评析】
一、禁止反悔规则的概念
禁止反悔规则是适用“等同原则”时经常遇到的一个原则。在判断专利权的效力和判断是否构成侵犯专利权时，专利权人对专利权利要求的解释应当前后一致。法院不允许专利权人为了获得专利权，而在专利申请过程中对专利权利要求进行狭义或较窄的解释，而在侵权诉讼中为了证明他人侵权，又对专利权利要求进行广义的或者较宽的解释。这就是专利侵权诉讼中的一项重要原则，即禁止反悔规则。
禁止反悔规则是专利侵权诉讼中的一项重要原则，与全部技术特征、等同原则、捐献规则等一样，起到发挥充分尊重专利权利要求的公示和划界作用，确保权利范围的确定性，为社会公众提供明确的法律预期。专利法对禁止反悔规则的概念并没有明确界定，《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中首次提到，对于权利人在专利授权确权程序中所做的实质性的放弃或者限制，在侵权诉讼中应当禁止反悔，不能将有关技术内容再纳入保护范围。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《解释》）第六条规定，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权利要求保护范围的，人民法院不予支持。
结合上述最高人民法院的文件和司法解释规定，禁止反悔规则从概念上可以理解为：当一方当事人已经作出某种行为，且被他人所信赖，该当事人以后就不能再否认该行为。
二、禁止反悔规则的适用条件
《解释》第六条规定的是专利法理论上的禁止反悔规则，也是对等同原则适用的一种限制。它的具体适用条件是指，在专利审批、撤销或无效宣告过程中专利权人确立其专利的新颖性和创造性。通过书面声明或者文件修改，对权利要求保护范围做了限制或者部分放弃保护，并因此获得了专利权。那么，在专利侵权程序中法院使用等同原则确定保护范围时，禁止将已被限制排除或者已经放弃的内容重新纳入权利要求，这一原则是讲求实效信用原则在专利侵权诉讼中的具体体现，并且已为多数国家专利审判实践所采用。为增强操作性，该条强调的是，专利申请人、专利权人客观上所作的限制性修改或者陈述是权利人主动还是应审查员要求所为，均不影响该规则的适用。
有意见认为，在专利审批或者专利权无效宣告程序中，只有当专利权人的承诺、认可、放弃行为与专利授权或维持专利权有效有关时，在专利侵权诉讼中才不得反悔。对此，最高人民法院在提审的湖北午时药业股份有限公司与澳诺（中国）制药有限公司、王军社侵犯发明专利权纠纷案中明确，在解释权利要求时，可以结合专利说明书中记载的技术内容以及权利要求书中记载的其他权利要求，确定该权利要求中技术术语的含义。专利权人在专利授权程序中通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案要，无论该修改或者意见陈述是否与专利的新颖性或者创造性有关，在侵犯专利权纠纷案件中均不能通过等同侵权将其纳入专利权利要求保护范围。
另一种意见认为，禁止反悔规则的适用应当是被动适用，而不应是主动适用。即在侵权诉讼中的被告不作请求时，法院不应主动适用禁止反悔原则。对此，最高人民法院在《最高人民法院知识产权案件年度报告》（2009）公布的沈其衡与上海盛懋交通设施工程有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案中对这一问题作出了明确回应，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔规则，人民法院也可以根据业已查明的事实，适用禁止反悔原则对等同范围予以必要限制。
三、禁止反悔规则适用的特殊情形
依照《解释》规定及相关判例的裁判精神，笔者认为，只要专利权人在授权确权程序中有作出对某一技术方案放弃的意思表示，该意思表示最终是否被采信均不影响禁止反悔规则的适用。
但还有一种特殊情形是，专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述不仅未被采信且被明确否定。这个问题之前也存在争议，但《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下称《解释二》）对这一争议问题也予以了明确，即权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。最高人民法院在《解释二》的理解与适用中进一步提出，因专利行政诉讼可能推翻审查员对有关修改或陈述的认定，故该条所称被明确否定，包含专利审查和行政诉讼两个阶段。为增强可操作性，规定专利权人应对其主张的被明确否定负有证明责任，若证明不能，则应认定构成导致禁止反悔规则适用的放弃。（福建省高级人民法院 蔡伟）
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