李士林 | 商标许可中的商标假冒与标识侵权的误读、纠正与防范

知产前沿 · 公众号 · · 2024-05-31 14:19

正文

一、案情简要

二、证纸的本质与功能

三、证纸不同于商标的识别性

四、约定假冒的误读

五、商标标识条款的误读与纠正

· 总结

内容提要： 合同约定的假冒应当不具有商标法上的假冒效力，将证纸视为商标标识，进而认定存在商标假冒和伪造、擅自制造他人注册商标标识的观点是错误的，应当予以纠正。被许可人应当慎重对待许可合同的条款，防范可能出现的商标侵权风险。

说明： 基于保密约定，本文在不影响阅读的原则下，不提及具体的当事人和争议的商标（图案、文字），仅就案件事实和争议的法律问题予以分析。

近期，在我们团队办理的商标侵权案件中，市场监督局提出在相同或类似的商品类别上使用近似的商标构成《商标法》第57条第（4）项商标标识侵权，并认同许可人与被许可人约定未按照申请使用证纸的行为构成假冒，因而认定被许可人在自制证纸上擅自使用商标标识的图案或文字元素构成商标标识侵权。其实，市场监督局赞同商标假冒是商标许可合同中可以约定的事项，违反约定在证纸上使用商标标识即便是近似标识也构成假冒，从而应当承担假冒侵权责任。究其本质，问题在于：假冒为可以约定事项或是强制性法律规定，进而，商标标识侵权条款所指标识为相同还是近似。我们认为假冒为法律强制性规定事项，不可以通过约定擅自限缩或扩大假冒，因而《商标法》第57条商标标识侵权所指对象应为与注册商标相同或实质性相同的标识。

一、案情简要

被许可人获得了某一商标的独占许可授权，使用的范围为授权的商品领标、吊牌及商品附着物上使用，交易文书、说明书、广告宣传品等，以及线上旗舰店等网店、线下实体店使用。许可人要求被许可人使用的数量以达到五年内销售额25亿的目标为限。除正常的商标独占许可授权事项外，许可合同约定被许可人须于授权商品的吊牌上贴附证纸，如销售时未贴附证纸，均为假冒商品。

在合同的履行过程中，被许可人为了达到预设的销售预期，扩大了经销商布局，增大了产品生产和销售，由于商品需要的证纸数量增加，许可人无法按照被许可人的要求及时供应证纸，导致被许可人与经销商签订的供货合同出现违约，增加了被许可人品牌代理的经营风险。为了弥补证纸的不足，被许可人自行委托第三方另行生产一定数量的证纸，其中证纸上除了印制许可商标的部分图案或文字外，还添加了椭圆形图案、色彩等元素，证纸的下半端印制有二维码和防伪图层，刮开后可以连接到被许可人的网站核对商品的真伪。

许可人认为被许可人违背了合同约定，贴附非来源于许可人的证纸，这种行为构成假冒，侵犯了许可人的商标权，销售者构成销售假冒商品罪，制作证纸并使用的行为构成伪造、擅自制造他人注册商标标识罪。为此，双方发生争议，许可人相继启动了刑事、行政和民事诉讼程序。

二、证纸的本质与功能

双方合同中约定的证纸在法律上是什么，本质上为什么，以及起到什么作用，这些问题为本案争议的关键。如果证纸实质上起到商标识别商品来源的功能，那么证纸可以视为商标的使用，本质上相当于商标；如果证纸只是用来识别商品真伪的证明文件，那么证纸就是防伪标识，本质上为防伪码。

结合本案情节而论，证纸并非注册商标，在性质上属于防伪标签，用来证明商品是否源于授权生产或销售，是许可人控制被许可人生产和销售数量的工具。依据《产品防伪监督管理办法》的规定，防伪的目的在于监督产品质量，确保产品来源于有权的生产者或者销售者，因而，许可方所谓的证纸，应当是用来证明产品质量的标签。又根据《产品防伪监督管理办法》第七条规定“防伪技术产品生产企业在承接防伪技术产品生产任务时，必须查验委托方提供的有关证明材料，包括：（一）营业执照等统一社会信用代码证书副本或者有关身份证明材料；（二）使用防伪技术产品的产品名称、型号以及国家市场监督管理总局认定的质量检验机构对该产品的检验合格报告；... ...”委托生产防伪标签需要提供产品名称、型号以及检验报告，由于商标的独占被许可人，具有唯一的生产和销售权，产品型号等印制防伪标签时只能由被许可人提供，即便商标权人委托他人印制产品防伪标签，也需要被许可人配合提供产品型号等在内的实物和资料，即便依照商标权人可以从市场上购买产品用于质量检验，但这与《产品防伪监督管理办法》的要求并非同一码事。由此可见，双方合同约定的“证纸”并非法律意义上的防伪标签，而是证实正品身份的商品附着签，是许可人用于控制商品数量和收取违约金的手段与工具。

如果证纸为溯源码，那么依照常识理解溯源码，就是对产品进行全周期的追溯，从原料收购至终端门店环节的管理，各个阶段的信息采集录入，系统生成溯源码，将印刷制作完成的标签粘贴在产品上，消费者扫码可以查询产品详细信息，监管部门也能够查看产品信息，实现信息共享，产品各个环节信息透明化。通常采用的二维码溯源就是通过给每个产品建立一个二维码的编码信息，如同产品的“身份证”一样，记录产品的整个生产-仓储-运输-销售-用户-售后-销毁过程。网址型溯源二维码内容主要是一个网址，该网址会指向一个网页，主要是用网页来展示产品的相关信息。商标权人的证纸扫描出来的数字对应鞋子的身份证代码，用于验证商品的身份。由于其与溯源码从生产-销售-售后等完整信息的记载并不一致，故而商标权人的证纸并不是溯源码，只是限定贴附在鞋子标签上的证纸与其网页库中的身份码对应，其实无论经授权许可生产的鞋子所贴附的证纸与其网页库中的身份码是否对应，也无法否认被授权人生产、销售的鞋子为正品的事实。对应也好，不对应也罢，只要是被许可人独家授权生产的鞋子都应是合法授权的正品。换言之，即便贴附有商标权人证纸的鞋子与其网页库中的身份码对应，如果该鞋子并非被许可人生产、提供的，也无法将其视为正品，毕竟只有独占许可人才有生产、经销的权利，商标权人无权自行生产和经销。

由此可见，证纸无论为防伪标签还是溯源码，只要商品为正品，即便未贴附证纸，该商品仍然属于正品。反之，如果商品非正品，即使贴附了证纸，其依然不是正品。商品是否贴附证纸与商品是否为正品没有必然的联系。但基于商业习惯，出于市场监管的需要，为保护消费者利益，便于消费者分辨商品真伪和追溯商品源头，在实际的市场上，企业一般都倾向于在其生产和销售的商品上加贴诸如证纸一类的防伪标签。这属于合同自由约定的事项，并非法律的强制性规定。

三、证纸不同于商标的识别性

本案中证纸上使用了商标符号的部分元素，图案和文字两个主要部分分别在两种证纸上使用。依照《商标侵权判断标准》第3条规定，商标使用是商标侵权的必要条件，这里的使用与《商标法》第48条的规定的使用一致，即商品、商品包装、容器、服务场所、交易文书，广告宣传、展览，以及其他商业活动中，用以识别商品或者服务来源的行为。这个来源可能是生产者、销售者或者商品的控制人，哪怕这个来源者为匿名的，只要存在具体的商标控制人即可。那么证纸上使用的商标符号的主要元素起到了商标商品来源的功能吗？本案商品的吊牌上印制有商标，商品的本体上也印制有商标，证纸另行印制在独立的吊牌上，与商标吊牌通过挂扣同时附着在商品上，在这种特定场景下，消费者并不会把证纸上的图案或文字用来识别商品的来源者，证纸不具有识别商品来源者的功能，不可能替代商标，另有商品上贴附的商标标识用来识别商品的来源。本案中的证纸为防伪标识、正品标识，是用来证明商品质量由权利人或授权人予以控制，与商标存在本质性区别。

退一步而言，即便我们将证纸视为识别商品来源的标识，那么证纸上使用的商标图案或文字为商标标识的主要元素，与商标符号并非完全相同，这应当属于在相同的商品上使用与商标近似的符号，识别商品来源的行为。针对该类型行为的侵权认定，依照《商标法》第57条第2项规定，其应当产生导致消费者混淆或可能混淆商品来源者的后果，方能被认定为该类型所描述的混淆可能性侵权。以此推定，被许可人在证纸上使用近似商标符号，混淆了谁呢？混淆了商品来源于被许可人吗？还是混淆了许可人与被许可人之间的关系？无论哪种混淆，都与被许可人为独占商标使用权人的事实不符。换言之，被许可人具有独占性生产、销售等方面的自由经营权，不会产生商品来源性混淆。

四、约定假冒的误读

本案双方约定的合同中有这么一个条款，即“授权商品在市场销售时，如未贴附证纸，均为假冒商品”，那么该约定的假冒是否具有法律效力，假冒的法定所指是什么。

《刑法》第213条规定，未经注册商标所有人许可，在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，构成假冒注册商标罪。依据文义解释，假冒注册商标罪限定于“双相同”，混淆可能性所指的类似与近似，并不构成假冒商标罪，换言之，假冒限定为“双相同”行为，类似与近似不构成假冒。在最高人民法院发布的指导案例87号：郭明升、郭明锋、孙淑标假冒注册商标案中，法院认为假冒的构成应具备三个要件，一是未经商标权人授权许可；二是产品为假，并非授权的商家生产和销售；三是在相同商品上使用他人注册的商标。结合本案事实，被许可人享有独占性商标授权，不存在未经许可使用许可人注册商标的情形，即便在证纸上的使用视为商标使用，也因为标识并非与注册商标相同或实质相同，不构成假冒。被许可人作为独占性被许可人在生产和销售的鞋子上使用商标标识是经过许可人准许的行为，其享有独立的生产经营权，可以自行根据市场决定生产和销售的数量，并在其所生产销售的商品领标和吊牌上使用被许可商标。于是而言，被许可人使用的商标是经过许可的，何来的冒？被许可人生产的商品是真实的，何来的假？如此而论，又何来的假冒呢？

由是而论，假冒是一个法律概念，并非可以由当事人自由约定的事项。本案中的证纸并非注册商标，而是用来证明商品的身份标签，商品为正品，还是假冒，属于法律事实，不因是否贴附证纸而改变。进而言之，商品所贴附证纸系由许可人提供，还是由被许可人自制，均无法改变商品为正品还是假冒的事实。因此，本案证纸条款关于未贴附证纸的商品均为假冒的约定不能成立，其僭越了本属于法律规定的事项，无法得到法律的支持。总而言之，假冒是指未经许可在相同商品上使用他人相同商标的行为。在被许可人已经得到许可人的独占授权的情形下，被许可人是否使用许可人提供的证纸，均不影响商品为真品、商标被授权的事实。许可人不能通过合同约定，改变假冒应由法律规定的基本法理。

五、商标标识条款的误读与纠正

《商标法》第57条第4项规定，伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的，构成商标专用权侵权。《刑法》第215条规定，伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，情节严重的，构成非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。显然这两处规定的他人注册商标标识应当为注册商标或实质上与注册商标相同的商标，而不应包含类似和近似的产生混淆可能性商标，那种认为近似商标也构成伪造、擅自制造他人注册商标标识犯罪和侵权的观点是错误的，应予纠正。必须在商标标识侵权和犯罪方面，排除未用于“双相同”商标侵权的行为成立非法制造、销售非法制造注册商标标识罪。国家知识产权局发布的《商标侵权判断标准》第13条指出，与注册商标相同的商标是指涉嫌侵权的商标与他人注册商标完全相同，以及虽有不同但视觉效果或者声音商标的听觉感知基本无差别、相关公众难以分辨的商标。这里的基本无差别包括第14条规定的各种组合改变方式，但与注册商标基本无差别的情形。

本案中，被许可人在证纸上使用注册商标的图案或文字构成元素，另行添加了椭圆形图形底纹和色彩，并不属于《商标侵权判断标准》第13、14条基本无差别的情形，且相关图案和文字的使用非常小，消费者基本不会关注该标识，更多注意力在于涂层覆盖的识别码，以用于鉴别商品的真伪。在这种情况下，认定被许可人构成商标标识侵权或犯罪，与事实不符，与法律规定相悖。从普通消费者的视角看，其并非依据证纸辨别商品出处，而是通过商品和包装上的注册商标识别商品来源，被许可人在授权商品亦即法律意义上的正品上使用自制证纸并不影响消费者认牌购物、认标购物，证纸并未造成消费者混淆来源，正常的市场竞争秩序亦未受到干扰和破坏，刑法所保护的商标标识法益无从受到侵害。总而言之，无论被许可人自制证纸，生产销售使用自制证纸的授权商品，还是其经销商经销上述商品的行为既不构成侵权，更不构成所指控的犯罪。

总结

通过本案及后续类似案件的办理，我们发现国内的部分企业在代理国外的有些品牌时容易被做局，落入代理合同的陷阱，突出体现在几个方面： 其一， 许可人保留被许可商标的部分使用方式，导致被许可人实际商业运营中存在超许可范围使用构成商标侵权的风险； 其二， 商标许可虽无数量和营销范围的限制，但是通过使用方案设计的审核、批准控制实际使用商标的行为，一旦违反了审核的程序约定，轻者违约，重则侵权；其三，将注册商标使用与商品上随附的证纸、防伪码、宣传卡等附着物区分授权和申领，虽然被许可人享有独占授权，但是附着物上使用的注册商标和著作权图案需要另行授权和支付费用，导致独占授权的商标实际上无法充分使用，损失高额的许可费，增加不必要的经营损失； 其四， 许可被授权人自行生产和销售布局的，存在商标使用人的限制，导致生产商无法生产中使用商标，销售区域、销售商，以及销售渠道的限制也会让销售中使用商标陷入合同违约或者商标侵权的陷阱； 其五， 网店销售平台、网店名称，以及开店数量的约定可能与其他被许可人存在市场交叉，影响市场布局和经营。商标使用的方式和网店宣传用语存在商标侵权的风险； 其六， 其他附加不合理损害赔偿条款、霸王条款，违背诚实信用、公平合理原则的约定，以及通过合同限制被许可人知识产权创新，排除竞争的条款。

一旦陷入以上被做局遭遇，固然可以在相关的民事诉讼中质疑相关条款，但是许可人的做局更多利用了被许可人知识产权专业知识的匮乏，难以否定条款的效力，除非违背法律强制性规定或者僭越法律规定事项的条款，应当在诉讼中认定无效。因而，被许可人应当慎重衡量和充分把握合同条款的设置，将侵权和违约的风险消除在合同签约阶段。

在商标许可类合同履行的过程中，许可人与被许可人难免出现或大或小、各色各样的分歧。在这种情况下，双方理当基于诚信友好协商、充分沟通，以消除分歧、促进合作，确保许可合同长期有效实施、行稳致远，合作双方应保持高度互信，对合同履行过程中出现的分歧乃至纠纷的处理都应本着友好协商的态度，充分考虑、照顾对方的核心利益和重要关切，致力于建立高水平的战略合作关系。即便一方出现违约行为，对方亦当根据合同追究其违约责任，不宜动则采取投诉、控告等极端措施。

李士林专栏文章 （节选）

SPECIAL COLUMN

李士林黄诚 | 瓷器知识产权民事案件的诉争与裁断

李士林 | 商标性使用的概念、功能与适用

李士林谷宇龙 | 养乐多五连排包装装潢权益的分析

李士林黄诚 | 茅台酱香咖啡的知识产权解析

李士林黄诚 | AI智能学习的版权侵权，抑或数据权益妨害？——解析人工智能侵害权益的思路转向

李士林 | “淄博烧烤”可以注册为商标吗？——热词申请为商标的注册规则阐释

李士林 | 商标许可中的商标假冒与标识侵权的误读、纠正与防范

正文

请到「今天看啥」查看全文