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“这些案例充其量只表明，在平衡法的原则下，前任所有者的行为可能会限制专利权的行使。但它们并未说明为何前任所有者的行为在所有情况下都会对专利施加负担，尤其是让后续持有人承担违约责任。”来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp在书籍/电影《闪灵》中，远景酒店因其土地上的过往罪行而被幽灵纠缠，仿佛是为了让现任住户赎罪。然而，尽管有这样超自然的例子，法官Rodney Gilstrap最近拒绝[1]将这一理念适用于涉及公平、合理和非歧视性（FRAND）许可义务的专利纠纷中。G+ Communications, LLC诉三星案
在G+ Communications, LLC诉三星电子有限公司、三星电子美国公司（案件编号：2:22-CV-00078-JRG，德克萨斯东区）一案中，又出现了[2]关于FRAND许可义务的引人关注的中间裁定。本案的核心问题是：前任专利所有者中兴通讯在转让专利前的行为，是否会因为与专利相关的FRAND许可义务，归因于后续专利持有人G+。根据2024年1月8日发布的《备忘录意见和命令》，三星和中兴于2019年开始就包括本案涉案专利在内的相关事项进行谈判。然而，在双方达成任何三星-中兴的许可协议之前，涉案专利通过专利购买协议（PPA）被转让给了G+。根据PPA条款，中兴保留了“G+通过许可获得的所有收益中的20%净专利使用费”，俗称“后端分成（back-end）”，并且进一步同意“与G+合作推进G+的许可工作”。基于这些事实，三星希望向陪审团提交以下证据，以支持其违约反诉：“（1）三星与中兴许可谈判的时间表；（2）中兴在明知的情况下故意未将涉案专利纳入与三星的许可协议中，并且隐瞒了其将专利转让给G+的事实；（3）中兴在同一时期将涉案专利许可给三星的竞争对手——苹果；（4）中兴将涉案专利出售给G+；（5）中兴保留了涉案专利的20%权益。”
为了支持其专利属于财产的论点，因此前任所有者中兴的行为应归因于现任所有者G+，三星引用了三个前任所有者行为随专利转移的案例。然而，法官Rodney Gilstrap将这些案例与当前情况区分开来：“这些案例没有一个能说明为何中兴的行为会构成对涉案专利的负担。最多，这些案例只是表明，在衡平法的框架下，前任所有者的行为可能会阻止专利的行使。但它们并未解释为何前任所有者的行为会在所有情况下对专利构成负担，特别是让后续权利持有人因合同违约而承担责任。双方均不争议，法院也认定，FRAND承诺是一种合同义务，属于法律范畴，而非衡平法性质。”
随后，法官Rodney Gilstrap审议了G+提出的主张，即三星的立场与法国法律相悖，该分析从承认法国“契约相对性规则”的开始：“法国遵循‘契约相对性规则’，根据该规则，受让人从他人处取得财产或权利时，不受转让人所订立合同的约束，即使该合同涉及转让的财产或权利。受让人也不对转让人在转让前违反合同或义务负责，即使该违约或义务与所转让的财产或权利相关。”
然而，根据该裁决，该规则在某些情况下不适用，例如当双方同意转让义务时，或者“当合同或承诺可被视为对已转让的财产或权利的负担”时。在驳回三星关于契约相对性原则不适用的论点（即G+是中兴的“另一个自我”）时，法官Rodney Gilstrap作出以下裁定：“该论点不成立。首先，三星未能在法国法律中提供支持其论点的法律依据。在现有记录基础上，法院无从假设法国法律如三星所主张的那样适用。其次，三星未能证明本案事实如何能够确立G+是中兴的‘另一个自我’。确立一个实体是另一个实体的‘另一个自我’需要极高的标准，且难以达成。”
由于未能向G+提供充分的归责理论通知，三星在程序上也未能获胜。虽然如此，《备忘录意见和命令》指出，三星并未被禁止基于其他理由依赖中兴的过去行为：“确实，法院认为三星所提出的事实具有相关性，并且在作为三星针对G+的故意侵权指控的辩护部分时具有证明力。如果三星合理地认为，其在2021年7月9日从中兴获得的许可中已经包含了涉案专利，而随后却惊讶地发现G+对同一专利提出许可要求，这可能在某种程度上反驳G+的故意侵权指控。故意侵权是一项需要‘综合考虑所有情况’的调查，而这些情况构成了这种整体……这些事实也可能与三星案件中的整体叙述相关。”
总的来说，类似于Jack在《闪灵》中因在远景酒店逗留过久而被追责的情境，似乎显得有些不公平，因为真正影响局势的，是那些困扰酒店的幽灵。
[1]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2024/01/1783000-1783531-opinion.pdf
[2]https://ipwatchdog.com/2023/12/21/top-us-frand-rand-licensing-developments-2023-part-everybody-pool/id=170883/
（原标题：G+ Communications诉三星案：现专利持有人无须为前任过失负责）来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp编辑：IPRdaily辛夷 校对：IPRdaily纵横君
