王凌霄，2016年入局，化学申诉一处，一级主任科员，三级审查员

禁止重复授权原则，是专利权作为独占权的应有之意，也是我国专利制度中的一项基本原则。专利法第9条第1款中规定了同样的发明创造只能授予一项专利权，其立法目的就是为了避免将同样的发明创造重复授予专利权，从而避免权利之间产生冲突。《专利审查指南》第二部分第三章第6节规定了“同样的发明创造”是指“两件或者两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同的权利要求”，并规定了其判断原则为“如果一件专利申请或者专利的一项权利要求与另一件专利申请或者专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造”，还特别强调了“权利要求保护范围部分重叠的，不属于同样的发明创造”。从审查指南中的上述规定来看，在判断“同样的发明创造”时是以权利要求为单位进行比较，但对于一项权利要求中包括多个并列技术方案的情形，审查指南中并未进一步给出明确规定，这就导致部分申请人认为，即使不同的权利要求之间存在同样的并列技术方案，但只要权利要求的整体范围不同，即属于审查指南中所规定的权利要求保护范围部分重叠的情形，不应当判断为同样的发明创造，而这种观点显然与禁止重复授权的目的相违背。本文将通过一个真实案例来阐释在此种情形下以权利要求中的单个技术方案为基准进行“同样的发明创造”的判断的合法性及合理性。

从 我国专利审查指南规定的判断原则来看，同样的发明创造的判断是以权利要求的保护范围是否相同为依据。在审查实践中，对于一项权利要求的保护范围包含不只一个技术方案时，我们在作是否属于同样的发明创造的判断时应当如何考量？这通常存在两种不同的情形，如果一项权利要求中涵盖的若干技术方案不能明确划分为多个并列技术方案时，通常将权利要求作为一个整体技术方案来进行比较，这多见于含数值范围特征的权利要求和马库什权利要求，需要适用审查指南中“权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造”的规定。如果权利要求中不同技术方案之间是界限清晰、互相独立的，即一项权利要求可以划分为多个并列技术方案时，例如下文案例将要讨论的情形，审查指南没有明确比较基准是单个并列技术方案。对于后者我们如何进行审查，比较基础是单个并列技术方案亦或整个权利要求？笔者认为比较基础应当是单个技术方案。在下文将要讨论的复审案件中，复审请求人依据审查指南中的上述判断原则对驳回理由提出质疑，认为同样的发明创造应当以权利要求整体为判断基准而非单个技术方案，下文中笔者将围绕上述争议焦点阐释当权利要求包含多个边界清晰、可分的并列技术方案时，以单个技术方案为基础判断同样的发明创造性的合法性及合理性。

正确适用同样的发明创造的判断原则，首先需要准确理解发明创造的本质，清楚界定权利要求的保护范围。专利法第2条规定：“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。由此可见，发明或实用新型的本质是技术方案，发明或者实用新型权利要求的保护范围根本上取决于权利要求中的技术方案的内容。在新颖性和创造性判断时，均是以权利要求请求保护的技术方案为单位，从体系解释的角度分析，在考虑不同的专利申请之间是否属于“同样的发明创造”时，也应当以技术方案为基础进行判断。对于包含多个并列技术方案的权利要求的保护范围，不能理解为多个技术方案的总和，而是任选自每个并列技术方案所限定的范围，它们之间是“或”的关系，而不是“和”的关系。审查指南允许申请人将多个并列技术方案置于一项权利要求中请求保护，这是方便申请人简化撰写的一种方式，但这种做法无异于将这些单独的技术方案分别撰写为多项权利要求，允许这种权利要求撰写形式的转换，显然不意味着申请人在“避免重复授权”这一权利授予的实质条件面前能够享受差异化的对待。

其次，从法律后果的角度考虑，如果允许同样的技术方案向不同的专利权人授予专利权或向同一专利权人多次授权，都将不利于保障专利制度的正常运行，也不利于维护社会经济的正常秩序。专利权的实施实质上是技术方案的实施，重复授权会导致不同专利权人之间产生权利冲突，重复支付专利使用费提高了实施发明创造的成本；同时国务院专利行政部门也会进行重复审批造成国家公共资源的浪费等。专利法第9条第1款所规定的禁止重复授权原则其主要目的之一即是为了通过法律的明文规定来规避上述风险。另一方面，以技术方案为基础进行判断也不会导致申请人的权益受到任何损害，因为即使在无效宣告程序，对于由并列技术方案组成的权利要求，也是以技术方案为单元进行审查，不会因为其中某一并列技术方案不具备授权条件而将权利要求全部宣告无效；同样，在侵权判定程序中，也是将每个并列技术方案分别确定为一个整体技术方案来进行侵权判定 。

本申请权利要求1请求保护“式I的化合物：

或其立体异构体、互变异构体、药学上可接受的盐” 。从属权利要求8请求保护“权利要求1的化合物，其具有下式之一：

或

（按照先后顺序，下称化合物A和B）。”

已授权专利（下称证据1）权利要求34请求保护化合物A或其药学上可接受的盐，权利要求43请求保护化合物B或其药学上可接受的盐。

驳回决定指出：权利要求8请求保护的技术方案与上述证据1的权利要求34、43请求保护的技术方案属于同样的发明创造，权利要求8不符合专利法第9条第1款的规定。

复审请求人在提出复审请求时并未修改权利要求书，并坚持认为：根据《专利审查指南》第二部分第三章第6节的规定，在判断是否属于“同样的发明创造”时，应当将一个专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求进行比较，权利要求保护范围部分重叠的，不属于同样的发明创造。本申请权利要求8仅请求保护证据1权利要求34和43中的两个具体化合物，而证据1权利要求34和43分别保护一个具体化合物及其药学上可接受的盐，本申请与已授权专利权利要求34、43仅保护范围部分重叠，不属于同样的发明创造。

分析本申请权利要求8和证据1权利要求34和43的保护范围，权利要求8中包括如下几个界限清晰的并列技术方案：化合物A、化合物A的立体异构体、化合物A的互变异构体、化合物A的药学上可接受的盐、化合物B、化合物B的立体异构体、化合物B的互变异构体、化合物B的药学上可接受的盐；证据1权利要求34和43也分别包括两个界限清晰的并列技术方案，即权利要求34中包括化合物A、化合物A的药学上可接受的盐，权利要求43中包括化合物B、化合物B的药学上可接受的盐。上述并列技术方案之间为“或”的关系。

本申请权利要求8和证据1权利要求34或43中存在范围完全相同的技术方案，显然属于专利法第9条第1款规定的“同样的发明创造”的情形。

复审请求人在驳回决定明确指出应当以技术方案作为同样的发明创造的判断基准的情况下仍未修改权利要求书并坚持自己的主张，显然是对《专利审查指南》的判断原则存在疑惑和误解，为了有理有据的说服复审请求人，合议组在复审通知书中答复请求人的意见时，从前述发明创造的本质和对权利要求保护范围的理解、法律后果和对当事人权益的影响等角度来对以技术方案作为判断基准的合法性和合理性进行阐述。随后，请求人通过修改权利要求书克服了重复授权的缺陷，合议组随即作出了撤销驳回决定的复审决定。

通过上述案例，更能清楚的理解在判断同样的发明创造时为何要以单个技术方案为基准，且欧洲和日本等其他国家在重复授权判断中也采用了相同的做法，实践中，区分权利要求所包括多个技术方案之间是否相互独立、界限清晰，是准确的适用审查指南中判断原则的前提。