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科创板中的专利法律风险与防范

金杜研究院 · 公众号 · · 2019-08-06 17:05

正文

本文作者

陈洋

顾问

知识产权部

[email protected]

陈洋律师的主要执业领域为民法、侵权责任法、合同法、专利法、商标法、著作权法、反不正当竞争法、刑法。陈洋律师在知识产权审判领域拥有丰富的理论和实践经验。累计承办近2000宗案件，陈律师曾代表客户处理过涉及商标、专利、著作权、商业秘密、域名、特许经营、反不正当竞争及知识产权犯罪等刑事案件，行业涉及医疗医药、传媒、科技、电信等。陈洋律师凭借开拓性的思路，敏锐的感知为客户解决了重多疑难问题。陈洋律师毕业于中国政法大学，现攻读中山大学法学博士，目前还担任中国法学会知识产权学会会员、中国法学会体育法学研究会会员、中国法学会法律文书学研究会会员、北京知识产权法研究会会员兼高级顾问职位。

陈俊

律师

知识产权部

感谢实习生张婉清对本文所做的贡献。

今天，科创板已经上市半个月了。有的科创板拟上市公司因竞争对手发起的专利诉讼而被迫取消上市审议，有的公司刚在科创板上市就因涉嫌专利侵权被起诉，涉案金额高达数千万元。我们团队关注到了科创板上市公司频发的专利法律风险，对该风险的防范与应对措施进行了系统性的探究。

科创板拟上市公司或已上市公司以科技创新型、知识产权密集型企业为主，其核心专利、原创技术是公司的最核心资产，也是上市审查和持续经营的重中之重。专利方面出现的风险、效力瑕疵或相关诉讼会对公司持续经营造成重大影响，在科创板上市的审核及持续经营中都会被无限放大，甚至可能成为“阿喀琉斯之踵”，阻碍整个公司的上市进程和战略发展。

在公司的上市进程中，极易出现竞争对手借机挑起专利纠纷的现象。竞争对手往往试图通过专利侵权纠纷、或是以否定专利权利基础的形式，使得拟上市公司难以满足上市审议的要求而不得不暂缓、推迟或放弃上市，使得上市公司遭遇广泛关注，影响公司股价和持续经营。因此，科创板拟上市公司或已上市公司熟悉专利方面的相关规定，并有效应对与防范专利法律风险就显得尤为重要。

关于科创板上市公司专利资产

的相关规定

针对科创板上市，现已形成了“2+6”科创板规则体系，具体包括《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票上市委员会管理办法》、《上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则》。

此外，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第42号——首次公开发行股票并在科创板上市申请首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》以及《保荐人尽职调查工作准则》对相关事项进行了细化和明确。

《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第12条规定，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷等对持续经营有重大不利影响的事项。
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》第33条规定，发行人应披露由于重大技术、产品、政策、经营模式变化等可能导致的风险。如技术风险，包括技术升级迭代、研发失败、技术专利许可或授权不具排他性、技术未能形成产品或实现产业化等风险；再如法律风险，包括重大技术、产品纠纷或诉讼风险等对发行人合法合规性及持续经营的影响。
《首次公开发行股票并上市管理办法（2015年修订）》第30条规定，发行人不得有在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险，从而会影响发行人的持续盈利能力的情形。
《保荐人尽职调查工作准则》第11条规定，保荐人对以实物、知识产权、土地使用权等非现金资产出资的，应查阅资产评估报告，分析资产评估结果的合理性；对以高新技术成果出资入股的，应查阅相关管理部门出具的高新技术成果认定书。第16条规定，保荐人应当查阅商标、专利、版权、特许经营权等无形资产的权属证明、相关合同等资料，并通过咨询中介机构意见，走访知识产权管理部门，调查商标权、专利权、版权、特许经营权等的权利期限情况，核查这些资产是否存在法律纠纷或潜在纠纷。

根据相关法律法规之规定，科创板上市公司在专利方面应当满足如下要求：独立性和资产完整、持续盈利能力、不存在影响持续经营的诉讼且披露与实际情况相符的信息。在主板、创业板或是中小板对上市公司的专利资产也有非常接近的要求。正是基于法律法规对专利资产状态的细致规定，监管部门在审核专利资产方面要求严格，科创板拟上市公司或已上市公司更应该明白如何识别、防范专利风险。

上市公司可能面临的专利法律

风险及案例

公司筹备上市的过程中或者上市后可能遭遇专利侵权诉讼、专利被宣告无效、专利失效、自身专利权属不明等风险。

（1）在上市过程中遭遇专利侵权诉讼

案例：

HY公司无效涉案专利，成功化解专利

诉讼危机

简介：HY公司是一家为全球领先的家电企业提供电器配件的高新技术企业。2012年4月25日，该公司上市通过证监会发行审核委员会审核，正式发布招股说明书，拟登陆创业板。就在此时，竞争对手LL公司向法院提起诉讼，认为包括HY公司在内的三家公司未经许可生产、销售涉嫌侵犯LL公司持有的实用新型专利的产品，要求其停止侵权，赔偿经济损失100万元，且后续将赔偿金额增加至5000万元。

分析：HY公司并未因此而与LL公司达成和解，而是积极地向原专利复审委员会提出了针对上述涉案专利的无效宣告请求。经过审查，原专利复审委员会决定宣告该专利权全部无效。失去了权利基础的LL公司向法院提出了撤诉申请。这告诉我们面临专利诉讼时，不仅需要把注意力投放至自身产品、技术的合法性和有效性中，更是可以把关注点集中至竞争对手专利的有效性上。如果对方专利权被无效了，那么专利诉讼中的权利基础也就消失了。

案例：

JJ公司积极应诉，终获胜诉判决

简介：JJ公司是一家集智能交通行业专用设备研发、生产、销售于一体的产品与服务提供商。在该公司上市申请被证监会受理这一关键时期，竞争对手JY公司向法院起诉JJ公司侵犯其发明专利，并索赔1亿元。

该案在法院庭审结束一个月后，JY公司提出撤诉。但JJ公司主张，本案起诉意在恶意阻碍其申请上市进程，JY公司撤回起诉并不能彻底解决纠纷，随时可能另案起诉，该案既已经开庭审理，能够明断是非，故不同意JY公司的撤诉申请。最后，法院判决JJ公司不构成专利侵权。该案上诉后，二审法院维持了一审判决。

分析：在自身专利不存在效力瑕疵之时，作为拟上市一方，积极应诉并且尽力定纷止争是一种最佳解决路径，这样可以彻底扫清该项专利纠纷所铺设的障碍，也会增加投资者和市场对公司的信心，有利于公司的长期发展。

案例：

YA公司与对方和解，争取尽早化解纠纷

简介：YA公司，在中国公共自行车领域占据领先地位。2017年4月，YA公司通过证监会审核并获得上市发行批文。但就在5月，YA公司发布公告暂停路演并暂缓IPO发行。因为自然人顾某于4月17日、4月18日分别向苏州市中级人民法院、南京市中级人民法院就同一发明专利，以基本相同的事实、理由提起专利侵权诉讼。此外，顾某还就发明专利向北京知识产权法院提起诉讼。出于保护投资者权益的考虑，YA公司暂缓了后续发行工作。

2017年6月6日，苏州市中级人民法院判决原告顾某未有充足证据证明被诉系统使用了涉案专利，驳回了原告的诉讼请求。顾某向江苏省高级人民法院提出上诉。但最后，因与YA公司达成和解，顾某撤回上诉，还撤回了在南京市中级人民法院、北京知识产权法院的起诉。

分析：作为拟上市企业，想要确保上市进程不被拖延、尽早化解纠纷，与竞争对手达成和解也是一种可采纳的解决途径。

（2）在上市完成后遭遇专利侵权诉讼

案例：

GF公司次日申请宣告对手专利无效，

并大量发起侵权诉讼

简介：作为科创板首批上市企业的GF公司在上市的第7天就遭遇竞争对手TD公司起诉专利侵权。TD公司共向GF公司提起3起专利侵权诉讼，单案索赔1600万元，维权合理开支145343元。三案涉案金额共计4843.6029 万元。此外，GF公司还有3000万元被冻结。

分析：面对突如其来的专利狙击，GF公司次日就向国家知识产权局专利局复审和无效审理部申请宣告TD公司所持有的3项专利权无效。同日，还针对其与TD公司之间的10项专利侵权纠纷，向深圳市中级人民法院分别提起了10起诉讼。GF公司面对专利纠纷的迅速反应，快速稳定了投资者的信心。如果自身的专利布局完备，同族专利量充足时，上市公司面对竞争对手发起专利诉讼时，大可以迅速、积极地发起诉讼攻击并无效对方的专利。这样才能最大程度的保护公司的声誉并稳定投资者的信心。

（3）在上市过程中专利被第三方请求宣告无效

案例：

YD公司合理分析专利价值

简介：YD公司是一家领先的专业从事定位、导航、测姿、定向的技术开发和产品推广的先进高科技企业。2014年YD公司发布了招股说明书，在介绍公司的核心竞争优势时，YD公司认为公司的核心竞争优势就是技术创新。2015年6月19日，自然人谢某针对YD公司A实用新型专利向原专利复审委员会提出无效宣告请求。2015年6月26日，自然人王某又针对YD公司B实用新型专利向原专利复审委提出无效宣告请求。

经原专利复审委审查，决定维持A实用新型专利权有效，宣告B实用新型专利部分无效，权利要求1-5项继续维持有效。

分析：实际上，上述实用新型的部分无效并未对企业的上市造成较大影响。因为B实用新型专利的原权利要求的保护范围包含且远远大于公司经营的实际产品，其中被宣告无效的权利要求本身就是为了扩大保护范围、丰富权利要求书的层次所设置的，而有效部分的权利要求仍与公司生产经营的实际产品相适应。此外，发生纠纷的两项专利均为实用新型专利，均不属于公司的核心技术专利，在公司核心技术产品生产中应用有限，其效力出现问题并不会过大地影响公司的生产经营。因此，公司在上市阶段无须谈专利无效而色变，如不是针对核心技术、核心专利而展开的攻击，杀伤力并不强。此时公司更应当注意媒体报道方面的影响，及时让社会公众了解到真实的情况。

（4）在上市过程中专利失效

案例：

HJ公司未及时缴纳专利年费，导致上市

时间延后

简介：HJ公司是一家专业研制及生产新一代激光打印机、数码复印机、激光传真机及的高科技公司。2010年3月12日，HJ公司发布了网上定价发行摇号结果公布公告，标志着募资完成，只待上市交易。但2010年3月14日，有媒体曝光HJ公司招股说明书中提及的一件实用新型专利和4件外观设计专利，因没有缴纳年费而导致专利权终止。因此证监会作出撤销其首次公开发行股票行政许可的决定，HJ公司只能归还募集资金本息。虽然后来，HJ公司成功在中小板上市，但其确因专利失效而不得不将上市延后了六年时间。

分析：拟上市企业，尤其是技术型企业可能拥有诸多的知识产权，科创板拟上市企业则更是如此。当拥有的专利数量众多时，构建一套企业专利工作组织体系、组建专利人才队伍、建立专利业务信息化系统十分必要，否则一旦出现管理疏漏，就可能导致出现难以弥补的损失。

（5）在上市过程中专利权属不明

案例：

XD公司专利权属不明，导致上市进程延误

简介：XD公司是一家专注于化学药品原料及制剂研发、生产和销售的科技型医药企业。该公司的核心技术产品为A产品和K产品，其在招股说明书中强调，上述两大产品奠定了公司的业绩基础。2016年6月，XD公司首次募集资金未获通过，主要问题之一是该公司核心产品K产品的专利权权属不明。K产品的商品名、商标以及专利均属于自然人郭某控制公司所有。即便郭某控制的WT公司出具确认函，称XD公司在相关专利有效期内可以继续无偿使用该专利，但基于XD公司与WT公司等企业之间错综复杂的专利许可关系，XD公司的核心专利存在权属风险，因此XD公司的上市进程受到了较大影响。

分析：公司在上市准备阶段必然要进行专利尽职调查，如若存在重要专利权属不明晰的状况，应当及时形成应对方案，尝试通过交叉许可、购买专利甚至实施企业并购等方式解决专利权属问题，最好不要把问题留至上市审核阶段。

（6）在美国上市过程中遭遇专利诉讼狙击

案例：

FB遭遇YA专利诉讼狙击

简介：2011年，当FB公司准备提交上市招股书的时候，就收到了22起专利侵权诉讼。2012年3月，在FB公司刚公布其高达1000亿美元的首次公开募股计划之后，YA公司正式提起诉讼，指控FB公司侵犯了其网络广告发布方式和系统等相关的10件专利，请求法庭颁发禁令并提出索赔要求。FB公司因此修改了向美国证券交易委员会提交的文件，并对潜在投资人发出了该起诉讼可能会对其业务造成重大打击的警告。

分析：为了应对系列专利诉讼的打击，FB公司宣布将从IB公司购买750件专利，向MS公司购买650件专利，用以增强应对类似专利侵权诉讼的能力，并对YA公司提起反诉。YA公司进而追加两项专利侵权指控。经过数轮交锋，FB公司、YA公司宣布就专利诉讼问题达成和解协议。不管是在中国还是美国，拟上市公司都有遭遇专利狙击的风险。对于意图在美国上市的公司而言，美国的专利制度更偏向于对权利人的保护，专利侵权判赔额也远高于中国，因此公司对专利风险更是不可掉以轻心。

案例：

案例：TW公司遭遇IB公司侵权律师函

简介：2013年，在TW公司准备上市的关键时期，其收到了来自IB公司的律师信，其中指出TW侵犯了该公司至少三项美国专利。IB公司并未正式起诉，而是邀请TW与其展开谈判，寻求解决问题的“商业方案”。

分析：上述纠纷没有对TW公司上市产生过大影响，但刺激了TW公司收购专利的力度。针对自身专利持有数量上的弱势地位，TW公司还因此开始实施“创新者专利协议”（Innovator's Patent Agreement）。这一协议旨在确保技术和设计人员能够维持对自有知识产权的控制权，并且TW公司在没有得到发明者许可情况下不得把相应专利用于“攻击性的法律诉讼”。但这些专利可以成为TW公司抵御外界专利狙击的良好盾牌，该公司可将这些专利用于“防御性的法律诉讼”。对于我国一些专利数量较少的企业而言，TW公司的作法也可以成为公司专利战略的一项参考。

科创板上市公司如何识别专利风险

科创板上市公司想要降低上市过程中或者上市后可能出现的专利风险，需要在公司的日常管理和运营过程中进行全面的专利布局、实施专利尽职调查，以获得战略主动地位。公司应形成一套根据自身研发特点、研发实力而建立的专利战略及政策。专利战略的前端指向的是专利挖掘、专利布局、专利申请以及专利维护；后端指向的是专利纠纷的应对、专利许可转让、专利资本化等。

（1）完善专利管理制度

对于拟上市公司或是上市公司而言，建立专利管理制度、制定落实符合公司发展需求的专利战略可以帮助公司全面、有效地提升专利管理运营能力，抵御竞争对手的专利攻击。公司的专利管理制度要与公司的经济实力、经营性质、发展状况、行业特点相适应。

专利管理制度包括专利人才管理制度和专利技术管理制度。专利人才管理制度是很容易被公司所忽略的，但其如同公司的专利资产树的“树干”一般，是支撑和维系公司日常专利申请和管理活动的基础。专利技术管理制度才是专利资产树的“枝叶”和“果实”，绝不可能脱离专利人才管理制度而存在。

在公司日常运营过程中，可以搭建起专利数据收集整理制度、专利申请制度、专利许可与转让制度、专利纠纷应急处理制度、技术成果创新与转化制度等制度体系。针对专利数据的收集整理，并不限于对自身公司内部的专利数据进行收集，还要对竞争对手在全球内的专利布局信息、所处行业领域的专利申请与授权情况进行汇总。这其中所指的“对手”，是根据市场、技术或者产品监控而得出的。收集了上述数据，公司大致掌握所处行业以及竞争对手的专利技术情况和法律状态等专利信息后，就可以实现对日后竞争对手专利攻击的提前防范。公司还可以根据这些数据进行回避设计，从源头处降低侵权风险，并完成专利布局。在公司计划上市之前，专利管理部门应当针对公司侵权风险较高的技术提早开展专利许可谈判、专利转让谈判、加入专利池、提前发起宣告专利无效等举措，才能有效降低专利狙击的风险。

（2）提前进行专利布局

公司可以依据其专利战略目的的不同而采用不同的布局类型，大致可以分为保护型专利布局、对抗型专利布局和储备型专利布局三种。保护型专利布局，指的是以保护核心技术研发成果为目标的专利布局，布局一般是围绕公司的核心技术研发成果而展开，具体又可细分为市场保护专利布局、核心研发成果无漏洞保护专利布局。对抗型专利布局，是指以对抗竞争对手为目的的专利布局，布局应围绕竞争焦点技术而展开，可划分为对抗竞争对手布局、干扰性专利布局、提高议价能力专利布局。储备型专利布局则是围绕行业竞争的关键领域而展开，包括技术标准中的专利布局以及未来战略专利布局。

为了有效应对竞争对手的专利狙击，公司除了要进行必须的保护型专利布局、针对未来的发展规划开展储备型专利布局外，还可以实施对抗型专利布局。对抗型专利布局需要考虑公司所在产业的整体状况和发展趋势、企业自身的基础和能力水平、对手的竞争习惯和能力水平以及核心技术与核心产品的演变趋势。公司自身发展水平越高、所在产业的技术性越强、专利密集程度越高、竞争状况越激烈，开展对抗型专利布局的必要性就越大。因此科创板上市公司适宜选择对抗型的专利布局模式。对抗型专利布局的展开，应当首先考量竞争对手的在行业中的地位和作用。如果竞争对手是行业中的引领者，综合实力强，技术和产品在行业中占据领先地位，己方公司可以考虑实施交叉专利布局、外围专利布局或是差异化专利布局策略。如果对手在行业中起着技术主导的作用，也就是说对手在技术上处于行业领先水平，但技术的产业化程度较弱，则更适宜采取沿产业链抢先布局或者包围式布局的策略。当对手是行业中的产品主导者，但自主创新能力不够强，也可以采用沿产业链抢先布局策略，狙击型专利布局也不失为一种良好的布局策略。最后，当对手在业内处于被支配地位，竞争优势较弱，则可以根据该企业的发展状况而选择实施综合性专利布局或是非对抗型专利布局。

具体实施方式上，在相关技术领域，可以先经过自身的研发而获得一定数量的竞争性专利并进行布局，待竞争对手或第三方产品投放市场时进行打击。其次，当自身研发实力稍逊、综合实力也较为薄弱，难以抵御竞争对手的专利攻击时，就可以选择企业并购或是购买、借用他人专利的方式来完成专利布局。再次，在部分领域，可与其他公司联合申请，以双方合并竞争性专利狙击对手或增加与对手议价的筹码。科创板上市公司往往处于行业领先地位，一举一动都会被竞争对手“注视”着，因此在推出一项新技术或发布一种新产品之前，立足于自身技术与产品优势做好对抗型专利布局，才能在激烈的市场竞争中赢取宝贵的生存空间。

科创板中的专利法律风险与防范

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