商标燃藜·苏州中院|商品名称正当使用抗辩要面临哪些考量？

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1、判断是否构成商标性使用，关键在于标识是否实际发挥识别商品来源的作用，经营者基于区分系列产品各自名称的考虑,将各系列产品名称突出标示的，并非作为商标突出使用。

2、被控侵权人在相同商品的包装上使用了与他人注册商标相同文字时，判断是否会造成混淆，应从三个方面考虑：第一，注册商标固有显著性的强弱，是否能很好地起到识别商品来源的作用；第二，商标权利人是否通过长期、大量的使用和推广使该商标的显著性得到强化，并在相关公众当中建立起唯一、固定的指向性联系；第三，被控侵权人的主观使用情况，是否有攀附意图，是否在商品上积极使用自有商标，强化自身企业信息。

“松露”商标

江苏省苏州市中级人民法院

民 事 判 决书

（2016）苏05民终3491号

上诉人（原审被告）杭州巧诺梵食品有限公司，住所地XXXX。

法定代表人熊亮亮，总经理。

委托代理人卞赢，北京市天理律师事务所律师。

委托代理人范雷，北京市天理律师事务所律师。

上诉人（原审被告）杭州顶莱食品有限公司，住所地XXXX。

法定代表人熊位东，总经理。

委托代理人卞赢，北京市天理律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）江苏梁丰食品集团有限公司，住所地XXXX。

法定代表人蔡兴华，董事长。

委托代理人黄斌，公司员工。

委托代理人袁富祥，公司员工。

原审被告张家港市精之商务服务有限公司，住所地XXXX。

法定代表人赵石冠，董事长。

上诉人杭州巧诺梵食品有限公司（下称巧诺梵公司）、杭州顶莱食品有限公司（下称顶莱公司）因与被上诉人江苏梁丰食品集团有限公司（下称梁丰公司）、原审被告张家港市精之商务服务有限公司（下称精之公司）侵害商标权纠纷一案，不服江苏省张家港市人民法院（2015）张知民初字第00062号民事判决，向本院提出上诉。本院于2016年4月7日受理后，依法组成合议庭，于2016年6月22日公开开庭审理了本案。上诉人巧诺梵公司、顶莱公司共同委托代理人卞赢，被上诉人梁丰公司委托代理人黄斌、袁富祥到庭参加诉讼，原审被告精之公司经本院合法传唤未到庭。本案现已审理终结。

梁丰公司一审诉称，梁丰公司是一家涵盖奶牛养殖、巧克力糖果制造、乳制品深加工等多领域的综合性企业集团，产品销往国内外，是国家农业化重点龙头企业、中国学生饮用奶生产企业、江苏省高新技术企业、中国焙烤食品糖制品产业突出贡献企业。梁丰公司拥有“梁丰”、“金莎”、“松露”等数十个知名品牌、注册商标，“梁丰”、“金莎”巧克力系列产品多次被评为“江苏省名牌产品”、其商标也被连续认定为“江苏省著名商标”，2013年12月“梁丰”商标被认定为中国驰名商标。2000年1月张家港蒙特莎食品有限公司依法申请注册“松露”商标，2001年核准注册。2011年12月梁丰公司依法受让该商标，并于2012年许可爱莲丝食品（张家港）有限公司（下称爱莲丝公司）使用，许可使用费为每年15万元。“松露”商标经多年培育，已取得较高的声誉和市场知名度，巧诺梵公司和顶莱公司未经许可大量生产，并通过网络、实体店进行销售侵犯梁丰公司“松露”商标权的产品，精之公司在其经营场所进行销售侵权产品，侵犯了梁丰公司的商标权，给梁丰公司造成了巨大的经济损失。梁丰公司为维护其合法权益，诉诸法院，请求判令:1、巧诺梵公司、顶莱公司立即停止侵犯“松露”注册商标专用权的行为，即立即停止生产、销售印制有被控侵权“松露”文字的巧克力产品；2、精之公司立即停止侵犯“松露”注册商标专用权的行为，即立即停止销售印制有被控侵权“松露”文字的巧克力产品；3、巧诺梵公司、顶莱公司共同赔偿梁丰公司经济损失及合理支出100万元；巧诺梵公司、顶莱公司登报公开消除影响；4、巧诺梵公司、顶莱公司、精之公司共同承担本案诉讼费用。

巧诺梵公司一审辩称，巧诺梵公司使用的是自己的“诺梵”商标，松露属于巧克力通用名称，巧诺梵公司销售松露巧克力属于正常使用。巧诺梵公司并没有主观故意，其是在收到起诉状后才得知侵权，且目前已经将涉案商品进行了修改，变更为“松露形巧克力”，故巧诺梵公司不存在侵权，请求驳回梁丰公司全部诉讼请求。

顶莱公司一审辩称，顶莱公司在产品中突出使用的是自己的商标“诺梵”，松露巧克力是作为巧克力的品类，描述性的、正当的、善意的使用，未侵犯梁丰公司的注册商标专用权，请求驳回梁丰公司全部诉讼请求。

一审法院查明：

张家港蒙特莎食品有限公司于2001年5月14日依法注册了第1571149号“松露”商标（见附图1），核定使用商品第30类，包括巧克力饮料、糖果、巧克力、果胶（软糖）、谷类制品、虾味条、豆粉、食用糖果、非医用营养液、饼干，经续展有效期至2021年5月13日。2011年12月27日，梁丰公司依法受让了该商标。

2012年2月21日，梁丰公司与爱莲丝公司签订了《商标使用许可合同》，梁丰公司将第1571149号“松露”商标许可爱莲丝公司使用，许可使用费为每年15万元，期限自2012年3月1日起至2017年2月28日止，并于2013年12月17日备案登记。2014年9月19日，爱莲丝公司向梁丰公司转账45万元。

2014年9月2日，梁丰公司委托代理人许国忠向张家港市公证处申请证据保全，公证员钱仁安与公证人员岑笑予及许国忠来到位于张家港市杨舍镇西门南弄北侧一标有“精之生活超市”字样的超市，由许国忠在该超市购买了“松露巧克力”七盒，并取得了该店铺出具的NO00744929《江苏增值税普通发票发票联》一张及NO00086267“张家港精之生活超市”购物小票一张。之后公证员将上述七盒“松露巧克力”带至公证处，由许国忠查看后将该七盒“松露巧克力”密封于一纸箱内并由公证员加贴封条。公证人员对上述购买、查看、封存过程进行了拍照，共得照片四十张。张家港市公证处于2014年9月15日出具了（2014）苏张证经内字第1067号公证书，证明与公证书相粘连的《江苏增值税普通发票发票联》及“张家港精之生活超市”购物小票的复印件与原件内容相符；所附照片四十张为公证人员岑笑予现场拍摄，与实际情况相符；照片资料经刻录光盘一份保存于公证处；贴有公证处封条的装有上述所购“松露巧克力”的纸箱及《江苏增值税普通发票发票联》、“张家港精之生活超市”购物小票的原件由许国忠带回保存。

2014年9月4日，梁丰公司委托代理人袁富祥向张家港市公证处申请证据保全，公证员吴斌及公证人员岑笑予对该公证处用于证据保全的电脑及网络进行了清洁性检查，并对清洁性检查的过程进行了截屏、打印，共取得打印件四页。袁富祥在公证员吴斌及公证人员岑笑予的现场监督下，使用上述电脑及网络通过登录在网站上的店铺名为“诺梵旗舰店”的网店，对该网店内的部分商品的网页内容进行了浏览、截屏及打印，共取得打印件共计102页，袁富祥现场制作了《操作记录》一份。公证员吴斌及公证人员岑笑予将上述操作中所取得的打印件及《操作记录》加盖附件章留存、并将上述操作过程的屏幕录像内容及截屏所得页面所在的word文档刻录成光盘一式肆份。张家港市公证处于2014年9月15日出具了（2014）苏张证经内字第1066号公证书，证明与公证书相粘连的上述打印件及《操作记录》的复印件与原件相符，原件为证据保全现场操作过程中实时打印、记录所得，与操作当时的实际情况相符；《操作记录》上袁富祥的签名属实。上述操作所得光盘肆份，壹份留存于公证处，另叁份分别密封并在密封处加盖公证处公章，再用胶带密封后连同公证书一同交申请人收执。

审理过程中，经当庭拆封公证处封存的商品，启封后，内有6盒深棕色包装的巧克力和1盒白色包装的巧克力。深棕色包装的正面均标注有“诺梵”商标以及“松露巧克力”，其中“松露”二字相对于“巧克力”三字的字体较大，包装的两侧面以及背面均标注有“手制松露巧克力”，包装的背面均标注“委托方：杭州巧诺梵食品有限公司，地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道沈港路6号，生产者：杭州顶莱食品有限公司，生产者地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道运河村。”打开深棕色包装，每盒深棕色包装内各有8袋巧克力，一盒为一种口味，在每袋包装的正面及背面均标有“诺梵”商标及不同口味的松露巧克力，每袋包装的背面也均标注“委托方：杭州巧诺梵食品有限公司，地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道沈港路6号，生产者：杭州顶莱食品有限公司，生产者地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道运河村。”白色包装盒的正面及侧面的右上方均标注有“诺梵”商标，左上方均标注有“松露巧克力”，其中“松露”二字字体大于“巧克力”三字，白色包装的一侧面标有“委托方：杭州巧诺梵食品有限公司，地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道沈港路6号，生产者：杭州顶莱食品有限公司，生产者地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道运河村。”打开白色包装盒，内有8袋不同口味的巧克力，每袋的正面及背面均标有“诺梵”商标及不同口味松露巧克力，背面同时标注“委托方：杭州巧诺梵食品有限公司，地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道沈港路6号，生产者：杭州顶莱食品有限公司，生产者地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道运河村。”庭审中，巧诺梵公司及顶莱公司当庭确认上述商品系其两公司生产。

巧诺梵公司成立于2012年1月16日，系有限责任公司，法定代表人熊亮亮，经营范围包括巧克力及巧克力制品生产（全国工业品生产许可证有效期2014年12月15日止）；批发兼零售；预包装食品兼散装食品（食品流通许可证有效期至2015年2月13日止）。

顶莱公司成立于2013年10月21日，系私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股），法定代表人熊位东，经营范围包括生产糖果制品（巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。

精之公司成立于2012年7月6日，系有限公司，法定代表人赵石冠，经营范围包括预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；卷烟、雪茄烟零售等许可经营项目；商务咨询服务；日用百货、塑料制品、工艺品、办公用品、家用电器等一般经营项目。

另查明，梁丰公司为维权支付了律师费5万元，购买涉案商品支付了168元。

一审法院认为：

本案争议焦点在于：1、“松露”是否为巧克力的通用名称；2、巧诺梵公司、顶莱公司、精之公司的行为是否侵犯了涉案“松露”注册商标专用权；3、如果巧诺梵公司、顶莱公司、精之公司的行为构成了侵犯“松露”注册商标专用权，其责任如何承担。

关于争议焦点一：巧诺梵公司提供的证据并不足以证明“松露”为巧克力的通用名称。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第7条规定：人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依照法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称。巧诺梵公司提供的百度百科、京东和淘宝检索均系打印件，真实性不能认定，且上述检索也并非法定或专业工具书、辞典，不能证明“松露”为巧克力通用名称。梁丰公司在京东旗舰店的销售页面以及巧诺梵公司购买的其他品牌的松露巧克力的包装，巧诺梵公司提供的大部分包装均系国外产品的包装，只是在标明产品的成分、生产日期等信息时翻译成中文，多数翻译的名称中均表述为“某某松露形巧克力”，而并非直接将产品名称翻译成“松露巧克力”，不足以证明在全国范围内相关公众普遍认为“松露”系巧克力的通用名称。并且根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第8条规定：人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。但这些包装上生产日期均为2014年，并不能反映出“松露”商标注册申请时或核准注册时是否为巧克力的通用名称。故，巧诺梵公司提供的证据不足以证明“松露”系巧克力的通用名称。

关于争议焦点二：巧诺梵公司、顶莱公司、精之公司的行为构成侵犯涉案“松露”注册商标专用权。巧诺梵公司和顶莱公司均认为其在涉案商品上使用的是自己的商标，“松露”只是作为一个品类，描述性的、正当的使用，不构成侵权。一审法院认为，即使假设“松露”是表述巧克力的一个类目，生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意的方式在必要的范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆的，可以认定为正当使用。判断是否属于善意，是否必要，可以参考商业惯例等因素。巧诺梵公司和顶莱公司如果是为了说明松露系巧克力的一个类目，应当按照商业惯例以适当的方式予以标注。但本案中，上述两公司却是在其生产、销售的商品包装的显著位置以大于其自有商标“诺梵”及“巧克力”三字的醒目字体予以标注，该种使用方式已超出说明或客观描述商品而正当使用的界限，其主观上难谓善意，客观上也可能造成相关公众产生对商品来源的混淆。故上述两公司的描述性、正当使用的抗辩不能成立，上述两公司未经“松露”商标权利人梁丰公司的许可，在同一种商品上使用与注册商标相同的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。而精之公司销售侵犯注册商标专用权的商品的，也属于侵犯注册商标专用权的行为。综上，巧诺梵公司、顶莱公司、精之公司的行为均侵犯了梁丰公司“松露”注册商标的专用权。

关于争议焦点三：巧诺梵公司和顶莱公司应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任，精之公司应承担停止侵权的民事责任。本案中，梁丰公司未能提供其因侵权行为所受到的具体损失，亦未能提供巧诺梵公司、顶莱公司、精之公司侵权的全部获利证明，故综合考虑巧诺梵公司、顶莱公司、精之公司的经营规模、侵权商品的品牌价值、侵权的持续时间、侵权后果、主观过错等因素酌情确定赔偿数额。对梁丰公司为制止本案侵权行为所支出的合理费用，酌情一并予以判定。对于巧诺梵公司和顶莱公司已对涉案商品包装进行了修改、梁丰公司销量过低的抗辩，一审法院认为该两公司并未提供充分的证据予以证实，对其该项抗辩不予支持。对于梁丰公司请求判令巧诺梵公司、顶莱公司登报公开消除影响的诉讼请求，因商标权属于财产权性质，且梁丰公司并未提供证据证明因侵权行为对其商誉造成重大影响，故对梁丰公司该项主张不予支持。

精之公司经本院依法传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，视为其放弃质证和抗辩的权利。

综上所述，一审法院依据《中华人民共和国民法通则》第九十六条、第一百一十八条，《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）、（三）项、第六十三条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决：

一、巧诺梵公司、顶莱公司立即停止侵犯第1571149号“松露”注册商标专用权的行为，即立即停止生产、销售印制有“松露”文字的巧克力产品；

二、精之公司立即停止侵犯第1571149号“松露”注册商标专用权的行为，即立即停止销售印制有“松露”文字的巧克力产品；

三、巧诺梵公司、顶莱公司于判决生效之日起十日内共同赔偿梁丰公司经济损失及合理支出共计10万元；

四、驳回梁丰公司其他诉讼请求。

案件受理费14040元由巧诺梵公司、顶莱公司、精之公司负担1404元，由梁丰公司负担12636元。

巧诺梵公司、顶莱公司均不服该判决，向本院提起上诉，共同请求撤销一审判决，依法改判。理由：

1、“松露”已经泛化成巧克力通用名称，在行业内普遍使用，一审判决以巧诺梵公司、顶莱公司未能提供“松露”商标在核准注册时是通用名称的证据，认定“松露”并非巧克力的通用名称，属于认定事实不清，适用法律错误。松露系一种蕈类的总称，通常是一年生的真菌。松露巧克力因外形与蕈类真菌“松露”相似而得名。松露巧克力的传统做法都是外表沾上可可粉，看起来就像沾满沙土的松露。故“松露”目前已经泛化为巧克力的一个类目，只要提到松露，首先会想到真菌或者巧克力，目前市场上的巧克力生产商都销售和使用“松露”通用名称来装饰巧克力。“松露”已经不再具有商标的“区分产品和服务来源”的功能，泛化成一种通用名称。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第七条规定“……相关公众普遍认为某一名称能够指代某一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称……”巧诺梵公司、顶莱公司已经提供了充分的证据证明，在该商标核准注册之后的15年间，“松露”两字已经泛化为巧克力行业的通用名称。同时，梁丰公司自身也将“松露”作为巧克力的品类使用，而没有作为商标使用。梁丰公司在京东官方旗舰店中，在巧克力的栏目下，分为了“松露巧克力”、“牛奶巧克力”、“夹心巧克力”、“黑巧克力”、“威化巧克力”几项。在售卖的实际产品上，梁丰公司也在松露巧克力前面显著使用了另一个商标“MYROSE”，产品分类上标注的是“蒙露丝松露巧克力”，产品外包装上使用的是“比利时风味-时尚松露巧克力”。根据上述《意见》第七条：“……申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，应视为其申请注册的商标为通用名称……”梁丰公司在官方旗舰店的做法，证明其明知“松露”已经泛化成约定俗成的商品名称-巧克力品类。故根据最高院上述意见，应视为“松露”商标为通用名称。

2、巧诺梵公司、顶莱公司对于“松露”两字的使用是合理、善意、描述性使用，一审判决仅以“松露”的字号大于后面的“巧克力”三个字就认定上述人存在主观恶意，属于事实认定不清。两公司在生产、销售的产品上始终坚持使用自有的“诺梵”商标。两公司虽与梁丰公司属于相同行业，但双方生产使用都有各自的商标。巧诺梵公司、顶莱公司系合理、善意、描述性的将“松露”作为巧克力产品的品类使用，且在产品中突出使用自有商标“诺梵”，主观上没有攀附梁丰公司的故意，客观上也没有冒用梁丰公司商标，梁丰公司无权禁止他人合理正当的将“松露”作为巧克力的品类使用。根据《商标法》第五十九条规定，注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

3、巧诺梵公司只在自己的官方旗舰店销售的巧克力，店名为“诺梵”，所有产品的商标均为“诺梵”，“诺梵”既是巧诺梵公司的商标，也是其字号。一审判决认定巧诺梵公司使用“松露”二字会引起消费者混淆、误认，没有任何事实、法律依据。巧诺梵公司、顶莱公司提供的大量证据表明，“松露”两个字已经泛化为巧克力行业的通用名称，无法起到识别商品来源的作用，不再具有商标的功能。即便是梁丰公司自己也未将“松露”作为商标使用。梁丰公司没有任何证据证明，巧诺梵公司、顶莱公司使用“松露”作为巧克力品类，引起了相关公众的混淆误认，致使消费者认为巧诺梵公司、顶莱公司提供的“诺梵牌松露巧克力”是由梁丰公司提供的。在此情况下，一审法院以“客观上可能造成相关公众对商品来源的混淆”为由认定侵权成立，属于认定事实不清，适用法律错误。

巧诺梵公司、顶莱公司在二审中共同向本院提交了如下证据：

1、商评委关于第1571149号“松露”商标的无效宣告请求裁定书。证明涉案“松露”商标已经被宣告部分无效。

2、巧诺梵公司京东官方旗舰店中的两款产品图片。证明在巧诺梵公司生产、销售的其他品类的巧克力产品外包装上，同样将“精品巧克力”、“快乐巧克力”中的“精品”、“快乐”两个字作特殊标注。

梁丰公司二审辨称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请予维持。

梁丰公司在二审中提供了如下证据：

1、行政案件受理通知书一份。证明其已经对商评委关于第1571149号“松露”商标的无效宣告请求裁定书提起了行政诉讼，案件已被北京知识产权法院受理。

2、“松露”产品包装盒。证明梁丰公司大量使用“松露”商标。

3、梁丰公司产品样本册。证明梁丰公司大量使用和宣传“松露”产品。

4、商标使用许可合同备案通知书复印件。证明梁丰公司将“松露”商标许可给另外一家企业。

5、超市海报。

6、梁丰公司开具的销售发票。

7、爱莲丝公司开具的销售发票。

8、“松露”产品在电子商务平台的推广宣传页面。

证据5-8均证明梁丰公司将“松露”作为商标使用并在全国各省市销售。

证明梁丰公司将“松露”作为商标在使用，并在全国各省市销售。

精之公司未作答辩，亦未提供证据。

经本院组织质证，对于巧诺梵公司、顶莱公司提供的证据，梁丰公司认为：对证据1无异议；对证据2真实性、合法性、关联性均不认可，该证据无相应的产品包装盒予以证明，且无法证明形成时间。对于梁丰公司提交的证据，巧诺梵公司、顶莱公司共同质证认为：对证据1真实性无异议；对证据2不认可其证明目的，包装盒上面的商标都是“金莎”、“myrose”、“蒙露丝”等其他商标，并不是说将“松露”印在包装上就当作商标使用了，包装盒上的“松露”文字并未起到识别商品来源的作用，作为商标使用的是“金莎”、“myrose”、“蒙露丝”；对证据3的证明目的亦不认可，梁丰公司宣传的是“myrose”、“蒙露丝”商标，而不是“松露”，该证据刚好证明了梁丰公司也是将“松露巧克力”作为产品的品类在使用；证据4没有提供原件，真实性不认可；证据5系复印件，对真实性不认可，同时不认可其证明目的，超市海报中“松露巧克力”是作为品类在使用，而将“蒙露丝”、“梁丰”、“金莎”作为商标使用；对于证据6的发票，首先对于晚于本案起诉日期的发票都不认可其关联性，其次不认可其证明目的，所有发票无法证明梁丰公司将松露两个字作为商标使用，实际是作为产品名称使用；对于证据7的发票，首先对于晚于起诉日期之后的发票都不认可关联性，因为是在本案起诉之后开具的发票，其次对于2013年之前的发票亦不认可其关联性，梁丰公司举证的许可备份通知书显示的许可期限是2013年7月18日至2021年5月12日，但发票开票日期早于其许可期限；对证据8不认可其真实性和证明目的，从第一页、第二页来看，商标明显还是“myrose”，“松露巧克力”是产品名称，第三页的分类里面明显商标是“金莎”，“松露巧克力蛋卷”是“金莎”下面的一个产品。巧克力

经当庭审核，并结合当事人质证意见，本院对于当事人上述证据认证如下：

巧诺梵公司、顶莱公司提供的证据1当事人均无异议，本院对其真实性、合法性、关联性予以认定；证据2系网站页面的打印件，但经当庭登录巧诺梵公司京东官方旗舰店，相关网页内容的真实性得到印证，关于形成时间的争议，根据梁丰公司一审提交的（2014）苏张证经内字第1066号公证书，所涉两款产品“快乐巧克力”、“精品巧克力”在巧诺梵公司开设的天猫旗舰店上已有展示，且所展示的产品外包装与证据2相同，故本院对该证据真实性、合法性、关联性予以认定。

梁丰公司提交的证据1当事人均无异议，其真实性、合法性、关联性予以认定；证据2、证据3、证据6、证据7均提供了原件，证据5系复印件，证据8系网站页面的打印件，但上述证据2、证据3、证据5、证据8的内容可相互印证，同时与巧诺梵公司、顶莱公司一审提供的（2015）京正阳内民证字第3563号公证书的内容亦可相互印证，故本院对上述证据的真实性均予以认定，对于其证明目的将结合审理查明的其他事实进一步分析；证据4梁丰公司在一审审理期间已经作为证据提交，不属于二审新证据，本院不再予以认证。

对于一审判决认定的事实，梁丰公司没有异议。巧诺梵公司、顶莱公司对于一审判决认定的梁丰公司与爱莲丝公司于2012年2月21日签订《商标使用许可合同》，爱莲丝公司于2014年9月19日向梁丰公司付款45万元的事实持有异议。巧诺梵公司、顶莱公司认为，梁丰公司提交的商标许可合同备案通知书登记的许可期限起始日是2013年7月18日，同时，爱莲丝公司的付款时间晚于梁丰公司申请证据保全公证以及支付本案律师费的时间，故与爱莲丝公司的许可合同系为本案诉讼而签订，对其真实性有异议。

关于巧诺梵公司、顶莱公司对一审查明事实的异议，本院认为，一审判决认定的梁丰公司与爱莲丝公司之间签订《商标使用许可合同》以及相应付款事实，以梁丰公司提交的合同原件以及相应增值税发票、付款凭证为依据，在无有效的相反证据推翻其内容的情况下，该事实认定并无不当。商标许可备案并非商标许可合同生效要件，也不代表许可合同实际履行状况，故巧诺梵公司、顶莱公司提出的异议不成立，本院不予采纳。一审审理查明的事实并无不当，本院二审予以确认。

本院在一审查明事实的基础上另查明：

1、根据梁丰公司一审提交的（2014）苏张证经内字第1066号公证书及相应产品实物，被控侵权的“松露巧克力”有两款包装。其中深棕色包装盒正面正上方均突出使用了“诺梵”标识，“诺梵”标识下方为艺术字体的英文“trufflechocolate”，再下方标注中文“松露巧克力”，包装盒背面、侧面以大字标注“食品名称：手制松露巧克力（代可可脂）”；打开包装盒，内有巧克力八袋，包装袋正面左上方突出使用了“诺梵”标识，正中位置则标注“卡布奇诺松露巧克力”，其中“松露”二字未突出标注，包装袋背面亦在突出位置标注了“诺梵”标识，并详细标注了委托方巧诺梵公司、生产者顶莱公司以及两公司的地址和联系方式，并标注“食品名称：卡布奇诺松露巧克力（代可可脂）”。另一款白色包装盒正面右上方均突出使用了“诺梵”标识，左上方标注艺术字体的中文“松露巧克力”，“松露巧克力”下方为英文“trufflechocolate”，再下方标注“经典松露巧克力”，该处的“松露”二字未突出标注；此外，包装盒背面、侧面以大字标注“食品名称：手制松露巧克力（代可可脂）”；打开包装盒，内有巧克力八袋，包装袋正面左上方突出使用了“诺梵”标识，正中位置则分别标注“卡布奇诺松露巧克力”、“牛奶椰香松露巧克力”、“榛子酱香松露巧克力”、“杏仁松露巧克力”、“咖啡松露巧克力”、“太妃松露巧克力”、“蔓越莓松露巧克力”、“朗姆酒松露巧克力”，其中的“松露”二字未突出标注，包装袋背面同样在突出位置标注了“诺梵”标识，并详细标注了委托方巧诺梵公司、生产者顶莱公司以及两公司的地址和联系方式，并标注“食品名称：咖啡松露巧克力（代可可脂）”。除上述“松露巧克力”之外，巧诺梵公司在其天猫、京东的官方旗舰店中还另展示了“精品巧克力”、“快乐巧克力”两款产品，其包装风格与上述两款“松露”巧克力基本一致，即在外包装盒正上方或右下方显著位置标注“诺梵”标识，在“诺梵”标识下方标注“精品巧克力”或艺术字体的“快乐巧克力”字样，其中“精品”、“快乐”二字大于“巧克力”三字。经核实，巧诺梵公司于2014年1月26日向国家知识产权局商标局申请了“诺梵”商标。商标局于2014年3月3日予以受理，但该商标目前仍处于受理阶段。

2、根据梁丰公司二审提交产品包装盒、样本册、超市海报以及网店展示的产品图片，梁丰公司生产、销售的产品中涉及“松露”商标的几款产品其外包装情况如下：（1）“松露巧克力蛋卷”，其包装盒整体为白色背景，其左上方突出标注了“TresorDore”英文标识并加注“?”标识（使用红色背景），右上方突出标注了“TresorDore”加“金莎”的组合标识（使用红色背景），左下方标注“金莎-松露?巧克力蛋卷”（未作突出标注，且字体明显小于“TresorDore”等标识）；（2）“露黑巧克力（榛子仁夹心）”，其包装盒整体为咖啡色背景，左上方突出标注了英文“Myrose”及中文“蒙露丝”标识并加注“TM”标识（“Myrose”以大号白色艺术字体突出标注），右上方突出标注了“Myrose”加玫瑰花图形的组合标识（使用红色背景），左下方标注“松露?黑巧克力（榛子仁夹心）”（未作突出标注，且字体明显小于“Myrose”等标识）；（3）“时尚松露黑巧克力”，其包装盒整体为黑色背景，正上方突出标注了“Myrose”加玫瑰花图形的组合标识（使用红色背景），左下方标注“比利时风味-时尚松露?黑巧克力”（未作突出标注，且字体明显小于“Myrose”等标识）；（4）“时尚松露巧克力”其包装盒整体为白色背景，正上方突出标注标注了“Myrose”加玫瑰花图形的组合标识（使用红色背景），左下方标注“比利时风味-时尚松露?巧克力”（未作突出标注，且字体明显小于“Myrose”等标识）。在梁丰公司提供的超市海报中，部分产品名称为“巧克力松露卷”、“梦露丝时尚松露巧克力”、“蒙特莎时尚松露巧克力比利时风味”、“金莎时尚松露巧克力”、“梁丰金莎巧克力松露卷”、“梁丰巧克力松露卷”等，但产品宣传图片中凸显出来的是“Myrose”加玫瑰花图形、“TresorDore”、“金莎”、“梁丰”等标识。梁丰公司为证明其“松露”产品在全国各地广泛销售，向本院提交了其开具给宁波大库商贸有限公司、青岛福兴祥物流股份有限公司等二十几家公司的增值税发票，以及爱莲丝公司开具给西安粮丰食品有限责任公司、南阳市万德隆商贸有限责任公司等十几家公司的增值税发票。上述增值税发票记载的品名涉及“松露”的有“松露巧克力蛋卷”、“杏仁松露饼干”、“巧克力松露卷”、“松露巧克力”、“时尚松露巧克力”、“松露黑巧克力”。二审庭审中，梁丰公司确认，“TresorDore”、“Myrose”、“蒙露丝”、“蒙特莎”、“金莎”、“梁丰”均系其公司注册商标。关于产品中各注册商标的安排，梁丰公司称其生产的同一个商品上会使用多个商标，同时将主商标和知名度高的商标放在主要位置上。

3、根据巧诺梵公司、顶莱公司在一审中提交的搜索结果，在淘宝网、京东网等网络销售平台，搜索“松露巧克力”可得到大量搜索结果，产品展示图片还显示，市场上大量巧克力厂商将“松露巧克力”或“松露形巧克力”作为商品名称在包装盒上标注。

4、2015年3月5日，巧诺梵公司向国家工商行政管总局商标评审委员会（下称商评委）申请宣告涉案第1571149号“松露”商标无效。商评委于2016年2月24日作出商评字[2016]第0000015134号裁定书，认定“松露”事实上已经成为一类“巧克力”商品的通用名称，因此在“巧克力饮料、巧克力、糖果、果胶（软糖）、食用糖果”商品上，涉案第1571149号“松露”商标已构成《商标法》所指不得作为商标注册之情形，故裁定第1571149号“松露”商标在“巧克力饮料、糖果、巧克力、果胶（软糖）、食用糖果”商品予以无效宣告，在其余商品上予以维持。梁丰公司不服该裁定，提起行政诉讼，北京知识产权法院于2016年4月11日予以受理。

本案二审争议焦点为被控侵权产品对于“松露”二字的使用是否构成对梁丰公司涉案“松露”商标的侵害，具体涉及巧诺梵公司、顶莱公司所主张的作为商品名称正当使用的抗辩是否成立以及“松露”是否已经成为一类巧克力商品的通用名称。

本院认为：

根据《商标法》第四十八条规定，所谓商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。故是否构成商标性使用，关键在于是否实际发挥识别商品来源的作用。本案中，巧诺梵公司、顶莱公司生产、销售的被控侵权产品在内外包装的显著位置均突出标注了自身申请注册的“诺梵”商标，将“松露巧克力”字样置于“诺梵”商标标识下方，并与“松露巧克力”的英文词组“trufflechocolate”配合使用；同时，被控侵权产品的内外包装均明示了其“食品名称”为“XX松露巧克力”。故被控侵权产品标注“松露巧克力”系为了标明该产品的品名，并非作为识别商品来源的标识。此外，巧诺梵公司、顶莱公司生产、销售的另外两款产品“精品巧克力”和“快乐巧克力”，其外包装中的“精品”、“快乐”字样同样大于“巧克力”三字，故不能仅凭“松露巧克力”中的“松露”大于“巧克力”字样即认定被控侵权产品将“松露”作为商标突出使用。结合三款产品的外包装，应当认定“精品巧克力”、“松露巧克力”、“快乐巧克力”均作为系列商品名称使用，将“精品”、“松露”、“快乐”文字予以突出，系基于区分系列产品各自名称的考虑,并非作为商标突出使用。综上，在被控侵权产品包装上，作为识别商品来源的标识系巧诺梵公司自有的“诺梵”商标，“松露巧克力”系作为商品名称使用。尽管“诺梵”商标目前尚未获准注册，但《商标法》并未禁止未注册商标的使用，故“诺梵”商标目前的法律状态不影响被控侵权产品以“诺梵”作为其商标的认定。

同时应注意到，“松露巧克力”这一商品名称包含了与涉案第1571149号“松露”文字商标相同的文字，根据《商标法实施条例》第六十七条之规定，在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。故巧诺梵公司、顶莱公司提出的作为商品名称正当使用的抗辩是否成立，还应当就其对“松露”二字的使用是否误导公众进行认定。结合“松露巧克力”的市场使用现状、涉案第1571149号“松露”商标知名度以及被控侵权产品的具体标注方式，本院认为，被控侵权产品对“松露”文字的使用不会导致相关公众的混淆和误认。理由如下：1、“松露”首先指向的是一种名贵菌类，系固有名词，并非臆造词，作为商标使用显著性较差。同时“松露巧克力”作为巧克力的一个类目已被广泛认可和使用，审理查明的事实表明巧克力行业已将“松露巧克力”作为一种巧克力产品的名称广泛使用。这一客观现状亦使得“松露”作为商标使用于巧克力产品上其识别商品来源的作用难以有效发挥。2、梁丰公司注册该商标后未通过长期、大量的使用和推广使该商标的显著性得到强化，并在相关公众当中建立起唯一、固定的指向性联系。梁丰公司二审提交的证据可以证明其生产的松露巧克力蛋卷、松露黑巧克力（榛子仁夹心）、时尚松露黑巧克力、尚松露巧克力系列产品在全国各地销售，但在上述产品的包装、装潢中以及超市宣传海报中，突出使用的是“TresorDore”、“Myrose”、“蒙露丝”、“金莎”等商标，而将“松露”商标标注于非显著位置且未作突出标注。梁丰公司庭审中称其公司会在同一商品上使用多个商标，将主商标和知名度高的商标置于主要位置，可见其本身未将“松露”商标作为主商标使用，也认可“松露”商标知名度低于“TresorDore”、“Myrose”、“蒙露丝”、“金莎”等商标。故梁丰公司在生产经营中并未将“松露”商标作为主商标使用，也未进行大力宣传，且其对“松露”商标的使用更容易让相关公众认为是将“松露”作为系列商品名称进行使用，从而更难以使“松露”商标获得相应知名度。故本案并无证据证明涉案“松露”具有相应知名度。在当前的市场现状之下，“松露巧克力”作为巧克力的一个品类，其认知度要高于“松露”作为注册商标的认知度。相关公众在选购巧克力产品时，看到“松露巧克力”的标识，首先联想到的应当是巧克力的一个品类，而不是“松露”牌巧克力。对于商品来源，相关公众往往还会结合产品标注的厂商信息以及其他商业标识进一步进行识别。3、巧诺梵公司、顶莱公司生产、销售的被控侵权产品不仅突出使用了自身已经提请注册的“诺梵”商标，且在内外包装中均详细标注了两公司的企业名称、地址和联系方式并明示其食品名称为“XX松露巧克力”。故根据被控侵权产品的整体包装以及对于“松露”二字的实际使用情况，相关公众不会误认为被控侵权产品系“松露”牌巧克力，亦不会导致相关公众在被控侵权产品与梁丰公司的相关产品之间在商品来源上产生混淆或误认。

综上，巧诺梵公司、顶莱公司生产、销售的被控侵权产品使用“松露巧克力”字样系作为商品名称正当使用，不会误导公众，故不构成对梁丰公司涉案“松露”注册商标专用权的侵犯。

关于“松露”是否为巧克力产品的通用名称的争议，鉴于巧诺梵公司、顶莱公司的被控侵权行为不成立，故“松露”是否为巧克力商品通用名称的认定不影响本案处理。且梁丰公司已经就商评委对涉案“松露”商标作出的部分无效裁定提起行政诉讼，上述“通用名称”的争议将通过行政诉讼得到认定和处理，本院在本案中不再就该争议作相关认定。

综上，一审判决事实查明存在缺漏，侵权定性错误，本院在补充查明后，依法予以纠正。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百七十条第一款第（二）项、第一百七十四条之规定，判决如下：

一、撤销江苏省张家港市人民法院（2015）张知民初字第00062号民事判决；

二、驳回梁丰公司的诉讼请求。

一审案件受理费14040元、二审案件受理费14040元，由梁丰公司负担。巧诺梵公司、顶莱公司各自预交的二审案件受理费14040元，本院予以退还。梁丰公司应负担的二审案件受理费在本判决生效之日起十日内向本院交纳。

本判决为终审判决。

审　判　长　　赵晓青

代理审判员　　林银勇

代理审判员　　徐飞云

 二〇一六年七月五日

书　记　员　　朱雯俊

案例来源：知产宝网站（www.iphouse.cn）