“格力 v 奥克斯”案，“推定新颖性”及对中国创新的影响

作者：吴征

摘要： 本文探讨了最高人民法院在 “格力 v 奥克斯” 案二审行政判决书中，做出的“ 推定新颖性 ”的审理思路及其本案对于同类案件的广泛影响，进行了深入的复盘分析，并对判决所针对的核心问题——参数限定——进行了全面分析。本文研究了”推定新颖性“规则的来源及意义，对二审中的三点裁判思路进行了多方位的分析，重要的是本文试图回归专利背后——重现发明当年的场景，融入发明人及专利代理人在面对当时的“现有技术”情况下，如何构思专利，以合理反应当时创新成果申请专利时的一些考量，并就制度设计中应该如何激励创新，兼顾平衡公共利益之间的考量，进而倒推发明人和代理人是如何来实现专利优化布局的。最后，由于本案的广泛影响以及社会的极大关注，对于“推定新颖性”的适用规则是否会引发更多类似的专利以同样的理由被宣告无效，造成专利权不稳定性增加，尤其是专利审查员以及各级法官是否会在专利审查和案件审判中大规模推广应用该标准，造成改进型创新无法合理获得专利权，进而对真正的创新者带来消极影响等方面，进行了初步探究，以期引发更多关注。

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“本专利 之前的现有技术 中是否使用过类似的 参数 ？”

“你们如何判断之前的现有技术当中存在跟你们的保护方案相同的方案”

“要证明本专利的 k值 和 现有技术 中的方案不一样，这个证明责任由谁来承担？”

……

2023年4月23日，在一场近6万人关注的庭审直播现场，最高人民法院知识产权法庭主审法官在审理一场备受瞩目的 格力 v 奥克斯 案的 专利新颖性 的环节，向奥克斯一方发出了一连串的提问 （详见视频2小时55分-3小时10分，视频回放链接https://tingshen.court.gov.cn/live/34633737） 。

这些提问看似平淡无奇，然而熟悉本案技术细节的专业人士，从法官的这些问题中，已经嗅到了一丝隐含的信息。

一位专利律师在随后9月的 案情分析文章 中，就对本案结果做出了大胆的预测，“ 权1是无效的（可能性超过99.9%） ，至于无效理由， 不具有新颖性（可能性超过80%） 和不支持（可能性超过70%）都有很大可能”。他所依据的很可能正是庭审直播中上面这一段简单的问答。

到了2023年12月27日 最高院二审判决被公开出来 ，结果完全符合这位律师的预期。

这表明，庭审现场，法官这些问题看似轻描淡写，实则成为本案逆转的关键之一。

只不过，现在再去回味当时奥克斯一方的回答，似乎并不那么完美。尤其是法官的问题跳出了双方一直在拉锯争夺的 证据 1，而是扩展到 现有技术 这个范畴，可以说打了奥克斯一个措手不及。

究其原因，还是回到我在 上一篇中 提到的一个观点，就是本案即使是打到了最高院，但是包括当事双方、双方代理机构、以及国知局和各级法院， 对于这件专利及专利背后当时对于压缩机的电机技术的现状和创新程度，始终没有深究和说清楚。

例如我在 上一篇中 引用的《东芝开利技术发展史》中披露的内容，其中就公开了涉案专利背后的技术开发历史。但是据我了解，这份材料在当事双方的诉讼过程中始终没有出现过。这也是我一直在质疑本案虽然从无效打到二审，一直没有解决一个最根本的问题，就是忽视了专利背后与技术相关的背景关键信息的问题。而这正是专利制度与创新激励最直接的关联体现。

来源：东芝开利（机器翻译）

相反，双方在拉锯中虽然也会引用一些专家证据，但这仅仅是证明双方争议的具体细节， 也从来没有还原当时的发明人、代理人的思考 ，包括当时是如何应对可能存在的包括证据1等现有技术的考量，从而设置本发明的专利布局的。

由于奥克斯从东芝开利买来的只是专利，并不是整个技术体系，因此对于还原20年多年前发明人的思考时，就不会真正对于当时的发明者有切身的体会。同样，格力一方在本案开始后的无效决定中所引证的文献，也能看出，格力在背景技术上的检索上，可能还存在一些需要补足的地方。

那么，充分检索和还原创新场景，为何这么重要？

因为只有这样，才能将当时创新背景下的所有现有证据摆在桌面，客观合理的评价发明的创新高度，以及专利权的合理范围。

有时一项很小的发明，背后却蕴含着巨大的市场和效益。这已经是被无数的案例验证过的。因此，各国专利法中，在评价创造性时，无论是专利局还是法院，都要避免出现 “事后诸葛亮” 的情况，突出站在 “本领域普通技术人员” 的认知角度进行裁判。

所以在回到开篇当庭法官的几个追问，实际上就是要奥克斯回答这件专利相对于现有技术的创新到底表现在哪里。

如果仔细琢磨，这个问题的背后隐含着是要让奥克斯做出选择： 要么 奥克斯承认本专利的创新就是 非常规参数k ，一旦承认，那么这种相对于现有技术仅“发明”一个参数就想获得专利的行为，也正是当前社会热议的“参数专利”的所谓危害问题，可能就会引发侵害公众利益，存在滥用专利的可能，这也是我在过去两周对这个 参数系列“三部曲” 的文章中提到的这一问题为何会引发社会广泛关注的地方； 要么 奥克斯来证明本专利的k值与现有技术的真正区别，这种举证可能就会引发对于奥克斯的解释与当前专利文本公开内容是否能够很好的证明这一区别的情况，一旦说的不好，根据禁止反悔原则，很有可能就会引发专利文本公开不充分或是不支持等无效理由。

也就是，无论奥克斯怎么回答，大概率都是凶多吉少。而实际结果也验证了，奥克斯对这一问题的匆匆回应，重点只是放在了强调了举证责任不在自己的立场。

事后看来，这其实是浪费了一个从技术和创新角度将专利背后的故事以及为何如此撰写并进行布局的原因，完整和详细呈献给法庭的机会。

自该案二审判决公布后，很多知识产权从业者都对判决中涉及的权利要求1不具备专利法第22条2款规定的新颖性的裁判理由，表现出极大的兴趣，因为这种评述方式在很多人以往接触的专利案件中，很少见过。一些专利律师表示，最高人民法院该判决的裁判要旨拓展了其对新颖性标准的再认识。

这一点，在我们 上一篇文章 中设置的问卷调查环节，从投票结果来看，确实也如此。在与 格力 v 奥克斯 案中设定场景相似问题的投票中，认为选择不具有新颖性的理由仅占6.83%，是所有选项中最低的。这还是在一些人已经知道 格力 v 奥克斯 案“推定新颖性”在先已有判决的基础上做出的。否则的话，这个比例可能要更低。

以下，本文就深入的剖析一下本案的有关“新颖性”裁判的原因及对中国更多类似专利的影响，甚至是对中国创新者到底会形成哪些方面的影响。

01

复盘最高院“推定新颖性”的裁判思路

“推定新颖性”是本案最大的亮点，或许也是争议最大的一个裁判理由。

何为“推定新颖性”？

二审判决中对此描述的很清晰，主要是本专利权利要求1与证据1之间的一个有关参数区别技术特征的认定。

涉案专利是 东芝开利 在 2000年 申请，优先权是1999年的一个专利，其权利要求1如下所示，争议的区别技术特如黄色标记所示。

争议专利的权利要求1

证据1是 日本爱知电机 在 1988年 申请的一个专利 JP63-18190 ，其公开了与本专利相关的一些技术特征，正如在判决中所写的， 证据1与本发明都是要解决降低排油量的问题，也提到了槽隙部分的面积与排油量之间的关联 ，且证据1给出了技术教导，即减少槽数，增加槽隙面积，在轴向形成润滑油返回的通路，以防止压缩机排油，二者的区别在于证据1没有具体公开涉案专利的上述参数的技术特征。

双方争议正在于此。

国家知识产权局 在无效决定中认为，证据1并未公开上述区别技术特征（参数限定），且没有充分理由和证据证明上述区别技术特征属于本领域的公知常识。

北京知识产权法院 在行政一审中认为，证据1并未公开独立权利要求1、3的全部技术特征，故被诉决定对此部分认定事实清楚，论理适当，一审法院对被诉决定予以认同，故对格力公司的上述主张，一审法院予以驳回。

最高人民法院 在 二审中 ，对于这一部分的新颖性和创造性做出如下的裁判，主要从三个方面进行了评述。 一是 明确了包含 非常规参数特征 的权利要求是否具备新颖性的判断规则，判决中 出现两次“推定” ，引用了《专利审查指南》3.2.5节的规定，为“推定新颖性”确定认定标准； 二是对本领域普通技术人员到底应该具备怎样能力的认定 ，在本案中，二审认为本领域技术人员难以判定参数是否隐含了权利要求1和2要保护的产品区别于证据1的结构或组成； 三是对现有技术证据进行“推定” ，二审基于格力公司的理由，在现有证据基础上进行人为推定（ 第三次推定 ），得出证据1隐含的参数比值有一定可能是公开了涉案专利的方案，另一方面由于奥克斯未能提供有说服力的说明，因此推定二者相同。

对于二审中的上述三个理由，下文逐一分析。

来源：知产宝

02

“推定新颖性”的立法本意和使用场景

在分析二审评述的三点理由前，不妨先从立法角度看一下为何《专利审查指南》中会规定“推定新颖性”的方式。

对于这一点的分析， 孙喜 在2021-2022年间相继撰写了系列文章《 从案例角度解析化合物新颖性推定规则 》 （上） 、 （下） ；《 从案例角度解析针对参数特征的新颖性推定规则 》 （上） 、 （下） 。

孙喜总结了历次《专利审查指南》中“推定新颖性”的 演变历程 ： 1993年版 中 仅对参数特征 使用条件进行了限定； 2001年版 中 首次对包含参数特征 的化学产品权利要求的 新颖性审查规则 作出规定； 2006年版 正式 确立了“新颖性推定”规则 ，适用产品类型明确从化学产品扩展到其它类型产品，并适用至今。

对此信息，我们检索到了国家知识产权局审查业务管理部组织编写的 《审查指南修订导读（2006）》 ，其中记载了当时在2006年版指南修改时的 对新增“推定新颖性”的考虑 ，总结来看， 主要还是为专利审查服务 ，也就是当时有越来越多的包含性能、参数、用途或制备方法的特征产品权利要求，但是这些新的专利所采用的这种限定方式与对比文件中传统的结构或组成特征描述方式不同，所以在审查中，进行新颖性判断时， 无法直接对比，造成审查工作的困难 。

摘自《审查指南修订导读（2006）》

可以看出，从修改指南的本意来看， 主要目的还是为了应对专利审查工作中 遇到的越来越多的以性能、参数、用途或制备方法的专利增长，与现有对比文件之间的矛盾。

因此， 这一条的设定旨在为专利审查配备“武器” 。

那么当时到底是出于什么考虑要设置这个“推定新颖性”的规则？

从我个人角度以及对专利局的了解来看，在2006年这个时间节点，很大概率还是希望防止外国专利更多侵占中国利益。因为中国本土专利真正开始增长是在2008年之后， 在此之前中 国专利的主要矛盾还是国外专利与中国产业之间的问题 。

典型的如 DVD专利收费 事件，2006年基本接近尾声。但当时还有很多国外优势的化学、医药领域，存在专利卡脖子的风险。

所以，我猜测2006年指南修改成“推定新颖性”，背后或许有这方面的考量。主旨还是希望过能滤掉一些问题专利。

如果仔细咀嚼“推定新颖性”的文字，老一点的专利代理人早年如果碰到过 “记录介质” 为主题的权利要求时，可以发现，这个“推定新颖性”的评述思路与当年遇到的专利审查员在审理“记录介质”时，凡是不以产品结构限定记录介质的，一律以参数或信息不等能表征产品结构和组成为理由，实施全部驳回的操作手段，如出一辙。

而“记录介质”正是当年DVD 6C/3C专利收费清单中，必出现的权利要求形式。

这背后就是早年间，试图通过特定法条或特别审查方式的调整来控制特定领域专利的常规操作。

如果再仔细观察，在2001年版专利审查指南修改时首次引入了化学产品参数特征权利要求的新颖性审查规则，背后或许就有类似的用意。那时中国产业面临的国外专利压力更大。

之所以在2006年将 “新颖性标准” 改为 “推定新颖性标准” ，很大可能还是在审查实践中遇到了说理上的困难，毕竟按照新颖性的标准，需要考虑权利要求的所有技术特征，参数特征不能直接被排除在外。

所以在2006年再次修订时，改为“推定新颖性”之后，参数特征的问题就可以站在本领域技术人员的角度，进行整体判断， 这主要是解决了专利审查环节说理不足的问题 。

总体来看，这种操作背后的核心逻辑就是——“先画靶，再射箭”，说理过程已变得不重要，专利审查员有“武器”就行，真正重要的是结果。因此这是一种典型的以结果为导向的审查标准。

可能有人要问，为何要在分析本案时，说了这么一大堆和本案无关的内容。实际上专利制度的存在正是要随着一国的产业发展情况而变化的。所以，要清楚特定历史背景下的一些规则，其解决的是特定时期的一些关注。显而易见，“推定新颖性”条款的设置明显对 专利权人 不友好，可以认为这是当时为解决某些领域专利问题而采取的 局部专利弱保护 的信号。

这也是为何在其它国家的专利制度中，没有类似于中国的“推定新颖性”的标准 ，说明，这是特定历史时期的具有 中国特色的专利制度产物 。

其实这种专利规则的微调，在 强保护 和 弱保护 之间相互交替切换，反应的就是一国产业对专利制度最真实的需求。

这一点在美国专利制度的发展历史中，表现的最为明显。 可能一届政府（如特朗普政府）的政策倾向就是偏向专利权人（强保护），换一届政府（如奥巴马和拜登政府）就会偏向实施人多一些（弱保护），那么专利的审查和审判规则可能就会做出相应微调。

这些都是专利制度运行中的正常表现。

然而，世易时移。

当今之中国的发展环境和创新环境，与20年前 已经完全不一样了。20年前制定的这套规则满足了当时的产业发展需要，是不是现在依然能发挥作用，还是会产生副作用？

这才是需要思考的地方，也是引发我们深入研究这个案例的主要原因。

03

宏观下的微观：“推定新颖性”的前置条件

在“推定新颖性”诞生背景的宏观分析后，在操作层面上，需要思考的一个问题是要满足什么条件，才能适用“推定新颖性”的规则。

这个问题其实指南中限定的并不充分， 孙喜认为“推定新颖性”的适用 有两个层次的前置条件 ： 一是 参数特征并未隐含要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构、组成； 二是 根据该参数特征无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开。

但是，在具体操作上，很多人往往忽视了一个现实情况。

就像孙喜认为的利用新颖性审查规则对于参数特征的使用经历了几个阶段： 一是 首先适用 化学产品 权利要求； 二是 从化学产品推广到 其它类型产品 。

从法律演进也能看到，最开始是化学产品，其后才扩展到了其它类型。

总体来说，主要还是那些难以用产品结构特征进行限定的物理化学参数，例如孙喜提到的 三类 ： 直接反应产品结构组成的参数 （如分子量、密度、结晶度等）； 反应产品性能的参数 （如黏度、热导率、透光率等）； 间接反应产品结构组成的 参数（红外、核磁等）。并认为，如果现有技术没有公开所述结构的参数或公开参数但数值不同时，应当认定权利要求相对于现有技术具有新颖性。

此外，在孙喜的文章中，还列举了部分无效、复审和法院案例，能够看到 多以化合物为主 ，也说明了这个“推定新颖性”的规则适用范围和前提条件，更多的是那些不适合产品结构特征限定的物理化学参数领域。

然而， 格力 v 奥克斯 案所涉及的专利并非是既往“推定新颖性”常用的领域以及案例频发的领域，而是属于典型的 机械领域 。

这种情况下，这个规则的适用就显得很微妙了。

因为机械领域的参数限定的产品权利要求， 大多数参数表征的结构特征是清楚的 ，也就是“隐含”了结构特征。

因此，这种情况启动“推定新颖性”的标准应格外小心，否则 如果处理不当，就会出现法律适用错误，进而引发对“推定新颖性”规则滥用的质疑。

来源：专利审查指南

当然，本案中还有另外一个有意思的地方，就是“推定新颖性”是2006年版《专利审查指南》中规定的，但是涉案专利申请年是2000年，优先权是1999年。因此是否能适用，也是一个需要进一步明确的方面。

04

创新，是循规蹈矩，还是天马行空

在了解“推定新颖性”的宏观背景及前置要件之后，再回到二审判决对于“推定新颖性”的裁判理由分析。

在二审评述的三点理由中，我认为 最核心的是第一点 ，两次“推定”也出现在这部分中。

也正是这部分的说理涉及到了《专利审查指南》中是 如何规定的产品权利要求用参数表征的例外情况的 ，也是“推定新颖性”的评述在三点理由中唯一可以靠向法条的理由，其余两点意见实际上相对缺乏法条支撑。

在具体到法条说理之前，先来看一下第一点有一个总“帽子”：“ 首先，关于 含非常规参数特征 的权利要求是否具备新颖性的判断规则 ”。

这条实际上并不像是对法条的解释，更像是在“造法”，《专利审查指南》3.2.5节中只有“对于包含性能、参数、用途、制备方法等特征的产品权利要求新颖性的审查”描述，从来没有出现过“ 非常规参数特征 ”的表述。

本案中，提到的“ 非常规参数特征的权利要求 ”这一概念，含义应该是在相关领域中，过去从未出现过的参数特征，如果首次提出的话，就属于“非常规参数”，那么这种情况下，相应的权利要求是否具有新颖性，就可以适用本案的判断规则了。

这也就意味着，未来如果出现同类案件，完全可以据此来引用新颖性的判断规则。也正是这一点，是很多人担心的，这或将对中国创新带来极大的不稳定性，甚至是消极的影响。

因为，创新，就是要敢于否定过去，探索新的未知领域，这也是专利制度鼓励创新和存在的意义。如果人类一直固守于已知的范畴，那么科技将如何进步？人类将如何进步？

所以，当出现一个新的参数特征，就直接将其定义为一个“非常规参数特征”，是否与专利制度鼓励创新的本意相符，值得思考。

这就像爱因斯坦当年提出相对论，新公式没几人能看懂，可以认为是一个“非常规公式”。但是我们不能因为爱因斯坦提出了与我们认知范围不同的“非常规公式”，就直接否定其历史意义。

谈到这一点，很多专利专业人士恐怕要发表反对意见，一些人会认为专利权利要求使用参数特征进行限定， 有攫取现有技术、不当得利的可能 ，因为现有技术已经公开了相似的想法，只是没有公开具体参数。这会导致为一些试图钻专利制度漏洞的人提供了可乘之机。

对于这一点，实际上在判决书中的第一点描述，也表达了此类担忧：“ 此时，为防止专利权人或者申请人通过对现有产品特征以 非常规参数特征 形式重新定义来掩盖缺乏新颖性的事实，维护社会公众利益 ，……”。

实际上，这一表述本质上与认定是否具有新颖性没有任何关联，反倒会被质疑案件的审理是 “先画靶，再射箭” 。

目前持有类似观点的国人不在少数，一些人认为 参数特征的专利就是创新枯竭的表现 。

这也成为二审认同的一个核心观点，就是参数特征的权利要求没有体现出与现有技术的区别，因此相当于“忽视”或“弱化”了参数特征的真实价值。

但是如果从工程技术和研发的角度来看，很多参数特征的表征很有可能正是重大创新的表现，这也是为何即使“众口铄金”，也难以改变参数特征背后一定是存在真实创新的现实情况的。

在此，我想举一个例子作为说明。

记得十几年前，有一次当我查阅资料时，偶然看到IBM每年评选的发明大师奖中，有一位获奖发明人的介绍，其最大的创新贡献就是设计的 硬盘磁头的厚度比常规磁头减薄了1毫米 ，但是在硬盘读写效率和错误率上却取得了非常大的进步。也正是这区区的1毫米的发现，让IBM继续巩固了在硬盘领域的霸主地位，也让这个发明人获得了 IBM发明大师 的称号。

这个案例与本案有些相似，就是现有的磁头结构都已经确定的情况下，这个发明人进一步找到了参数的最优解。但 在这背后很有可能是发明人上百次、千次的失败才验证得到的。这就像当年爱迪生寻找最优的钨丝比才能使得灯泡亮度更持久一样。

那么话题就变成，这个减薄1毫米的创新，是否具有新颖性？

这就涉及到新颖性的概念和评判标准。根据专利法第22条2款的规定， 新颖性指的就是不属于现有技术的发明 。

来源：审查指南

所以，从这个角度理解，如果现有技术中的硬盘磁头没有减薄1毫米的公开，那么这个创新就是 满足新颖性标准的 。

至于这个1毫米差别的磁头结构是否具有显而易见性，那就是创造性的要求了，注意在此不能和新颖性混为一谈。

所以， 机械领域新颖性判断是相对客观、直接和容易辨别的 。

这正如本案中，槽隙部分和气体通道之间的面积比是能够清楚其结构的，也就是参数特征的限定能够公开产品的特定结构，如果现有技术没有公开相关参数，也就意味着是满足新颖性要求的。

这就是机械领域的案件，为何更容易判断是否适用“推定新颖性”规则的原因。因为适用该原则的前置条件，在本案中已经不满足了。

但是，这一点，在二审判决中似乎是被“模糊处理”了。而“模糊”的原因，主要体现在接下来所提到的两方面。

05

新颖性与创造性的混同，权利要求解释的宽窄

正因为是“推定新颖性”，如何理解“推定”的界定，能否扩展到创造性的标准？还是要以新颖性的标准为核心？

这些都是探究如果正确使用“推定新颖性”规则的关键问题。

然而在二审判决中，并没有对该规则到底应该如何使用才是更符合司法上对于权利要求的解释边界进行说理。也就是对于权利要求的解释，到底遵循怎样的标准（宽、窄？）。

按理说，在中国，专利局对权利要求的解释采取较宽的标准，法院的标准相对较窄。在就这一问题咨询专利律师后，表示在中国无论是专利局还是法院，基本上都是“最大合理解释原则”，只是在具体适用时有各自的尺度。例如对于功能性限定，专利局按照“最大合理解释原则”，而法院则是按照具体实施例来解释。

类似的，在美国专利局中解释权利要求采用的是 最大合理解释原则 （broadest reasonable interpretation，BRI标准），但是法院采取的是 普通字面解释标准 （plain and ordinary meaning，POM标准），这种情况下，BRI范围更大，因此专利更容易被认定无效。而在专利有效性的推定上，专利局采用的是 优势证据原则 （a preponderance of the evidence），只要无效可能性大于有效可能性即可，该原则低于法院 令人信服的证据原则 （clear & convincing），同样是专利局更容易无效掉专利。

综上，无论中国，还是美国， 法院对权利要求的解释要求和标准要高于专利局，也就是更严格 。

因此回到本案，当 仅部分参数不同时，无论是专利审查员，还是法官，都需要进行一定的解释，从而来佐证其论点的合理性。

但是，在这个过程中，难免就会扩大对新颖性标准解释的边界，甚至以创造性的标准进行评述。

这一点其实是应该引发业界讨论的地方。

正如二审评述的第二和第三点，其中的“技术教导”、“本领域的公知常识”、“推论有一定合理性”、“本领域技术人员可以直接、毫无疑义的得出……k值”等一些用法，更像是在创造性认定中经常用到的。

尤其是第三点“推定证据的隐含参数”， 可能在专利审查阶段，大多专利审查员可能都未必会使用，但是目前在法院的判决上，却可以用在“推定新颖性”上的判断 。

这就出现了在本案中， 法院对于权利要求的解释要比专利局更宽的情况，这是比较少见的 。

这种方式到底会对创新者产生怎样的影响？

《中国知识产权报》在2019年9月10日的文章《 涨知识！如何判断机械领域中参数表征的产品权利要求的创造性？ 》中，介绍了一个案例。

这是一个专利审查员在实质审查中， 如何处理 机械领域参数表征的产品权利要求创造性的 。具体案情如下图：

来源：中国知识产权报

简言之，就是申请人最初提交的产品权利要求，被审查员检索到一篇现有技术，认为不具备新颖性，在此情况下，申请人对权利要求进行了修改，加入了参数限定的技术特征，缩小了保护范围，与现有技术的区别就是“三个数值范围”。

审查员认为这三个参数起到了改善现有技术的效果，是本领域技术人员无法预期的，并且不能由本领域技术人员通过有限试验简单得到，则不宜将参数特征简单归结为有限的试验可以得到的常规技术。

这相当于是通过专利审查的“挤压”，“帮助”发明人找到了适合其权利要求保护范围的专利。这种并不简单否定创新者贡献，而是帮助其确定现有技术的边界，让其得到合理范围的专利，实际上就是对创新者最重要的鼓励。也是专利制度的初衷，和专利审查的意义所在。

因此，合理确定发明者的创新贡献，无论大小，给予其合理的回报，才是专利制度得以良好运行的根基。

这也是为何在各国专利法中，在处理参数方面，都是规定“小范围”公开“大范围”，却几乎很少出现“大范围”可以推定“小范围”没有新颖性的原因。

这也是最高院在近期公布的一份二审行政裁决中明确的： 专利权人应当承担权利要求概括过大而导致的无效风险 。也就是说，如果东芝这件专利的k值范围概括过大，东芝自然要承担相关的“小范围”数值公开后对其造成的无效风险。但是现在却变成了“大范围”也可以推定“小范围”公开，这就与既有其它判决产生了矛盾和冲突。

因为， 这有可能会损害创新，尤其是渐进式创新和改进型创新者的积极性及其合法利益 。

06

回到创新起点，再看发明人和代理人的专利申请策略思考

本案中，正如二审判决中所记载的那样， “为防止专利权人或者申请人通过对现有产品特征以 非常规参数特征 形式重新定义来掩盖缺乏新颖性的事实，维护社会公众利益 ，……”。

仅这样一个认定，可以说直接否定了原专利权人东芝开利及相关技术的发明人“可能存在”创新的事实，认为这是通过“非常规参数特征”来掩盖缺乏新颖性的事实，言外之意是将当时发明人及其所属公司置于了试图攫取”公众利益“的类似于“专利流氓”的位置。

实际上，正如我在 上一篇文章 中 所提到的疑问，该案在审理中，自始至终都没能完整的还原当年日本企业在压缩机技术上是如何创新的事实，像东芝、三洋等商业化领先的企业又是如何在这些技术上进行开发、创新，并将产品推向市场，获得成功的。

换句话说，二审中的这个认定更多的采用了 法律人 的标尺，直接“裁掉了” 技术人 的创新贡献，哪怕这种创新，从法律文字来看似乎区别并不那么显著，但是其在商业上的成功依然不能弥补法律文字上的欠缺。

这是否符合专利制度设立的初衷，以及该制度在运行中，实际上绝大部分的专利都是改进型专利的事实？

为了弄清这一点，我们从三方面做了历史回顾。

第一，日本如何在落后欧美百年的情况下，不断创新实现电机自主的。

电机 是空调 室内机 和 压缩机 的核心部件之一，本案中一直争议的 集中式 和 分布式 ，以及东芝自称推出世界上第一台采用集中式绕组直流无刷电机的压缩机，取代了传统的分布式绕组，其实都是围绕电机的改进而引发的一系列 衍生创新 。

就像本案一样，与 传统分布式电机相与比，集中式绕组之间的间隙足够大，这种间隙可以有效地用作制冷剂气体的通道，从而大大减少了压缩机随制冷剂排出的润滑油量，进一步提高了压缩机的可靠性。正是这一特点，直接催生了涉案专利的诞生。

然而，日本并非是电机技术的原创国。从历史来看，日本上世纪30年代才开始进入这一领域，其基础理论和产业实践落后欧美近百年。

日本 尼德科 （ Nidec ）的 技术顾问 见成尚志 从2012年开始写的探索电机的系列文章（https://www.nidec-group.cn/technology/motor/academic ），到2024年4月共发表了13篇科普内容。其中记载了日本电技术的发展历史。从这一过程能看到，当年日本是如何通过技术创新实现“国产替代”的。

从技术发展来看，电机虽然属于机械领域，但是很多的创新都是与参数特征密不可分的，从基础的电磁理论，到材料特性、磁滞、能量流、定子转子之间的空隙、整流器等很多都是与参数调整研究有关的。

因此， 参数特征本身就是这一领域技术研发人员进行创新的常规手段 。

第二，东芝是如何系统化开发空调相关技术，以及涉案专利所处位置。

东芝网站公布的《东芝开利技术发展史》比较清晰的记载了东芝是如何最早从上世纪30年代就进入空调领域，从吸收引进美国技术做起，逐步做到自主创新，并引领世界的。

从时间轴来看，东芝最早切入自主的是 室内机 的开发，直到上世纪60年代之后， 压缩机 才开始正式启动自主研发。而且从东芝的排序来看，压缩机的重要性程度是稳居第一位的，因为这是东芝当时决定继续采取和美国厂商合作，还是走独立自主研发的关键一步。最终，自主派获得了胜利。

摘自 《东芝开利技术发展史》（经重新编辑翻译）

正式基于自主开发的这一决定，东芝开始了从逆变器、轴承磨损、双转子、集中式缠绕、变缸双压缩机、大容量、绿色等一系列技术创新的研发。

而东芝引以自豪的基于涉案专利的发明的“ 世界上第一台 采用集中式 绕组直流无刷电机的压缩机”，其实东芝也标注了几乎是和 三洋电机 同步独立开发的。

这一点，从两家的专利申请上仅相差43天，也能看到这种创新竞赛所能给专利制度带来的魅力所在。

虽然两家公司在同一时间都意识到了，应该向市场投放类似的新产品，但是两家公司在专利申请的策略上，既相同，又不同。

相同之处就是 ，两家公司的专利，在核心发明点的限定上，都不约而同的采用了参数特征限定的产品权利要求的方式。

不同之处则是 ，两家公司选取参数或是技术点，各不相同同。

例如，东芝的涉案专利主要通过三个独立权利要求，从三个不同的参数角度进行的设置，包括 槽隙面积与气体通道面积比 、 槽隙大于排放口面积比 、 气体通道面积与槽间总面积与孔面积之间关系 。东芝的方案除了压缩机小型化之外，主要提到减少泄露到压缩机外润滑油的量，实现稳定的润滑油供给。而本案目前争议的就是独立权利要求1的这个参数特征的限定。

东芝的方案

相比之下， 三洋电机在独立权利要求1中选择了用 各部件空间距离的比值 来进行的限定。但是在从属权利要求6和7中，也使用了定子通路面积、间隙面积等参数进行了限定。通过这样的设置， 三洋电机表示解决了压缩机小型化，并实现油与气体无障碍的实现分离 。