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无效程序修改中，说明书内容能否补入到权利要求？

企业专利观察 · 公众号 · · 2024-05-17 03:12

正文

作者： 黄莺

专利无效程序中的修改，是否允许在兼顾专利权人和公众利益之间的平衡，可以突破《专利审查指南》规定的 四种修改 方式：（1）权利要求的删除；（2）技术方案的删除；（3）权利要求的进一步限定；（4）明显错误的修正。而引入新的修改方式，且能够被接受？

专利审查指南

2024年5月6日，在最高人民法院最新公开的一份行政判决书《某某与中华人民共和国国家知识产权局其他二审判决书》， （2021）最高法知行终606号 。有关这个问题的争议，从国家知识产权局做出的无效决定，一直到行政一审，最后打到了行政二审。

在北京知识产权法院的行政一审中，对于这一问题进行了非常详细的裁判说理，但是可惜的是在最高人民法院的二审中，有关这一问题的确认，因为其他原因而被巧妙避开了。

不过，这起案件还是对在无效请求程序中，是否可以突破《专利审查指南》规定的四种修改方式，对权利要求的修改应该如何思考的问题，值得引发更广泛的讨论。

案件背景

根据二审判决书，这起案件涉案的专利是一件名为为“ 4-[5-(吡啶-4-基)-1H-1，2，4-三唑-3-基]吡啶-2-腈的多晶型及其制造方法 ”的发明专利ZL201380035675.3，经查询，该专利权利人是 株式会社富士药品 。

检索国家知识产权局系统可知，这件专利在2019年3月1日曾经做出过两份无效决定，分别由两家国内药厂对该专利提出了无效宣告请求： 南京华威医药科技集团有限公司 ， 江苏知原药业有限公司 。

合议组经审理后认为：（一）株式会社富士药品对权利要求书的修改意见是将 说明书中的内容补入到权利要求书中 ，不符合《专利审查指南》的规定。（二）附件2已经公开了权利要求1请求保护的技术方案，权利要求1不具备专利法第二十二条第二款规定的 新颖性 。（三）权利要求2、3相对于附件2、附件1和公知常识的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的 创造性 。因此宣告 专利权全部无效 。

涉案专利授权时的权利要求共有3个权利要求：

修改前的权利要求1

在无效程序中，专利权人提交了修改过的权利要求，在权利要求1中增加了“ 其粉末X射线衍射光谱为图1所示图形 ”的技术特征。

修改后的权利要求1

这相当于将说明书附图中的内容补入到权利要求中。

这是非常少见的情况。

因此，对于审查文本的确定，合议组在无效决定中认为其并不符合专利审查指南的规定，因此修改文本不予接受。

无效决定

一审维持，精彩点在于透过现象对制度本质的分析

对于这一结果，专利权人在行政诉讼中认为：被诉决定认为其对权利要求1进行修改不符合规定存在错误。本领域在对化合物晶型进行表征时，不仅需要参考该晶型的特征峰，还需要参考该晶型的X射线衍射图谱。 被诉决定不应机械照搬《专利审查指南》相关规定 。

一审法院对于该修改文本是否应被接受，虽然从结论上支持了国家知识产权局的结论，但是在说理上，对这一问题分析的非常详细，值得细细品味。

首先，一审法院表示，“ 对于株式会社富士药品某株式会社有关无效宣告阶段的修改方式不应仅限于《专利审查指南》中规定的四种方式的观点表示认同 ”，然而话锋一转，“但即便如此，也并不当然意味着修改文本应被接受”。

一审法院认为，在对该问题并无明确规定的情况下，该修改方式是否可被接受，需从 修改制度的利益基础角度分析 。

因此，这一点才是本案中精彩的部分。

一审法院认为，在专利法框架下， 如何尽可能平衡专利申请人或专利权人利益与社会公众利益是相关制度的共同追求 ，与专利文本修改相关的规定亦不例外。因专利授权及无效的各个阶段的利益侧重有所不同， 故不同阶段修改制度的设置亦有所不同 。

授权之前 ，因尚不存在权利的公示效力，故无论是在实审还是复审阶段， 均为申请人提供了很大的修改空间 ，以更多地保障申请人的利益。例如，对修改文本并无上述四种方式的限定，可修改的对象既包括权利要求书亦包括说明书等等。

但授权之后的情形则有所不同 。专利一旦授权公告，其作为一种垄断性权利，必然会对社会公众利益产生影响，公众未经许可将不得实施落入专利权保护范围的技术方案。考虑到发明专利授权过程中审查员难以查询全部现有技术，而实用新型等专利无需实质审查即可授权等因素，专利法同时规定了无效制度，以避免专利权人对于公有领域的不当占有。对于应被无效的专利而言，其所占用的公有资源虽表面体现为技术方案，但实质体现为专利权人在专利授权之后至被宣告无效之前对社会公众行为的限制，以及社会公众基于此限制而损失的利益。亦即，尽管专利最终被宣告无效，但专利权自授权至被宣告无效这一期间仍曾处于有效状态，专利权人仍可以在该时间范围内禁止社会公众实施与该专利相关的行为，从而使得社会公众利益受损。

针对技术方案层面的公有领域占用问题 ，主要通过无效制度予以解决。但对于由此导致的对社会公众行为限制的问题，则在一定程度上依赖于对于权利要求修改方式的限制。 修改方式的相关限制可以使社会公众对于权利要求修改后的最终状态具有相对稳定的预期 。在此基础上，公众可以依据其对具体无效理由及对比文件等的评估，对于哪些权利要求可能被无效进行预判，并在专利有效期内针对可能被无效的技术方案进行后续研发或相应的准备行为等，而无需等待专利无效的最终裁判结果，从而节省时间成本。

对于修改方式而言 ，如果完全从社会公众的合理且稳定的预期角度出发， 最理想的作法当然是不允许专利权人在无效程序中修改权利要求 。但专利法的基本宗旨仍然是鼓励发明创造，因此，专利法仍赋予了专利权人在无效程序中修改权利要求的权利。但尽管如此，社会公众的合理且稳定的预期仍是不能忽视的因素。《专利审查指南》中有关修改方式的规定在一定程度上即是基于这一考量。依据《专利审查指南》规定的四种修改方式， 社会公众至少可以确定专利权人使用的技术特征只能是权利要求中已记载的技术特征，而不包括仅记载在说明书中的技术特征 。当然，上述限制仍会使得最终可能被维持有效的权利要求具有不确定性，但至少好于对修改方式毫无限制而导致的完全不可预期，有利于对社会公众利益的维护。

对于修改方式限制的必要性亦可从另一角度分析 。如果对于授权专利的修改方式不加以限制，则专利权人可能无需重视权利要求的撰写。即便撰写了保护范围过大的独立权利要求，一旦出现无效请求，专利权人只需针对无效理由进行对应性修改即可，而其使用的修改内容既可以来源于权利要求书，亦可以来源于说明书。这使得专利权人既可以在不存在无效请求的情况下获得最大范围的且可能涵盖公有领域的保护，亦可以在存在无效请求时通过不受限制的修改方式保证专利的稳定性，从而在两种情况下都获利。这一做法过分保护了专利权人利益，而忽视了公众利益，显然并非专利法平衡专利权人利益与公众利益的价值所在。

基于上述分析可知 ，《专利审查指南》在修改方式上禁止引入说明书内容的做法，符合专利法的价值追求 。之所以在此情况下仍然认为修改方式并不绝对限于上述四种方式，是因为实践中不排除存在既有利于保护专利权人的技术贡献，亦能保证社会公众合理且稳定预期的其他修改方式的可能性，只是此类修改方式需要进行个案分析。

具体到本案，针对修改文本的争议焦点在于是否可在权利要求1中增加附图1中的记载内容，因现有《专利审查指南》中的四种修改方式实际上对于各权利要求之间技术特征的组合已无任何限制，故如果修改文本可被接受，则意味着在无效程序的修改中，专利权人不仅可以使用权利要求中的技术特征，亦可将说明书中的技术特征纳入到修改后的权利要求中。 这一情形使得社会公众对修改后的权利要求难以预期 ，相应地，前文中提及的无效专利在授权之后至被宣告无效之前对社会公众行为的限制问题亦无法得以解决。

此外，《专利审查指南》作为规范性文件，尽管其列举的具体修改方式未必涵盖了实践中应被允许的全部修改方式，但社会公众基于四种修改方式所抽象出的规则属于社会公众的合理预期，其他可被允许的修改方式亦应符合这一预期，方能保证规则的相对稳定性。社会公众基于对《专利审查指南》四种修改方式的理解，会合理认为修改后的权利要求中不应包括仅记载在说明书中的技术特征，故对本专利的修改方式亦需要符合这一预期。

无效程序修改中，说明书内容能否补入到权利要求？

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