审查指南修改热点解读：商业方法相关申请的审查标准，中日欧美四局横向比较
作者|慕丹 恒都律师事务所
第五版《审查指南》的修改工作于2015年10月启动，到2017年4月1日终于尘埃落定，《审查指南》2017版根据国家知识产权局令第74号开始全面施行，揭开了神秘的面纱，并且强势来袭——2017版《审查指南》适用范围是2017年4月1日后（含当日）受理的新申请以及尚未结案、处于审查阶段的所有案件。
《审查指南》本次修改涉及多个热点，第一个就是关于第二部分第一章“不授予专利权的申请”第4.2节“智力活动的规则和方法”，增加了以下内容“涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据《专利法》第二十五条排除其获得专利权的可能性”。
对于上述修改，业界存在诸多疑问：
1、是否就意味着商业方法相关申请将不会再出现不属于《专利法》保护客体的审查意见？
2、此类申请的新颖性创造性审查标准与其他领域是否有差别？
3、进而该类申请将会大面积得到授权？
笔者对于上述问题进行了深入研究，并将中日欧美四局目前对于此类申请的审查标准进行了深入分析，以及横向比较。
（一）中日欧美四局审查思路
1、客体审查
EPO：首先判断所请求保护方案是否属于数学算法以及智力活动、玩游戏或商业运作的安排、规则和方法以及计算机程序本身；如非，则采用“任意硬件”判定方法，具有单个的技术特征就足以使其整体满足客体要求。例如计算机执行的商业方法在EPO满足客体要求。
USPTO：判断所请求保护方案是否属于自然法则、自然现象和抽象思想；如是，则不属于法定客体。具体对方法权利要求而言，判断该方法是否包含或者由特定机器或装置实施，执行该方法是否导致或包含特定物品的转换，该方法的执行是否包含自然法则的应用；如是，则属于法定客体。
在USPTO，涉及商业方法的产品权利要求通常属于法定客体；而对于方法权利要求而言，如果体现了转换或在步骤中体现了使用了机器则属于法定客体。例如在前述四局均以客体作出过审查意见的案例中，在USPTO的后续审查过程中，申请人仅将权利要求的主题修改为“用于计算…的计算机系统”，USPTO就不再对其是否属于保护客体提出意见，转而审查其新颖性。
JPO：所要求保护的方案如果是“利用自然规律的技术构思的创造”，则属于法定的客体。具体到操作层面，如果在权利要求中仅仅描绘了商业方法本身或者这种商业方法在计算机上的使用，没有利用硬件资源，则不被认为是属于“利用自然规律的技术构思的创造”。反之，如果这类申请利用了硬件资源，则属于保护客体。在实际案件的审查过程中，JPO使用客体进行审查的情形非常少。
SIPO:如果权利要求请求保护的方案属于单纯商业方法，不包含任何技术手段，则该申请不属于专利保护的客体。如果权利要求请求保护的方案包含技术手段，则属于专利保护的客体。在判断是否属于技术手段时，一般要考察所述手段是否真的具备技术性，还是仅仅只是罗列所述方案中使用某些公知装置或者公知手段。例如仅仅提到使用“计算机系统”，或者使用“打印”或“存储”（参见案例1）。
同时需要注意的是，即使所涉方案不属于《专利法》第二十五条所列情形，通过了该条款的审查，也并不意味着属于《专利法》保护的客体。此时还需考虑是否符合《专利法》第二条第二款的规定（参见案例2）。
~案例1~
一种计算机或手机的回收定价方法，包括以下步骤：
1、观察计算机或手机的品牌、年限；
2、观察计算机或手机主题外观、显示器件完整性；
3、参考维修价目表确定维修和更换配件的价格；
4、最终确定计算机或手机的回收定价。
案例1的权利要求中虽然包含有“计算机”、“手机”等设备名称，但“计算机或手机”仅是其回收商家进行交易管理的对象，该权利要求实质上仅仅涉及完成回收交易的商业管理方法，其属于智力活动的规则和方法，不符合《专利法》第二十五条的规定，也不应当被授予专利权。
~案例2~
一种交易方法，其特征在于，包括：
销售点POS终端读取交易卡片的卡片信息；
所述POS终端将所述卡片信息发送给与自身建立了通信连接的移动终端X，由其进一步发送给POS服务平台，并接收所述POS服务平台通过所述移动终端X返回的验证结果；验证通过，执行步骤C；
所述POS终端将获取到的交易信息发送给所述移动终端X，由其进一步发送给所述POS服务平台，完成交易，并接收所述POS服务平台通过所述移动终端X返回的交易结果。
案例2涉及电子商务支付领域，具备涉及一种利用销售点（POS）交易系统完成交易的方法，其主题名称虽然为“一种交易方法”，但其方案整体包含有“POS终端读取卡片信息”、“POS终端与移动终端建立通信连接”、“移动终端同POS平台进行交互”等一系列技术特征。
因此该权利要求不应当依据《专利法》第二十五条排除其获得专利权的可能性。但是同时也应当注意到，该方案虽然通过了《专利法》第二十五条的审查，但是由于涉及电子商务支付领域，是否解决了技术问题而构成技术方案仍然有待商榷，因此仍然存在是否属于技术方案，是否符合《专利法》第二条第二款的风险。
从上述四局有关商业方法类专利申请的客体审查思路可以看出：EPO、USPTO、JPO三局对于客体的审查均比较宽松，基本上只要包含了硬件与软件的配合，即认为属于保护客体。而目前SIPO对于客体审查标准虽然已经有所放宽，很少情形可以适用《专利法》第二十五条，但是并不意味着客体的审查标准放宽到与EPO、USPTO、JPO三局类似，因为还会审查是否符合《专利法》第二条第二款，因此标准仍旧比EPO、USPTO、JPO三局严格。
实际上从目前的申请情况看，申请人已经很少请求保护那种完全不提及硬件或者仅笼统提及商业方法是由计算机执行的方案，而且大多数情况下， USPTO、JPO当前的客体判定标准存在一定的模糊性。相比较之下，EPO、SIPO的客体判断标准虽然有所差异，但是都比较明晰，更易于执行一致。
2、新颖性审查
四局在新颖性的审查方面，均以单独对比为原则，如果权利要求中的全部特征均被公开，则不具备新颖性；如果存在对比文件没有公开的特征，无论是技术的还是非技术的，均认可其新颖性。
3、创造性审查
EPO：在评价专利申请的创造性时，通常采用所谓的“问题-解决”法。在该方法中，主要有三个步骤：⑴ 确定“最接近的现有技术”；⑵ 确定所解决的“客观技术问题”；⑶ 从最接近的现有技术和客观技术问题出发，考虑要求保护的发明对于本领域技术人员来说是否显而易见。
需要注意的是，在确定客观解决的技术问题时，如果区别特征没有带来技术效果，则认为该权利要求相对于最接近的现有技术没有做出技术贡献，因而不具备创造性；如果带来了技术效果，再判断该权利要求的方案是否显而易见。
EPO认为那些对技术问题的解决没有贡献的特征在创造性评述时不予考虑。因此，如果当前权利要求与对比文件的区别仅在于非技术的方面的话，则认为权利要求因对于现有技术无贡献而没有创造性。
USPTO：专门就与计算机相关的商业方法发明的创造性审查作出了规定。其中列举了一些以不具有非显而易见性为由拒绝申请的几种情形：①所申请的发明已被明显或者隐含的包括在作为评价创造性的对比文件中；②所申请的发明可以从该技术领域的一般知识推论出来；③所申请的发明可以从一个已经确定的商业原则推论出来；④所申请的发明是将一个已经见诸于行业手册的标准商业化过程用电脑自动化；⑤所申请的发明与以前所有的发明相比只体现在它存储或者处理的数据上；⑥所申请的发明只与公认的一般技术水平相当。上述规定体现了USPTO审查商业方法相关申请创造性的立场，即对已有的商业原则的简单软件化不能作为具有创造性的理由。而在创造性审查结论上，USPTO认为商业规则本身或者技术特征二者之一非显而易见，则方案整体上非显而易见，其中并不强调技术性，而考虑总体效果。
JPO：商业方法相关申请是否具备创造性的判断标准是，具有所述商业领域的普通知识和计算机领域知识的技术人员可以容易地通过公知装置和方法进行组合而得到的发明不具备创造性。
SIPO:在创造性的判断过程中，基于区别特征确定该方案实际解决的问题，此时会判断该问题是否属于技术问题。如果区别特征能够带来技术效果，则其解决了技术问题；反之则该申请没有对现有技术做出技术贡献，直接得出不具备创造性的结论；如果解决了技术问题，则按照创造性审查的一般标准，判断现有技术中是否存在技术启示，基于此判断该方案是否显而易见，进而判断其是否具备创造性。
需要注意的是，如果基于区别特征确定所请求保护的方案实际解决的问题既包含技术问题，又包含其他问题，则一般会重点考量其实际解决的技术问题，进而判断权利要求是否具备创造性。
从上述四局有关商业方法类专利申请的创造性审查思路可以看出：EPO和SIPO审查标准比较类似，对显而易见性进行判断主要基于技术内容展开，权利要求中对技术性没有贡献的非技术内容在创造性评述时不予考虑。USPTO认为商业规则本身或者技术特征二者之一非显而易见，则方案整体上非显而易见，其并不强调技术性，而较多考虑效果。JPO对于创造性的判断明确了一项使用计算机的商业方法的发明应以其整体的（包括涉及到商业方法部分的）创造性进行判断。这意味着涉及到计算机硬件的部分、软件的部分以及涉及到商业方法的部分都要考察其创造性。
小结：
由以上分析可知，虽然2017版《审查指南》作出如上修改，但并不意味着商业方法相关申请的客体审查能够放宽到与EPO、USPTO、JPO三局同样的程度，目前的《审查指南》修改规定仍然保留了客体审查中《专利法》第二十五条以及《专利法》第二条第二款两层审查的中国特色，这两个条款的两个台阶均需迈过。同时，在SIPO和EPO，该类申请即使通过了客体审查，在创造性审查过程中由于存在技术与非技术内容的考虑，仍然存在有可能被驳回的高风险。
