商标燃藜·最高法院|商标法二十八条考量中共存协议的影响

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根据商标法的立法目的，保障消费者的利益和生产、经营者的利益都是题中之义，不可偏废。认定申请商标是否违反商标法第二十八条规定时，申请商标是否容易造成相关公众的混淆误认是其中重要的考量因素，但也要考虑到相关公众对于近似商业标志具有一定的分辨能力，在现实生活中也难以完全、绝对地排除商业标志的混淆可能性，尤其是在存在特定历史因素等特殊情形下，还可能存在不同生产、经营者善意注册、使用的特定商业标志的共存。引证商标权利人通过出具同意书，明确对争议商标的注册、使用予以认可，实质上也是引证商标权利人处分其合法权利的方式之一，在没有客观证据证明申请人主观恶意或申请商标有损公共利益的情况下，不宜简单以尚不确定的“损害消费者利益”为由，否定引证商标权利人作为生产、经营者对其合法权益的判断和处分。

中华人民共和国

最高人民法院

行政判决书

（2016）最高法行再103号

再审申请人（一审原告、二审上诉人）：谷歌公司。住所地XXXX。

法定代表人：克里斯汀·谢，该公司商标顾问。

委托诉讼代理人：张海若，北京市联德律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李海娟，北京市联德律师事务所律师。

被申请人(一审被告、二审被上诉人）：国家工商行政管理总局商标评审委员会。住所地XXXX。

法定代表人：赵刚，该委员会主任。

委托诉讼代理人：张鸿烨，该委员会审查员。

再审申请人谷歌公司因与被申请人国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）商标申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第3402号行政判决，向本院申请再审。本院于2016年9月27日作出（2016）最高法行申2099号行政裁定，提审本案。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审查终结。

本案申请商标为第11709162号“NEXUS”商标，由谷歌公司于2012年11月7日提出注册，指定使用商品为第9类“手持式计算机、便携式计算机”。本案引证商标为第1465863号“NEXUS”商标，由案外人株式会社岛野于1999年5月13日提出注册申请，核定使用商品为第9类自行车用计算机，专用期限至2020年10月27日。

2013年9月9日，国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）作出商标驳回通知书，认为申请商标与在先申请的引证商标构成近似，不符合2001年修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第二十八条的规定，对申请商标予以驳回。谷歌公司不服该决定，向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会于2014年3月25日作出商评字〔2014〕第36493号关于第11709162号“NEXUS”商标驳回复审决定（以下简称被诉决定）。该决定认定：申请商标与引证商标字母构成及呼叫完全相同。申请商标指定使用的便携式计算机等商品与引证商标核定使用的自行车用计算机商品构成类似商品，申请商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标。综上，商标评审委员会根据商标法第二十八条的规定，决定申请商标予以驳回。

谷歌公司不服被诉决定，向北京市第一中级人民法院（以下简称一审法院）提起行政诉讼。

一审法院认为，申请商标与引证商标除字体及颜色外，二商标的字母构成、呼叫完全一致，构成近似商标。申请商标指定使用的手持式计算机、便携式计算机与引证商标核定使用的第9类自行车用计算机均为计算机类产品，相关公众容易认为其存在特定联系并造成混淆，故申请商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品构成类似商品。商标评审委员会作出的决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法、审查结论正确。商标审查具有个案性，其他商标获得初步审定或核准注册的情形并不能作为申请商标获准注册的必然依据。此外，谷歌公司还主张其与引证商标权利人签署了商标共存协议，因此申请商标应予核准注册。但商标法的立法目的一方面在于保护商标权人的利益，维护其商标信誉，保护生产、经营者的利益；另一方面在于保障消费者利益，防止市场混淆，促进社会主义市场经济的发展。因此，若诉争商标与在先商标指定使用的商品相同或类似，且诉争商标标识与在先商标标识相同或极为近似，出于维护正常市场秩序、防止混淆的目的，通常不应考虑相关的共存协议。鉴于本案中申请商标与引证商标相同，该主张缺乏事实及法律依据，故对其相关主张不予支持。

一审法院据此判决：维持被诉决定。

谷歌公司不服一审判决，向二审法院提起上诉，请求撤销一审判决及被诉决定。

二审法院认为，商标法第二十八条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”认定相关商品是否类似，应当考虑其功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或具有较大关联性，是否容易使相关公众认为商品是由同一主体提供的或主体间存在特定联系。本案中，申请商标指定使用的手持式计算机、便携式计算机与引证商标核定使用的自行车用计算机均为第9类计算机类商品，且二商标指定使用的商品在功能、用途、生产部门、销售渠道及消费群体等方面基本相同或存在较大关联，故构成类似商品。谷歌公司认为申请商标与引证商标指定使用的商品不构成类似商品的上诉理由不能成立，二审法院不予支持。申请商标与引证商标为相同类别上的近似商标，如共存则易使相关公众认为两者来源于同一主体或其提供者间具有特定联系，从而对商品来源产生混淆、误认。商标法的立法目的一方面在于保护商标权人利益，另一方面还应保障消费者利益，防止市场发生混淆。故该共存协议不予考虑。商标评审委员会被诉决定及一审判决对此认定正确，二审法院予以维持。商标授权确权案件应当根据案件的具体情况加以个案审查，其他商标的注册情况亦不是本案申请商标具有可注册性的当然理由。谷歌公司相关上诉理由不能成立，二审法院不予支持。

据此判决：驳回上诉，维持原判。

谷歌公司不服二审判决，向本院申请再审称：（一）谷歌公司与引证商标所有人株式会社岛野在全球范围内达成了“NEXUS”商标共存协议。双方商标在美国同时共存并获准注册，对于以英语为母语的美国消费者而言，申请商标与引证商标的共存注册尚且不会导致消费者的混淆误认。两方商标的共存更不会导致我国消费者的混淆误认。共存协议应当作为判断申请商标可否获准注册的考量因素。二审判决对共存协议不予采信，认定事实不清，适用法律错误。（二）引证商标与申请商标不构成类似商品上的近似商标。引证商标指定使用的商品与申请商标指定使用的商品不类似。首先，谷歌公司与引证商标所有人株式会社岛野所属行业区别较大。株式会社岛野的主营业务为自行车，渔具和赛艇的生产销售。申请人谷歌公司是全球知名的科技企业，致力于互联网搜索、云计算、无人机、无人驾驶汽车、手机、电脑、智能眼镜、智能机器人等高科技产品领域。因此，再审申请人本身的业务领域与引证商标权利人的业务领域具有明显区别。其次，两方的产品也不构成类似商品。申请商标“NEXUS”是谷歌名下的一个重要品牌，已大量使用在“手机”和“平板电脑”上，具有了很强的知名度和显著性，形成了稳定的消费者群体和市场秩序。引证商标指定的“自行车用计算机”与申请商标指定的“手持式计算机、便携式计算机”具有诸多的差异。“手持式计算机、便携式计算机”的功能要比自行车用计算机的功能要复杂及强大得多。再次，自行车用计算机是运动型自行车的配件，生产部门一般是自行车生产商。而“手持式计算机、便携式计算机”的生产商一般都是大型的高科技公司。复次，“自行车用计算机”是比较专业的运动型自行车用电子产品，这类产品大多出现在运动型自行车销售门店。在销售或使用前，一般都需要由厂家或专门的自行车销售门店预先安装，并进行调试。而申请商标指定的“手持式计算机、便携式计算机”一般都通过各类电脑品牌的专卖店或零售店出售给消费者。最后，关于相关公众。自行车用计算机面对的消费者群体是少数对专业自行车运动有兴趣的运动员或者骑行爱好者。申请商标指定的“手持式计算机、便携式计算机”已经成为人们日常工作和生活的必需品。申请商标指定商品与引证商标指定商品的消费者群体有较大差异。（三）二审判决对共存协议不予采信，认定事实不清，适用法律错误。共存协议是由引证商标权利人出具，其对是否可能产生混淆的判断更加符合市场实际。该同意书应当作为判断申请商标可否获准注册时予以考量之因素。（四）申请商标经过大规模的使用和宣传，已经获得了较高的知名度和显著性，与申请人建立起了稳定且唯一的对应关系，与引证商标之间形成了市场区分。

本院另查明，引证商标的权利人株式会社岛野于2014年9月3日出具“同意书”，其主要内容为同意谷歌公司在我国境内使用和注册包括申请商标在内的有关商标。

本院认为，本案争议焦点在于申请商标是否违反商标法第二十八条的规定。

商标法第二十八条规定：“申请注册的商标，……同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”关于“商标近似”，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定：“商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，……，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”关于类似商品，该司法解释第十一条第一款规定：“类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。”参照适用上述司法解释的规定，是否容易造成相关公众的混淆、误认是认定申请商标是否违反商标法第二十八条规定时的重要考量因素。

首先，从商品类别来看。引证商标指定使用的商品为“自行车用计算机”，与自行车体育运动密切相关；而申请商标为“手持式计算机、便携式计算机”，属于消费电子领域。因此，虽然二者形式上都与“计算机”有关，但功能、用途、销售渠道、使用方式、消费对象等均存在一定差异。

其次，引证商标权利人出具的同意书是本院认定申请商标的注册是否违反商标法第二十八条规定的重要考虑因素，具体理由如下：其一，根据商标法第四十二条、第四十三条等规定，商标权人可以依法转让、许可其商标权，亦有权通过放弃、不再续展等方式处分其商标权。在商标评审委员会业已作出被诉决定，认定申请商标与引证商标构成类似商品上的近似商标的情况下，引证商标权利人通过出具同意书，明确对争议商标的注册、使用予以认可，实质上也是引证商标权利人处分其合法权利的方式之一。在该同意书没有损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益的情况下，应当予以必要的尊重。其二，根据商标法第一条的规定，保障消费者的利益和生产、经营者的利益均是商标法的立法目的，二者不可偏废。虽然是否容易造成相关公众的混淆、误认是适用商标法第二十八条的重要考虑因素，但也要考虑到相关公众对于近似商业标志具有一定的分辨能力，在现实生活中也难以完全、绝对地排除商业标志的混淆可能性。尤其是在存在特定历史因素等特殊情形下，还可能存在不同生产、经营者善意注册、使用的特定商业标志的共存。本案中，相较于尚不确实是否受到损害的一般消费者的利益，申请商标的注册和使用对于引证商标权利人株式会社岛野的利益的影响更为直接和现实。株式会社岛野出具同意书，明确同意谷歌公司在我国申请和使用包括申请商标在内的有关商标权，表明株式会社岛野对申请商标的注册是否容易导致相关公众的混淆、误认持否定或者容忍态度。尤其是考虑到谷歌公司、株式会社岛野分别为相关领域的知名企业，本案中没有证据证明谷歌公司申请或使用申请商标时存在攀附株式会社岛野及引证商标知名度的恶意，也没有证据证明申请商标的注册会损害国家利益或者社会公共利益。在没有客观证据证明的情况下，不宜简单以尚不确定的“损害消费者利益”为由，否定引证商标权利人作为生产、经营者对其合法权益的判断和处分，对引证商标权利人出具的同意书不予考虑。其三，虽然商标的主要作用在于区分商品或者服务的来源，但除申请商标和引证商标外，包括谷歌公司的企业名称及字号、相关商品特有的包装装潢等其他商业标志也可以一并起到区分来源的作用。因此，即使准予申请商标注册，如在实际使用过程中结合其他商业标志，可以有效避免相关公众混淆、误认。

综上，综合考虑申请商标与引证商标标志的差异程度、指定使用的商品的关联程度，以及株式会社岛野出具同意书等情形，本院认定申请商标的注册未违反商标法第二十八条的规定。商标评审委员会被诉决定结论错误，应予撤销。一、二审判决未全面考虑引证商标权利人出具的同意书，错误维持被诉决定，亦应予撤销。

依照2001年修正的《中华人民共和国商标法》第三十一条，参照《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十一条第一款，以及依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（二）项、《最高人民法院关于执行若干问题的解释》第七十六条第一款、第七十八条规定，判决如下：

一、撤销北京市第一中级人民法院(2014)一中行（知）初字第9012号行政判决；

二、撤销北京市高级人民法院(2015)高行（知）终字第3402号行政判决；

三、撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字〔2014〕第36493号关于第11709162号“NEXUS”商标驳回复审决定；

四、判令国家工商行政管理总局商标评审委员会对第11709162号“NEXUS”商标重新作出决定。

一审案件受理费100元，二审案件受理费100元，均由谷歌公司负担。

审　判　长　　王艳芳

审　判　员　　钱小红

代理审判员　　杜微科

 二〇一六年十二月二十三日

书　记　员　　刘海珠

案例来源：知产宝网站（www.iphouse.cn）