保密审查中如何确定发明创造在中国完成

作者：李丙林  超凡知识产权服务股份有限公司

近期专利复审委员会就一件请求宣告专利权无效案件进行了公开审理。涉案专利号为201110089122.9，发明名称为“电动独轮车”。

在本次无效宣告请求提出之前，曾先后有不同请求人针对涉案专利权提出过八次无效宣告请求，此次口头审理又涉及三个请求人提出的无效宣告请求，加之与该案相关的美国专利US8807250B2在美国联邦地区法院华盛顿西区法院进行诉讼，因此本次口头审理引起了社会各界的广泛关注。

另外，本次无效宣告请求中提出了一个新颖的无效理由，即涉案专利违反了专利法第20条第1款有关保密审查的规定。该理由是专利法设立该条款以来第一次作为无效理由提出，对该条款的法律理解和适用等均存在许多值得探讨之处，对该无效宣告请求的审理和决定势必在业界产生深远影响。专利法第20条第1款规定： 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。 专利法第20条第4款规定， 对违反本条第1款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。

正确适用专利法第20条第1款的关键问题之一就是： 如何确定一项发明创造是在中国完成的。 此问题看似简单，但实际判断中却复杂得多。一般来说，可按以下办法确定一项发明创造的完成地：直接举证法、承诺法、推定法。

直接举证法 就是通过证据证明一项发明创造是在哪里完成的。证据可以是与发明创造完成所有的相关资料，资料可以来自申请人、发明人和代理人。申请人提供的资料可以包括研发立项资料、研发进度报告、会议资料、实验资料、购买物品清单、项目组的信息等；发明人可以提供的资料包括：检索资料、实验记录、研发过程中的记录、工作日记、工作报告、会议记录等。发明人提供的资料理论上也可以由申请人提供；代理人可以提供的资料包括技术交底资料、与发明人或申请人沟通的资料、会谈记录、申请文件的中间文件等。如果这些资料的真实性能够得到确认，将是直接或者通过证据链证明发明创造的完成地最有力的方式。直接举证法虽然最直接，可信度最高，但是证据收集成本非常高，鉴别这些证据的成本也非常高，大陆法系的国家一般不直接使用直接举证法，通常只有英美法系国家会在诉讼或行政程序中采用，英美法系国家在申请过程中也不用。

由于直接举证法成本太高，可以采用类似有些国家都采用要求发明人做出承诺的方法，这就是 承诺法 。承诺法是一种变通的方法，现实中可能还没有国家正式施行，这里仅仅是个设想和建议。承诺法是要求发明人承诺其发明人资格的真实性并明确说明其发明创造的完成地，可以类似于有些国家施行的发明人真实性承诺。发明人真实性承诺要求申请人在提交专利申请时提交一个发明人的宣誓书，其内容大致包括： “作为下述申请的发明人，我在此声明，本声明涉及下述某申请，我认为我是所述申请或所述申请中的所要求保护的发明创造的初始发明人，我在此确认我已得知本声明中的任何故意的虚假陈述根据某国法律某条款要承担不利后果。”