知识产权尽调实务系列之专利篇（一）丨职务发明创造奖酬权的风险排查

知识产权往往是企业的核心资产，为了评估知识产权对市场交易活动的影响，对目标企业开展知识产权尽职调查（Intellectual Property Due Diligence）是法律实践中的常见做法。

对于以技术为核心的企业而言，专利尽职调查通常是知识产权尽职调查的重要组成部分，专利尽职调查的范围及内容因市场交易活动的类型、目的及目标公司的自身特点而异，我们将通过多篇文章向大家详细解析专利尽职调查的基本思路及方法。

本文是专利系列文章的第一篇，将聚焦于职务发明创造奖酬权的风险排查，为大家阐述职务发明创造中的常见风险点及应对措施。

职务发明创造的风险排查通常是专利尽职调查中不可或缺的内容，与职务发明创造相关的知识产权风险包括技术秘密侵权风险、专利侵权风险、职务发明创造的权属风险、署名权风险、奖酬权风险等，其中，职务发明创造的奖酬权风险常常容易被尽调律师忽视。

职务发明创造的奖酬包括奖励和报酬两个方面。职务发明创造的奖励是指职务发明创造被授予专利权后，被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或设计人给予奖励；职务发明创造的报酬是指发明创造专利被实施后，根据推广应用的范围和取得的经济效益，被授予专利权的单位应当对发明人或设计人给予合理的报酬。

被授予专利权的单位向职务发明创造的发明人或设计人支付奖酬是单位应当遵守的法定义务。为了保障职务发明创造发明人或设计人的合法权益，《专利法实施细则》（2023年修订）大幅提升了职务发明创造奖酬的支付标准。以职务发明创造的报酬为例，根据《专利法实施细则》的规定，在单位未与发明人、设计人事先约定报酬标准的情况下，应当适用《促进科技成果转化法》中的相关规定合理确定发明人或设计人的报酬，具体而言，职务科技成果转让或许可他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于50%的比例作为发明人或设计人及转化人员的奖酬；利用该项职务科技成果作价投资的，从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于50%的比例作为发明人或设计人及转化人员的奖酬；将该项职务科技成果自行实施或者与他人合作实施的，应当在实施转化成功投产后连续三至五年，每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于5%的比例作为发明人或设计人及转化人员的奖酬。

鉴于职务发明创造的奖酬在该发明创造所取得的经济效益中的占比较高（尤其是报酬的占比），如果不能妥善处理职务发明创造的奖酬问题，则容易引发奖酬权纠纷。一旦发生奖酬权纠纷，一方面会严重影响发明人或设计人的创新积极性，另一方面也可能会使企业陷入经营风险或遭受高额经济损失。因此，在专利尽职调查中，应当重视对职务发明创造奖酬权的风险排查。 [1]

奖酬请求权是一种从属性权利，以发明人、设计人所在单位享有职务发明创造的权利为前提，只有被授予专利权的单位才有义务向其职务发明创造的完成人支付奖酬。

《专利法》（2020年修正）第十五条明确规定了奖酬的支付主体是“被授予专利权的单位”，然而，“被授予专利权的单位”应当如何理解在实践中存在争议，“专利权人”与“被授予专利权的单位”两个概念的内涵是否相同？当涉及发明创造的转让或许可时，被授予专利权的单位是否包括发明创造的受让人或被许可人？

从立法目的的角度分析，职务发明创造奖酬的支付系发生于雇主与雇员之间的法律关系，奖酬的实质是雇员基于其对发明创造的智慧贡献而应得的劳动报酬。由于发明创造的受让人或被许可人与职务发明人、设计人之间一般不具有劳动关系，因此受让人或被许可人通常不负有向发明人、设计人支付奖酬的义务。在上海市高级人民法院审理的（2014）沪高民三(知)终字第120号案中，法院阐明了类似的观点。 [2]

简单来说，判断奖酬支付主体的关键在于单位是否享有职务发明创造的权利并与发明人、设计人之间建立了劳动关系。“被授予专利权的单位”可以理解为享有职务发明创造的权利且与发明人、设计人之前存在劳动关系，由发明人、设计人主要利用其物质技术条件或接受其任务完成发明创造的单位，通常不包括发明创造的受让人或被许可人。 [3、4]

根据《专利法实施细则》的规定，职务发明创造的奖酬制度遵循约定优先的原则，约定的形式既可以是单位与发明人、设计人协商确定，也可以直接在单位制定的规章制度中规定。没有约定的，适用法定标准，依据《专利法实施细则》《促进科技成果转化法》中的相关规定确定职务发明创造的奖酬标准。

（1）约定的内容

被授予专利权的单位可与发明人、设计人就职务发明创造奖酬的方式和数额进行约定。

奖酬的常见表现形式为货币，为了充分调动科研人员的积极性，促进发明创造的实施和运用，《专利法》（2020年修正）第十五条第二款规定“国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益。”，从立法的高度肯定和丰富了奖酬激励的实现形式。

实践中奖酬的表现形式往往更加丰富，除了货币形式及《专利法》第十五条第二款列举的形式外，还可能表现为提高发明人的职位、提升工资、带薪休假等形式，只要能满足合理性原则即可。

（2）约定的合法性

对于单位与发明人、设计人之间协商约定奖酬标准的情形，需要根据《民法典》《劳动合同法》等相关规定，判断约定是否生效，以及是否存在无效或可撤销、可变更的情形。

对于单位通过规章制度规定奖酬标准的情形，需要根据《公司法》《劳动合同法》等相关规定，分析该规章制度制定的程序合法性。

获得奖酬是职务发明人、设计人依法享有的权利，支付奖酬是被授予专利权的单位应当承担的法定义务。劳动合同或单位规章制度中关于职务发明创造奖酬制度的约定或规定应当符合《民法典》《劳动合同法》《公司法》等法律规范的相关规定。明显免除己方责任或排除职务发明创造发明人、设计人合法权益的约定或规定通常是无效条款。 [5、6]

（3）约定的合理性

关于职务发明创造的奖酬数额，原则上，约定的数额可以比法定标准高，也可以比法定标准低，双方可以根据实际情况灵活约定奖酬数额，但需要满足合理性的基本要求。

实践中常出现单位规定或约定的奖酬数额过低，对职务发明人、设计人显属不公的情形，此类情形不满足合理性的基本原则，一旦诉至法院，法院通常会依据案件的具体情况合理确定奖酬的数额及标准。

根据《专利法》（2020年修正）第十五条的规定，奖励的支付条件是职务发明创造被授予专利权；报酬的支付条件是发明创造专利被实施且取得经济效益。 [7]

第十五条所述的经济效益包括自行实施或者与他人合作实施所产生的经济效益、转让或对外许可职务发明创造所带来的经济效益，以及利用职务发明创造作价投资所产生的经济效益。

实践中一种特殊情形是发明创造专利被宣告无效了，此时被授予专利权的单位是否还有支付奖酬的义务？对此应根据不同情形进行具体分析。

《专利法》（2020年修正）第四十七条规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。根据上述规定，对于不具有追溯力的情形，考虑到发明创造已经产生了实际的经济效益，因此，即使专利被宣告无效，单位也应当支付合理的奖酬。除上述不具有追溯力的情形外，由于专利被宣告无效，单位也未基于该专利获得经济效益，职务发明人、设计人通常不再享有奖酬请求权。 [8、9]

关于奖酬的支付标准，有约定的从约定，无约定的，依据法定标准确定奖酬数额。

如果双方对奖酬数额进行了明确约定，且不存在违法阻却事由，则可以根据约定的奖酬数额执行；如果双方仅约定了奖酬的比例，通常会依据约定的比例并结合专利的实施情况、创造性等因素酌情确定奖酬数额，此时通常不会直接适用法定标准确定奖酬的数额，只有在没有约定的情况下，才能直接适用法定标准确定奖酬数额。 [10]

奖酬请求权是债权请求权，受诉讼时效的限制，适用一般诉讼时效期间的规定，诉讼时效自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

实践中关于时效期间的起算点存在争议，以报酬权为例，一种观点认为应当以职务发明专利权终止日作为时效期间起算的起点，另一种观点则认为诉讼时效与职务发明专利实施期间有关，不应以涉案专利终止日作为时效期间起算之日，业内普遍认为第二种观点更具有合理性。 [11]

职务发明创造的奖酬制度是调动发明人、设计人的创新积极性，激励发明创造，保障职务发明创造发明人、设计人合法权益的重要手段。

被授予专利权的单位向职务发明创造的发明人、设计人支付奖酬是单位应当遵守的法定义务。《专利法实施细则》（2023年修订）大幅提升了职务发明创造奖酬的支付标准，为了避免因奖酬问题处置不当而使企业面临经营风险或遭受经济损失，在开展专利尽职调查时，应当重视对职务发明创造奖酬权的风险排查。

职务发明创造的奖酬制度遵循约定优先的原则，约定的形式既包括单位与发明人、设计人协商约定，也包括在单位制定的规章制度中规定。在开展奖酬权的风险排查时，建议重点关注是否存在约定的情形，在存在约定的前提下，还需要进一步分析约定内容的合法性、合理性。

就尽调思路而言，建议从奖酬的支付主体、奖酬制度的合规性、奖酬的支付条件、奖酬的支付标准、奖酬权益的时效期间等角度逐步展开分析。经尽调，发现存在奖酬权风险的，应及时与职务发明创造的发明人、设计人沟通协商，就奖酬的支付做出合理安排，及时消除奖酬权带来的潜在风险。